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關于《商標法》第十五條第二款的探討
2013-10-22 文/北京市集佳律師事務所 周丹丹
《商標法》第十五條是2001年修改《商標法》時新增加的一條內容，規定：未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行注冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊并禁止使用。
2010年4月，最高人民法院發布《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》，其第十二條規定，商標代理人、代表人或者經銷、代理等銷售代理關系意義上的代理人、代表人未經授權，以自己的名義將被代理人或者被代表人商標進行注冊的，人民法院應當認定屬于代理人、代表人搶注被代理人、被代表人商標的行為。審判實踐中，有些搶注行為發生在代理、代表關系尚在磋商的階段，即搶注在先，代理、代表關系形成在后，此時應將其視為代理人、代表人的搶注行為。與上述代理人或者代表人有串通合謀搶注行為的商標注冊申請人，可以視其為代理人或者代表人。對于串通合謀搶注行為，可以視情況根據商標注冊申請人與上述代理人或者代表人之間的特定身份關系等進行推定。
將于2014年5月1日施行的新《商標法》第十五條增加了第二款的規定，內容為：就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標與他人在先使用的未注冊商標相同或者近似，申請人與該他人具有前款規定以外的合同、業務往來關系或者其他關系而明知該他人商標存在，該他人提出異議的，不予注冊。
筆者認為，從上述《商標法》第十五條的相關規定可見，新《商標法》增加的條款對于“代理人”的含義進行了明確的廣義解釋，即做出包含合同、業務往來關系或者其他關系在內；同時也對以“在先使用”確定系爭商標的權利歸屬予以確認。這種擴張適用必將使得《商標法》第十五條更具有實際操作性，也更符合《商標法》十五條對誠實信用原則和信賴利益保護的立法本意的貫徹。
司法實踐中，《商標法》第十五條的適用條件是，1）系爭商標的權利屬于被代理人或者被代表人；2）爭議雙方存在代理或者代表關系；3）系爭商標指定使用在與被代理人、被代表人的商標使用的商品/服務相同或者類似的商品/服務上；4）系爭商標與被代理人、被代表人商標相同或者近似。其中，有關系爭商標的權利歸屬及代理關系的認定，是《商標法》第十五條適用中的核心問題，本文擬通過新《商標法》第十五條第二款的規定，探討其對上述兩個問題的理解適用的影響。
一、如何認定系爭商標的權利屬于被代理人
實踐中，如果代理人與被代理人之間在合作期間就商標的歸屬沒有明確的約定，如何判斷一個存在于代理關系之中的未注冊商標的權利歸屬常常是一個非常困難的問題。新《商標法》第十五條第二款無疑為權利歸屬的認定給出了一個判斷標準，即“在先使用”。系爭商標由被代理人在先使用的，可認定為被代理人的商標。但這又存在一個“在先使用”的理解問題。有的法院在法律適用過程中，認為被代理人必須證明被代理人對系爭商標在中國境內進行了實際使用，才能給予保護。筆者認為，此種理解未免過于機械僵化。現實情況是，經常出現搶注行為發生在代理關系磋商階段，或者獨家經銷關系，被代理人為中國大陸境外公司，通過中國境內唯一一個代理人使用商標，代理人搶注，這種情況下，商標的使用行為由代理人完成，被代理人根本無法獲取該系爭商標在中國境內的使用證據。因此，如果將“在先使用”限定為被代理人對系爭商標在中國境內的在先使用，無疑將無法保護上述情形下被代理人的正當利益。因此，筆者認為，這里的“在先使用”也應作廣義理解，應當包括在中國大陸地區以外的其他國家或者地區進行的商標使用行為。這里對于域外商標使用證據的采信，并非是對域外商標使用行為給予直接保護，而只是證明系爭商標權利歸屬的客觀事實。
二、如何認定爭議雙方存在代理關系
根據新《商標法》第十五條第二款的規定，代理關系不限于商標代理、銷售代理意義上的代理人，還延及合同、業務往來關系或者其他關系范圍。也就是說，只要被代理人能夠舉證證明，系爭商標申請人與其存在合同、業務往來關系或者其他關系，從而獲知被代理人的系爭商標的，系爭商標即不予注冊。司法實踐中，存在很多復雜的情形，如A公司通過獨家經銷協議授權B公司使用系爭商標，B公司的法定代表人設立C公司申請注冊系爭商標，或者A公司與B公司之間存在合同關系，B公司的員工獲知系爭商標后，設立C公司申請注冊系爭商標等等。有的法院在代理關系的認定中，非常強調代理關系只能擴大解釋至經銷代理等領域的直接代理關系，而不宜作更大的擴張。但筆者認為，在上述情形中，A公司與C公司之間顯然不存在直接的代理關系、合同關系，如果不認定為《商標法》第十五條所規定的代理關系，那在中國的現實條件下，這個法律規定還是非常容易規避的，這將非常不利于保護被代理人基于信賴關系的正當利益，也非常不利于制止代理人的惡意搶注行為。筆者認為，上述情形應根據《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第12條的規定，推定為代理關系成立。即C公司與作為代理人的B公司之間存在串通合謀進行搶注的行為，C公司可以推定為A公司的代理人。
綜上，筆者認為，《商標法》第十五條的適用，應盡量避免機械地理解“在先使用”和“代理關系”，導致真正的搶注行為成為漏網之魚。應充分尊重《商標法》第十五所體現的誠實信用原則，靈活處理司法實踐中的各種復雜情形。新《商標法》第十五條第二款的規定，無疑將對未來有關代理人搶注的案件產生直接而明確的指導作用。
《商標法》第十五條是2001年修改《商標法》時新增加的一條內容，規定：未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行注冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊并禁止使用。
2010年4月，最高人民法院發布《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》，其第十二條規定，商標代理人、代表人或者經銷、代理等銷售代理關系意義上的代理人、代表人未經授權，以自己的名義將被代理人或者被代表人商標進行注冊的，人民法院應當認定屬于代理人、代表人搶注被代理人、被代表人商標的行為。審判實踐中，有些搶注行為發生在代理、代表關系尚在磋商的階段，即搶注在先，代理、代表關系形成在后，此時應將其視為代理人、代表人的搶注行為。與上述代理人或者代表人有串通合謀搶注行為的商標注冊申請人，可以視其為代理人或者代表人。對于串通合謀搶注行為，可以視情況根據商標注冊申請人與上述代理人或者代表人之間的特定身份關系等進行推定。
將于2014年5月1日施行的新《商標法》第十五條增加了第二款的規定，內容為：就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標與他人在先使用的未注冊商標相同或者近似，申請人與該他人具有前款規定以外的合同、業務往來關系或者其他關系而明知該他人商標存在，該他人提出異議的，不予注冊。
筆者認為，從上述《商標法》第十五條的相關規定可見，新《商標法》增加的條款對于“代理人”的含義進行了明確的廣義解釋，即做出包含合同、業務往來關系或者其他關系在內；同時也對以“在先使用”確定系爭商標的權利歸屬予以確認。這種擴張適用必將使得《商標法》第十五條更具有實際操作性，也更符合《商標法》十五條對誠實信用原則和信賴利益保護的立法本意的貫徹。
司法實踐中，《商標法》第十五條的適用條件是，1）系爭商標的權利屬于被代理人或者被代表人；2）爭議雙方存在代理或者代表關系；3）系爭商標指定使用在與被代理人、被代表人的商標使用的商品/服務相同或者類似的商品/服務上；4）系爭商標與被代理人、被代表人商標相同或者近似。其中，有關系爭商標的權利歸屬及代理關系的認定，是《商標法》第十五條適用中的核心問題，本文擬通過新《商標法》第十五條第二款的規定，探討其對上述兩個問題的理解適用的影響。
一、如何認定系爭商標的權利屬于被代理人
實踐中，如果代理人與被代理人之間在合作期間就商標的歸屬沒有明確的約定，如何判斷一個存在于代理關系之中的未注冊商標的權利歸屬常常是一個非常困難的問題。新《商標法》第十五條第二款無疑為權利歸屬的認定給出了一個判斷標準，即“在先使用”。系爭商標由被代理人在先使用的，可認定為被代理人的商標。但這又存在一個“在先使用”的理解問題。有的法院在法律適用過程中，認為被代理人必須證明被代理人對系爭商標在中國境內進行了實際使用，才能給予保護。筆者認為，此種理解未免過于機械僵化。現實情況是，經常出現搶注行為發生在代理關系磋商階段，或者獨家經銷關系，被代理人為中國大陸境外公司，通過中國境內唯一一個代理人使用商標，代理人搶注，這種情況下，商標的使用行為由代理人完成，被代理人根本無法獲取該系爭商標在中國境內的使用證據。因此，如果將“在先使用”限定為被代理人對系爭商標在中國境內的在先使用，無疑將無法保護上述情形下被代理人的正當利益。因此，筆者認為，這里的“在先使用”也應作廣義理解，應當包括在中國大陸地區以外的其他國家或者地區進行的商標使用行為。這里對于域外商標使用證據的采信，并非是對域外商標使用行為給予直接保護，而只是證明系爭商標權利歸屬的客觀事實。
二、如何認定爭議雙方存在代理關系
根據新《商標法》第十五條第二款的規定，代理關系不限于商標代理、銷售代理意義上的代理人，還延及合同、業務往來關系或者其他關系范圍。也就是說，只要被代理人能夠舉證證明，系爭商標申請人與其存在合同、業務往來關系或者其他關系，從而獲知被代理人的系爭商標的，系爭商標即不予注冊。司法實踐中，存在很多復雜的情形，如A公司通過獨家經銷協議授權B公司使用系爭商標，B公司的法定代表人設立C公司申請注冊系爭商標，或者A公司與B公司之間存在合同關系，B公司的員工獲知系爭商標后，設立C公司申請注冊系爭商標等等。有的法院在代理關系的認定中，非常強調代理關系只能擴大解釋至經銷代理等領域的直接代理關系，而不宜作更大的擴張。但筆者認為，在上述情形中，A公司與C公司之間顯然不存在直接的代理關系、合同關系，如果不認定為《商標法》第十五條所規定的代理關系，那在中國的現實條件下，這個法律規定還是非常容易規避的，這將非常不利于保護被代理人基于信賴關系的正當利益，也非常不利于制止代理人的惡意搶注行為。筆者認為，上述情形應根據《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第12條的規定，推定為代理關系成立。即C公司與作為代理人的B公司之間存在串通合謀進行搶注的行為，C公司可以推定為A公司的代理人。
綜上，筆者認為，《商標法》第十五條的適用，應盡量避免機械地理解“在先使用”和“代理關系”，導致真正的搶注行為成為漏網之魚。應充分尊重《商標法》第十五所體現的誠實信用原則，靈活處理司法實踐中的各種復雜情形。新《商標法》第十五條第二款的規定，無疑將對未來有關代理人搶注的案件產生直接而明確的指導作用。
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