PPH程序中權(quán)利要求的充分對應(yīng)性
2013-07-10文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 潘煒
到目前為止，中國已經(jīng)與多國簽署了PPH（專利審查高速路）協(xié)議。通過PPH程序請求中國國家知識產(chǎn)權(quán)局加速審查的專利申請也在逐年增加。然而，很大一部分申請由于不能滿足PPH程序中要求的權(quán)利要求的充分對應(yīng)性而被駁回。很多申請人甚至一些代理人對此都頗感困惑。為此，筆者希望在此以國家知識產(chǎn)權(quán)局編寫的《在中日專利審查高速路（PPH）試點項目下向中國國家知識產(chǎn)權(quán)局（SIPO）提出PPH請求的流程》（下文中簡稱為《PPH請求流程》）為例并且參考筆者與審查員的討論和溝通結(jié)果將該問題進行些許總結(jié)。
首先，應(yīng)當(dāng)明確的是，PPH請求審批決定通知書（予以加快審查或不予以加快審查）是由國家知識產(chǎn)權(quán)局的初審即流程管理部的審查員做出的。這也就意味著，在此階段，審查員在審查權(quán)利要求之間是否具有充分對應(yīng)性時會更多地考慮形式方面的要件，如對應(yīng)申請和本申請的權(quán)利要求之間的文字限定的內(nèi)容之間是否具有充分對應(yīng)性，而更少地或很少結(jié)合說明書以及附圖的實質(zhì)性內(nèi)容來判斷二者之間的充分對應(yīng)性。
其次，根據(jù)《PPH請求流程》中的規(guī)定，考慮到由于翻譯和權(quán)利要求格式造成的差異，如果SIPO申請的權(quán)利要求（下文簡稱為“CN權(quán)利要求”）與JPO申請的權(quán)利要求（下文簡稱為“JP權(quán)利要求”）有著同樣或相似的范圍，或者SIPO申請的權(quán)利要求范圍比JPO申請的權(quán)利要求范圍小，那么，權(quán)利要求被認為是“充分對應(yīng)”。換言之，對于一項權(quán)利要求而言，只要CN權(quán)利要求的范圍≤JP權(quán)利要求的范圍，那么就可以認為二者是充分對應(yīng)的。而且，為了通過PPH獲得審查，CN申請中的每一項權(quán)利要求都應(yīng)當(dāng)與JP申請的可授權(quán)權(quán)利要求具有充分對應(yīng)性。在實踐中，當(dāng)一件專利申請包括多項權(quán)利要求時，會出現(xiàn)如下一些情況：
a）CN權(quán)利要求X的范圍與JP權(quán)利要求X或Y的范圍完全相同（即使由于語言翻譯的原因而導(dǎo)致CN權(quán)利要求與JP權(quán)利要求的文字表述不同，例如長句與短句的區(qū)別，修飾語或限定的位置不同等，也被認為是完全相同），此時二者是充分對應(yīng)的；
b）CN權(quán)利要求X的范圍與JP權(quán)利要求X或Y的范圍不完全相同（例如技術(shù)術(shù)語本身有區(qū)別，如JP權(quán)利要求中使用“通孔”、“被安裝部”，而在CN權(quán)利要求中使用“孔”、“第一安裝部”），即使代理人在《權(quán)利要求對應(yīng)表》中解釋了上述技術(shù)術(shù)語的對應(yīng)關(guān)系以及結(jié)合整個權(quán)利要求中的其他限定可以得出二者限定了相同的范圍，由于審查員并不會深入地判斷二者實質(zhì)性方面的范圍是否相同，所以往往會給出二者不具有充分對應(yīng)性的結(jié)論；
c）CN權(quán)利要求X的范圍小于JP權(quán)利要求X或Y的范圍，根據(jù)《PPH請求流程》中的規(guī)定，當(dāng)JP權(quán)利要求修改為被說明書（說明書正文和/或權(quán)利要求）支持的附加技術(shù)特征所進一步限定時，權(quán)利要求的范圍變小。例如，CN權(quán)利要求X可以在JP權(quán)利要求X或Y的基礎(chǔ)上通過增加本申請的說明書正文和/或權(quán)利要求書中的具體的技術(shù)特征來進一步限定，由此使得該CN權(quán)利要求X限定的范圍變小。此時，審查員會認為二者具有充分對應(yīng)性；
d）CN權(quán)利要求X的類型與JP權(quán)利要求X或Y的類型不同，此時，審查員會認為二者不具有充分對應(yīng)性；
e）CN權(quán)利要求的數(shù)目少于JP權(quán)利要求的數(shù)目，例如JP申請中包括權(quán)利要求X，而CN申請中不包括該權(quán)利要求，這種情況是允許的；
d）CN權(quán)利要求的數(shù)目大于JP權(quán)利要求的數(shù)目，例如CN權(quán)利要求X沒有包括在JP權(quán)利要求中，這分為如下兩種情況：
d1）如果CN權(quán)利要求X（例如從屬權(quán)利要求3）是在JP權(quán)利要求Y（例如獨立權(quán)利要求1或在先的另一從屬權(quán)利要求2）的基礎(chǔ)上引入了說明書中記載的特征，則可以認為二者具有充分對應(yīng)性；
d2）如果CN權(quán)利要求X（例如從屬權(quán)利要求3）是在JP權(quán)利要求Y（例如獨立權(quán)利要求1或在先的另一從屬權(quán)利要求2）的基礎(chǔ)上引入了從說明書中記載的內(nèi)容總結(jié)、概括、推導(dǎo)出的特征，則認為二者不具有充分對應(yīng)性；
在上述d1情況中，特別要注意的是此處的“記載”與專利法第三十三條中的“記載”的含義不同，后者可以包括原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容，而前者則僅包括原說明書文字記載的內(nèi)容。特別是，由于初審審查員不進行實質(zhì)性的判斷而僅從文字上判斷，因此代理人必須在《權(quán)利要求對應(yīng)表》中詳細地列出該CN權(quán)利要求X的特征在說明書中的具體位置（應(yīng)該精確到頁、段、行）。
e）CN權(quán)利要求X的引用關(guān)系與JP權(quán)利要求X的引用關(guān)系不同，這也分為如下兩種情況：
e1）如果JP權(quán)利要求X（例如權(quán)利要求5）引用在先的權(quán)利要求1-4中任一項，而CN權(quán)利要求X的引用范圍更小，例如僅引用在先的權(quán)利要求1-3中任一項或僅引用權(quán)利要求1，則可以認為二者具有充分對應(yīng)性；
e2）如果JP權(quán)利要求X（例如權(quán)利要求5）僅引用在先的權(quán)利要求1，而CN權(quán)利要求X的引用范圍更大，例如僅引用在先的權(quán)利要求1-4中任一項，則必須在《權(quán)利要求對應(yīng)表》中分別說明CN權(quán)利要求X在引用各個在先權(quán)利要求時的對應(yīng)性，例如當(dāng)CN權(quán)利要求X引用在先權(quán)利要求1時，CN權(quán)利要求X和JP權(quán)利要求X二者完全相同；當(dāng)CN權(quán)利要求X引用在先權(quán)利要求2（假設(shè)在先權(quán)利要求2引用在先權(quán)利要求1）時，CN權(quán)利要求X為在JP權(quán)利要求1和X的基礎(chǔ)上引入了說明書中記載的與CN權(quán)利要求2相同的特征（此時說明書中記載的特征應(yīng)該與CN權(quán)利要求2的特征相同，判斷標(biāo)準(zhǔn)可參照上述d1的情況）；
值得注意的是，在e2的情況下，只有CN權(quán)利要求X在引用所有的在先權(quán)利要求都能夠滿足充分對應(yīng)性的情況下，審查員才認為CN權(quán)利要求X與JP權(quán)利要求X具有充分對應(yīng)性。
第三，當(dāng)CN權(quán)利要求與JP權(quán)利要求不具有對應(yīng)性時，申請人可以利用任何可用的主動修改機會（例如提出實質(zhì)審查請求時或者在收到發(fā)明專利申請進入實質(zhì)審查階段通知書之日起的3個月內(nèi)）將CN權(quán)利要求修改為與JP權(quán)利要求充分對應(yīng)。當(dāng)這些主動修改機會均已錯過并且CN權(quán)利要求與JP權(quán)利要求無法滿足充分對應(yīng)性的要求時，原則上筆者不再建議申請人提出PPH請求。
最后，通過主動修改將CN權(quán)利要求修改為JP權(quán)利要求充分對應(yīng)也具有一定的風(fēng)險。很大一部分被認為是對應(yīng)申請的CN申請和JP申請其具體內(nèi)容并不是完相同的，例如上面舉例中提到的，在JP申請中使用了術(shù)語“通孔”、“被安裝部”來撰寫權(quán)利要求，而在CN申請中為了清楚或保護范圍的目的或者由于日譯英與英譯中翻譯的問題將上述術(shù)語描述為“孔”、“第一安裝部”，則由于PPH請求是在國家知識產(chǎn)權(quán)局的初審部門進行，而后續(xù)的實質(zhì)審查是在國家知識產(chǎn)權(quán)局的實審部門進行，所以盡管通過主動修改可以獲得PPH加快審查的機會，但是在后續(xù)的實審過程中仍然存在修改超范圍的風(fēng)險以及保護范圍被縮小的風(fēng)險。因此，申請人應(yīng)該合理地權(quán)衡各個方面來做出對自己最有利的決定。
綜上，筆者對PPH程序中經(jīng)常出現(xiàn)的權(quán)利要求的充分對應(yīng)性進行了些許總結(jié)供讀者參考，但是在實踐操作中，審查員權(quán)利要求的對充分對應(yīng)性的把握尺度仍然是有所不同的，所以為了確保申請人的利益，代理人還是應(yīng)該盡可能多地與審查員溝通。
到目前為止，中國已經(jīng)與多國簽署了PPH（專利審查高速路）協(xié)議。通過PPH程序請求中國國家知識產(chǎn)權(quán)局加速審查的專利申請也在逐年增加。然而，很大一部分申請由于不能滿足PPH程序中要求的權(quán)利要求的充分對應(yīng)性而被駁回。很多申請人甚至一些代理人對此都頗感困惑。為此，筆者希望在此以國家知識產(chǎn)權(quán)局編寫的《在中日專利審查高速路（PPH）試點項目下向中國國家知識產(chǎn)權(quán)局（SIPO）提出PPH請求的流程》（下文中簡稱為《PPH請求流程》）為例并且參考筆者與審查員的討論和溝通結(jié)果將該問題進行些許總結(jié)。
首先，應(yīng)當(dāng)明確的是，PPH請求審批決定通知書（予以加快審查或不予以加快審查）是由國家知識產(chǎn)權(quán)局的初審即流程管理部的審查員做出的。這也就意味著，在此階段，審查員在審查權(quán)利要求之間是否具有充分對應(yīng)性時會更多地考慮形式方面的要件，如對應(yīng)申請和本申請的權(quán)利要求之間的文字限定的內(nèi)容之間是否具有充分對應(yīng)性，而更少地或很少結(jié)合說明書以及附圖的實質(zhì)性內(nèi)容來判斷二者之間的充分對應(yīng)性。
其次，根據(jù)《PPH請求流程》中的規(guī)定，考慮到由于翻譯和權(quán)利要求格式造成的差異，如果SIPO申請的權(quán)利要求（下文簡稱為“CN權(quán)利要求”）與JPO申請的權(quán)利要求（下文簡稱為“JP權(quán)利要求”）有著同樣或相似的范圍，或者SIPO申請的權(quán)利要求范圍比JPO申請的權(quán)利要求范圍小，那么，權(quán)利要求被認為是“充分對應(yīng)”。換言之，對于一項權(quán)利要求而言，只要CN權(quán)利要求的范圍≤JP權(quán)利要求的范圍，那么就可以認為二者是充分對應(yīng)的。而且，為了通過PPH獲得審查，CN申請中的每一項權(quán)利要求都應(yīng)當(dāng)與JP申請的可授權(quán)權(quán)利要求具有充分對應(yīng)性。在實踐中，當(dāng)一件專利申請包括多項權(quán)利要求時，會出現(xiàn)如下一些情況：
a）CN權(quán)利要求X的范圍與JP權(quán)利要求X或Y的范圍完全相同（即使由于語言翻譯的原因而導(dǎo)致CN權(quán)利要求與JP權(quán)利要求的文字表述不同，例如長句與短句的區(qū)別，修飾語或限定的位置不同等，也被認為是完全相同），此時二者是充分對應(yīng)的；
b）CN權(quán)利要求X的范圍與JP權(quán)利要求X或Y的范圍不完全相同（例如技術(shù)術(shù)語本身有區(qū)別，如JP權(quán)利要求中使用“通孔”、“被安裝部”，而在CN權(quán)利要求中使用“孔”、“第一安裝部”），即使代理人在《權(quán)利要求對應(yīng)表》中解釋了上述技術(shù)術(shù)語的對應(yīng)關(guān)系以及結(jié)合整個權(quán)利要求中的其他限定可以得出二者限定了相同的范圍，由于審查員并不會深入地判斷二者實質(zhì)性方面的范圍是否相同，所以往往會給出二者不具有充分對應(yīng)性的結(jié)論；
c）CN權(quán)利要求X的范圍小于JP權(quán)利要求X或Y的范圍，根據(jù)《PPH請求流程》中的規(guī)定，當(dāng)JP權(quán)利要求修改為被說明書（說明書正文和/或權(quán)利要求）支持的附加技術(shù)特征所進一步限定時，權(quán)利要求的范圍變小。例如，CN權(quán)利要求X可以在JP權(quán)利要求X或Y的基礎(chǔ)上通過增加本申請的說明書正文和/或權(quán)利要求書中的具體的技術(shù)特征來進一步限定，由此使得該CN權(quán)利要求X限定的范圍變小。此時，審查員會認為二者具有充分對應(yīng)性；
d）CN權(quán)利要求X的類型與JP權(quán)利要求X或Y的類型不同，此時，審查員會認為二者不具有充分對應(yīng)性；
e）CN權(quán)利要求的數(shù)目少于JP權(quán)利要求的數(shù)目，例如JP申請中包括權(quán)利要求X，而CN申請中不包括該權(quán)利要求，這種情況是允許的；
d）CN權(quán)利要求的數(shù)目大于JP權(quán)利要求的數(shù)目，例如CN權(quán)利要求X沒有包括在JP權(quán)利要求中，這分為如下兩種情況：
d1）如果CN權(quán)利要求X（例如從屬權(quán)利要求3）是在JP權(quán)利要求Y（例如獨立權(quán)利要求1或在先的另一從屬權(quán)利要求2）的基礎(chǔ)上引入了說明書中記載的特征，則可以認為二者具有充分對應(yīng)性；
d2）如果CN權(quán)利要求X（例如從屬權(quán)利要求3）是在JP權(quán)利要求Y（例如獨立權(quán)利要求1或在先的另一從屬權(quán)利要求2）的基礎(chǔ)上引入了從說明書中記載的內(nèi)容總結(jié)、概括、推導(dǎo)出的特征，則認為二者不具有充分對應(yīng)性；
在上述d1情況中，特別要注意的是此處的“記載”與專利法第三十三條中的“記載”的含義不同，后者可以包括原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容，而前者則僅包括原說明書文字記載的內(nèi)容。特別是，由于初審審查員不進行實質(zhì)性的判斷而僅從文字上判斷，因此代理人必須在《權(quán)利要求對應(yīng)表》中詳細地列出該CN權(quán)利要求X的特征在說明書中的具體位置（應(yīng)該精確到頁、段、行）。
e）CN權(quán)利要求X的引用關(guān)系與JP權(quán)利要求X的引用關(guān)系不同，這也分為如下兩種情況：
e1）如果JP權(quán)利要求X（例如權(quán)利要求5）引用在先的權(quán)利要求1-4中任一項，而CN權(quán)利要求X的引用范圍更小，例如僅引用在先的權(quán)利要求1-3中任一項或僅引用權(quán)利要求1，則可以認為二者具有充分對應(yīng)性；
e2）如果JP權(quán)利要求X（例如權(quán)利要求5）僅引用在先的權(quán)利要求1，而CN權(quán)利要求X的引用范圍更大，例如僅引用在先的權(quán)利要求1-4中任一項，則必須在《權(quán)利要求對應(yīng)表》中分別說明CN權(quán)利要求X在引用各個在先權(quán)利要求時的對應(yīng)性，例如當(dāng)CN權(quán)利要求X引用在先權(quán)利要求1時，CN權(quán)利要求X和JP權(quán)利要求X二者完全相同；當(dāng)CN權(quán)利要求X引用在先權(quán)利要求2（假設(shè)在先權(quán)利要求2引用在先權(quán)利要求1）時，CN權(quán)利要求X為在JP權(quán)利要求1和X的基礎(chǔ)上引入了說明書中記載的與CN權(quán)利要求2相同的特征（此時說明書中記載的特征應(yīng)該與CN權(quán)利要求2的特征相同，判斷標(biāo)準(zhǔn)可參照上述d1的情況）；
值得注意的是，在e2的情況下，只有CN權(quán)利要求X在引用所有的在先權(quán)利要求都能夠滿足充分對應(yīng)性的情況下，審查員才認為CN權(quán)利要求X與JP權(quán)利要求X具有充分對應(yīng)性。
第三，當(dāng)CN權(quán)利要求與JP權(quán)利要求不具有對應(yīng)性時，申請人可以利用任何可用的主動修改機會（例如提出實質(zhì)審查請求時或者在收到發(fā)明專利申請進入實質(zhì)審查階段通知書之日起的3個月內(nèi)）將CN權(quán)利要求修改為與JP權(quán)利要求充分對應(yīng)。當(dāng)這些主動修改機會均已錯過并且CN權(quán)利要求與JP權(quán)利要求無法滿足充分對應(yīng)性的要求時，原則上筆者不再建議申請人提出PPH請求。
最后，通過主動修改將CN權(quán)利要求修改為JP權(quán)利要求充分對應(yīng)也具有一定的風(fēng)險。很大一部分被認為是對應(yīng)申請的CN申請和JP申請其具體內(nèi)容并不是完相同的，例如上面舉例中提到的，在JP申請中使用了術(shù)語“通孔”、“被安裝部”來撰寫權(quán)利要求，而在CN申請中為了清楚或保護范圍的目的或者由于日譯英與英譯中翻譯的問題將上述術(shù)語描述為“孔”、“第一安裝部”，則由于PPH請求是在國家知識產(chǎn)權(quán)局的初審部門進行，而后續(xù)的實質(zhì)審查是在國家知識產(chǎn)權(quán)局的實審部門進行，所以盡管通過主動修改可以獲得PPH加快審查的機會，但是在后續(xù)的實審過程中仍然存在修改超范圍的風(fēng)險以及保護范圍被縮小的風(fēng)險。因此，申請人應(yīng)該合理地權(quán)衡各個方面來做出對自己最有利的決定。
綜上，筆者對PPH程序中經(jīng)常出現(xiàn)的權(quán)利要求的充分對應(yīng)性進行了些許總結(jié)供讀者參考，但是在實踐操作中，審查員權(quán)利要求的對充分對應(yīng)性的把握尺度仍然是有所不同的，所以為了確保申請人的利益，代理人還是應(yīng)該盡可能多地與審查員溝通。
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