關(guān)于依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品的一些看法
2011-05-08文/北京市集佳律師事務(wù)所 孔繁文
專利權(quán)作為一種排他權(quán)（或禁止權(quán)），專利權(quán)人具有排除、禁止他人實施其專利的權(quán)利。中國專利法第十一條規(guī)定了專利權(quán)人享有何種禁止權(quán)，他人未經(jīng)許可實施了這些行為，則可能構(gòu)成侵權(quán)。對于方法專利，專利權(quán)人除了可以禁止他人使用其專利方法外，尚有權(quán)禁止他人使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品，這被稱為方法專利的延伸保護，即“對專利方法的保護延及產(chǎn)品”。
根據(jù)最高人民法院的司法解釋（法釋〔2009〕21號）第十三條，依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品，是指使用專利方法獲得的原始產(chǎn)品；而對該原始產(chǎn)品進一步加工、處理而獲得后續(xù)產(chǎn)品的行為，屬于專利法第十一條規(guī)定的使用依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。因此，該后續(xù)產(chǎn)品本身，并不屬于方法專利延伸保護的范圍。
然而在司法實踐中，對于何為原始產(chǎn)品、何為后續(xù)產(chǎn)品，在認定時常會遇到一定的困難。例如，權(quán)利要求的內(nèi)容為：一種書桌的制造方法，其特征在于，制造桌面和桌腿，然后用螺釘將桌腿固定在桌面上。假設(shè)A公司在制造桌面和桌腿、并用螺釘將桌腿固定在桌面上后，將表面刷漆，制成書桌出售給經(jīng)銷商B；B對該書桌進行進一步的銷售。根據(jù)全面覆蓋原則，A使用了該專利方法，應(yīng)當(dāng)構(gòu)成侵權(quán)。那么，B的行為是否構(gòu)成侵權(quán)呢？
訴訟中，B可能主張自己的行為并不構(gòu)成侵權(quán)，理由是：A在制造桌面、并用螺釘將桌腿固定在桌面上后，已經(jīng)獲得了原始產(chǎn)品書桌；A對該原始產(chǎn)品書桌進行刷漆的過程，屬于對原始產(chǎn)品進一步加工、處理而獲得后續(xù)產(chǎn)品的行為。因此，B對于刷漆的書桌進行銷售的行為，并不為專利法第11條所禁止。
B的上述主張是否合理，是否應(yīng)當(dāng)被人民法院所接受呢？
同樣的權(quán)利要求，C公司在制造桌面、桌腿后，將桌面和桌腿刷漆，然后用螺釘將桌腿固定在桌面上，制成書桌出售給經(jīng)銷商D；D對該書桌進行進一步的銷售和許諾銷售。根據(jù)全面覆蓋原則，C也使用了該專利方法，應(yīng)當(dāng)構(gòu)成侵權(quán)。而銷售商D，并不能采用B所采用的抗辯主張，來主張其銷售的刷漆的書桌屬于后續(xù)產(chǎn)品。
當(dāng)A、C行為的區(qū)別僅在于一個權(quán)利要求并未進行限定的步驟(刷漆）的情況下，如果對B、D兩個經(jīng)銷商的行為是否侵權(quán)做出截然相反的結(jié)論，是否合理？
作為一項獨立權(quán)利要求，只需要記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。雖然從屬權(quán)利要求可以通過增加附加技術(shù)特征的方式對獨立權(quán)利要求予以進一步的限定，仍無法涵蓋、也不必涵蓋在產(chǎn)品實際制造過程中可能涉及的全部步驟。因此，當(dāng)權(quán)利要求所述的步驟完成以后，對該中間產(chǎn)品進行進一步的加工和處理，在產(chǎn)品實際制造過程中殊為常態(tài)。如果把同一制造者在其工藝流程中連續(xù)、序列完成的這些后續(xù)的加工和處理步驟剝離，而理解為“獲得后續(xù)產(chǎn)品的行為”、“對原始產(chǎn)品的使用行為”，也并不能體現(xiàn)立法者對方法專利予以延伸保護的初衷。
還有一個問題，根據(jù)專利法第七十條，對于銷售、許諾銷售、使用由專利方法直接獲得的產(chǎn)品的行為，只承擔(dān)有區(qū)別的相對責(zé)任（披露合法來源免賠償）。而使用專利方法或進口由專利方法直接獲得的產(chǎn)品的行為，則應(yīng)承擔(dān)完全的法律責(zé)任。也就是說：對于發(fā)生在國內(nèi)的使用專利方法制造相關(guān)產(chǎn)品的行為，該制造者需承當(dāng)最終的賠償責(zé)任；對于發(fā)生在國外的使用專利方法制造相關(guān)產(chǎn)品的行為，其進口者需承當(dāng)最終的賠償責(zé)任。采用這種區(qū)別責(zé)任的立法依據(jù)是：在保護權(quán)利人的專利利益的基礎(chǔ)上，對善意第三人提供適當(dāng)保護。
但是，如果上述A制作書桌的行為發(fā)生在國外，其通過進口商B’將該書桌進口至中國境內(nèi)。如果該書桌不能被認定為由專利方法直接獲得的產(chǎn)品，專利權(quán)人的專利利益將難以得到救濟。
因此，作者認為，在制造方法權(quán)利要求所述的各個步驟完成后，同一制造者通過對該中間產(chǎn)品進行進一步加工、處理以制成最終產(chǎn)品的各個步驟，應(yīng)該屬于其產(chǎn)品制造過程的一部分，而與在先步驟統(tǒng)一定義為使用專利方法的行為。其制造出來的最終產(chǎn)品，即依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品。
專利權(quán)作為一種排他權(quán)（或禁止權(quán)），專利權(quán)人具有排除、禁止他人實施其專利的權(quán)利。中國專利法第十一條規(guī)定了專利權(quán)人享有何種禁止權(quán)，他人未經(jīng)許可實施了這些行為，則可能構(gòu)成侵權(quán)。對于方法專利，專利權(quán)人除了可以禁止他人使用其專利方法外，尚有權(quán)禁止他人使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品，這被稱為方法專利的延伸保護，即“對專利方法的保護延及產(chǎn)品”。
根據(jù)最高人民法院的司法解釋（法釋〔2009〕21號）第十三條，依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品，是指使用專利方法獲得的原始產(chǎn)品；而對該原始產(chǎn)品進一步加工、處理而獲得后續(xù)產(chǎn)品的行為，屬于專利法第十一條規(guī)定的使用依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。因此，該后續(xù)產(chǎn)品本身，并不屬于方法專利延伸保護的范圍。
然而在司法實踐中，對于何為原始產(chǎn)品、何為后續(xù)產(chǎn)品，在認定時常會遇到一定的困難。例如，權(quán)利要求的內(nèi)容為：一種書桌的制造方法，其特征在于，制造桌面和桌腿，然后用螺釘將桌腿固定在桌面上。假設(shè)A公司在制造桌面和桌腿、并用螺釘將桌腿固定在桌面上后，將表面刷漆，制成書桌出售給經(jīng)銷商B；B對該書桌進行進一步的銷售。根據(jù)全面覆蓋原則，A使用了該專利方法，應(yīng)當(dāng)構(gòu)成侵權(quán)。那么，B的行為是否構(gòu)成侵權(quán)呢？
訴訟中，B可能主張自己的行為并不構(gòu)成侵權(quán)，理由是：A在制造桌面、并用螺釘將桌腿固定在桌面上后，已經(jīng)獲得了原始產(chǎn)品書桌；A對該原始產(chǎn)品書桌進行刷漆的過程，屬于對原始產(chǎn)品進一步加工、處理而獲得后續(xù)產(chǎn)品的行為。因此，B對于刷漆的書桌進行銷售的行為，并不為專利法第11條所禁止。
B的上述主張是否合理，是否應(yīng)當(dāng)被人民法院所接受呢？
同樣的權(quán)利要求，C公司在制造桌面、桌腿后，將桌面和桌腿刷漆，然后用螺釘將桌腿固定在桌面上，制成書桌出售給經(jīng)銷商D；D對該書桌進行進一步的銷售和許諾銷售。根據(jù)全面覆蓋原則，C也使用了該專利方法，應(yīng)當(dāng)構(gòu)成侵權(quán)。而銷售商D，并不能采用B所采用的抗辯主張，來主張其銷售的刷漆的書桌屬于后續(xù)產(chǎn)品。
當(dāng)A、C行為的區(qū)別僅在于一個權(quán)利要求并未進行限定的步驟(刷漆）的情況下，如果對B、D兩個經(jīng)銷商的行為是否侵權(quán)做出截然相反的結(jié)論，是否合理？
作為一項獨立權(quán)利要求，只需要記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。雖然從屬權(quán)利要求可以通過增加附加技術(shù)特征的方式對獨立權(quán)利要求予以進一步的限定，仍無法涵蓋、也不必涵蓋在產(chǎn)品實際制造過程中可能涉及的全部步驟。因此，當(dāng)權(quán)利要求所述的步驟完成以后，對該中間產(chǎn)品進行進一步的加工和處理，在產(chǎn)品實際制造過程中殊為常態(tài)。如果把同一制造者在其工藝流程中連續(xù)、序列完成的這些后續(xù)的加工和處理步驟剝離，而理解為“獲得后續(xù)產(chǎn)品的行為”、“對原始產(chǎn)品的使用行為”，也并不能體現(xiàn)立法者對方法專利予以延伸保護的初衷。
還有一個問題，根據(jù)專利法第七十條，對于銷售、許諾銷售、使用由專利方法直接獲得的產(chǎn)品的行為，只承擔(dān)有區(qū)別的相對責(zé)任（披露合法來源免賠償）。而使用專利方法或進口由專利方法直接獲得的產(chǎn)品的行為，則應(yīng)承擔(dān)完全的法律責(zé)任。也就是說：對于發(fā)生在國內(nèi)的使用專利方法制造相關(guān)產(chǎn)品的行為，該制造者需承當(dāng)最終的賠償責(zé)任；對于發(fā)生在國外的使用專利方法制造相關(guān)產(chǎn)品的行為，其進口者需承當(dāng)最終的賠償責(zé)任。采用這種區(qū)別責(zé)任的立法依據(jù)是：在保護權(quán)利人的專利利益的基礎(chǔ)上，對善意第三人提供適當(dāng)保護。
但是，如果上述A制作書桌的行為發(fā)生在國外，其通過進口商B’將該書桌進口至中國境內(nèi)。如果該書桌不能被認定為由專利方法直接獲得的產(chǎn)品，專利權(quán)人的專利利益將難以得到救濟。
因此，作者認為，在制造方法權(quán)利要求所述的各個步驟完成后，同一制造者通過對該中間產(chǎn)品進行進一步加工、處理以制成最終產(chǎn)品的各個步驟，應(yīng)該屬于其產(chǎn)品制造過程的一部分，而與在先步驟統(tǒng)一定義為使用專利方法的行為。其制造出來的最終產(chǎn)品，即依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品。
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