說明書公開不充分的審查意見的應(yīng)對
2010-03-28文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王艷江
新專利法第26條第3款規(guī)定，說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。眾所周知，專利制度的一個基本原則就是以向公眾公開技術(shù)內(nèi)容換取獨占市場的權(quán)利，專利法26條第三款從原則上規(guī)定了說明書對技術(shù)內(nèi)容的公開所需達(dá)到的程度，即需達(dá)到所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，不付出創(chuàng)造性勞動就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果的程度。否則就術(shù)語公開不充分，不符合專利法的相關(guān)規(guī)定。
以下就幾種常見的公開不充分的類型及如何轉(zhuǎn)達(dá)與答復(fù)與這些類型相關(guān)的審查意見進(jìn)行討論。
1．說明書只描述了任務(wù)或目標(biāo)，并描述了實現(xiàn)該任務(wù)或目標(biāo)之后所取得的效果和功能，但是沒有給出任何實現(xiàn)該任務(wù)或目標(biāo)的具體技術(shù)手段。
例如，一種有關(guān)飛行器（飛碟）的發(fā)明專利申請，僅僅描述了其實現(xiàn)的功能是可以垂直起降、瞬間達(dá)到10倍音速的飛行速度，可以急停急轉(zhuǎn)；并且描述了借助該飛行器人類可以實現(xiàn)自由來往于星球之間的夢想。但是說明書并沒有公開該飛行器的具體結(jié)構(gòu)和如何實現(xiàn)上述超級功能的具體技術(shù)手段。飛行器開發(fā)制造領(lǐng)域的技術(shù)人員在不付出創(chuàng)造性勞動的情況下，并不能根據(jù)說明書中公開的構(gòu)想而制造出具有上述超級功能的飛行器，因為說明書中并沒有公開飛行器的具體結(jié)構(gòu)。
對于這種公開不充分的情形，由于補入具體的技術(shù)方案（例如飛行器的具體結(jié)構(gòu)特征）必然導(dǎo)致修改超出原申請公開范圍的后果，因此只能建議客戶放棄本申請。如果需要，可重新撰寫并提交滿足充分公開要求的專利申請文件。
2．說明書給出了含糊不清的技術(shù)手段，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法根據(jù)說明書的描述實施該技術(shù)手段。
例如在一件涉及金屬材料處理方法的專利申請中，申請人公開了在一定的溫度下對某材料進(jìn)行回火處理的步驟，但是沒有公開具體的溫度范圍。也就是說，說明書給出了技術(shù)手段（回火），但是該技術(shù)手段是含糊不清的，即本技術(shù)領(lǐng)域的人員并不能得知在多高的溫度下進(jìn)行回火處理會達(dá)到本發(fā)明的技術(shù)效果。因此本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無法根據(jù)說明書的描述具體實施該技術(shù)手段。
對于這種類型的公開不充分的情形，在轉(zhuǎn)達(dá)客戶時首先要充分閱讀理解說明書，確定該溫度是否是本發(fā)明的發(fā)明點所在。如果本發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)之處僅僅在于該溫度的改變，但是該溫度值并沒有公開，則無法通過修改將該溫度值補入，可以建議客戶放棄本申請。但是，如果本申請相對于現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)之處不在于該溫度值的確定，而是在于其他步驟，本申請中的回火處理與現(xiàn)有技術(shù)中的回火處理相同，則可以建議客戶通過將現(xiàn)有技術(shù)中常規(guī)的回火處理的溫度范圍值引入本申請的背景技術(shù)部分中，同時在意見陳述書中論述該溫度值是本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員可以從現(xiàn)有技術(shù)中得出的而進(jìn)行爭辯。
3、說明書給出了技術(shù)手段，但是實施該技術(shù)手段之后，并不能解決發(fā)明或?qū)嵱眯滦退鉀Q的技術(shù)問題，達(dá)到所需的效果。
這種類型的審查意見一般是由于說明書中沒有給出本發(fā)明的技術(shù)效果而導(dǎo)致的。說明書中僅僅描述了本發(fā)明的技術(shù)方案，沒有結(jié)合本發(fā)明的具體技術(shù)方案描述其運作原理和過程，更沒有描述其達(dá)到的技術(shù)效果。審查員從說明書公開的內(nèi)容中無法得知本發(fā)明的技術(shù)方案是否實現(xiàn)了發(fā)明目的，達(dá)到了發(fā)明效果，因此這也是一種典型的公開不充分的情形。
在轉(zhuǎn)達(dá)這種情形的公開不充分的審查意見時，建議客戶從本發(fā)明的具體結(jié)構(gòu)特征出發(fā)，在說明書中簡要論述本發(fā)明的效果。但是需要注意的是，審查指南中明確規(guī)定不得在說明書中增加本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能直接從原始申請中導(dǎo)出的有益效果，也不能補入試驗數(shù)據(jù)以說明發(fā)明的有益效果。因此在增加有益效果的內(nèi)容時，應(yīng)當(dāng)僅增加能夠從技術(shù)方案的各技術(shù)特征或其組合直接導(dǎo)出的技術(shù)效果，而不應(yīng)當(dāng)增加本技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員不易想到的或不易推導(dǎo)出的技術(shù)效果。同時在意見陳述書中應(yīng)當(dāng)詳細(xì)論述所增加的技術(shù)效果是可以由原始申請的內(nèi)容中直接導(dǎo)出的理由。
4、說明書給出了具體的技術(shù)手段和有關(guān)實驗結(jié)果的數(shù)據(jù)作為技術(shù)效果，但是未揭示發(fā)明的機(jī)理。
例如一件發(fā)明專利申請，涉及一種降低汽車排氣中有害物質(zhì)的方法。該申請公開了詳細(xì)的技術(shù)手段，即首先將光學(xué)儲存介質(zhì)（CD盤片或DVD盤片）插入到玻璃、石英沙或淤泥中2～3周，然后將該處理過的盤片設(shè)置在汽車排氣管路中。同時說明書給出了多組數(shù)據(jù)對比了設(shè)置盤片之前與之后污染物的含量變化，證明了該方法確實可以取得有益的技術(shù)效果。
但是審查員認(rèn)為說明書中沒有公開處理過的CD盤片與汽車尾氣之間發(fā)生了何種物理/化學(xué)變化，從而導(dǎo)致了尾氣中的有害物質(zhì)的減少，即沒有揭示本發(fā)明的工作機(jī)理，屬于公開不充分。
在轉(zhuǎn)達(dá)和答復(fù)該審查意見的過程中，代理人與申請人進(jìn)行了充分地溝通，申請人明確表示該發(fā)明是偶然的發(fā)現(xiàn)，確實并不明確其中的機(jī)理，但是實驗表明，處理過的光盤確實可以降低尾氣中的有害物質(zhì)。基于申請人的上述意見，代理人進(jìn)行了爭辯。代理人認(rèn)為，只要利用了自然規(guī)律的技術(shù)方案，即使這種自然規(guī)律暫時還沒有被人類所認(rèn)識，只要技術(shù)方案完整，確實取得了有益效果，均符合專利授權(quán)的要件。另外，本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員在實施該專利時，只要按照申請文件中記載的技術(shù)方案進(jìn)行實施即可取得相應(yīng)的技術(shù)效果，無需付出創(chuàng)造性的勞動，更無需得知其具體的工作原理和運作機(jī)理，因此符合充分公開的要求。另外，代理人還舉例了審查指南中有關(guān)黑色橡膠的發(fā)明，即當(dāng)時的發(fā)明人將30％的炭黑加入到橡膠中，結(jié)果達(dá)到了預(yù)想不到的高強度和耐磨性能，盡管當(dāng)時發(fā)明人并不知道其中原因和機(jī)理，但是本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員完全可以根據(jù)該記載實施，因此符合充分公開的要求。與此類似，本例中的公開也符合充分公開的要求。
盡管此例目前仍然在審查過程中，但是代理人在轉(zhuǎn)達(dá)和答復(fù)這種類型的審查意見時，完全可以根據(jù)上述思路建議申請人進(jìn)行爭辯，以為申請人爭取最大的保護(hù)范圍。
新專利法第26條第3款規(guī)定，說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。眾所周知，專利制度的一個基本原則就是以向公眾公開技術(shù)內(nèi)容換取獨占市場的權(quán)利，專利法26條第三款從原則上規(guī)定了說明書對技術(shù)內(nèi)容的公開所需達(dá)到的程度，即需達(dá)到所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，不付出創(chuàng)造性勞動就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果的程度。否則就術(shù)語公開不充分，不符合專利法的相關(guān)規(guī)定。
以下就幾種常見的公開不充分的類型及如何轉(zhuǎn)達(dá)與答復(fù)與這些類型相關(guān)的審查意見進(jìn)行討論。
1．說明書只描述了任務(wù)或目標(biāo)，并描述了實現(xiàn)該任務(wù)或目標(biāo)之后所取得的效果和功能，但是沒有給出任何實現(xiàn)該任務(wù)或目標(biāo)的具體技術(shù)手段。
例如，一種有關(guān)飛行器（飛碟）的發(fā)明專利申請，僅僅描述了其實現(xiàn)的功能是可以垂直起降、瞬間達(dá)到10倍音速的飛行速度，可以急停急轉(zhuǎn)；并且描述了借助該飛行器人類可以實現(xiàn)自由來往于星球之間的夢想。但是說明書并沒有公開該飛行器的具體結(jié)構(gòu)和如何實現(xiàn)上述超級功能的具體技術(shù)手段。飛行器開發(fā)制造領(lǐng)域的技術(shù)人員在不付出創(chuàng)造性勞動的情況下，并不能根據(jù)說明書中公開的構(gòu)想而制造出具有上述超級功能的飛行器，因為說明書中并沒有公開飛行器的具體結(jié)構(gòu)。
對于這種公開不充分的情形，由于補入具體的技術(shù)方案（例如飛行器的具體結(jié)構(gòu)特征）必然導(dǎo)致修改超出原申請公開范圍的后果，因此只能建議客戶放棄本申請。如果需要，可重新撰寫并提交滿足充分公開要求的專利申請文件。
2．說明書給出了含糊不清的技術(shù)手段，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法根據(jù)說明書的描述實施該技術(shù)手段。
例如在一件涉及金屬材料處理方法的專利申請中，申請人公開了在一定的溫度下對某材料進(jìn)行回火處理的步驟，但是沒有公開具體的溫度范圍。也就是說，說明書給出了技術(shù)手段（回火），但是該技術(shù)手段是含糊不清的，即本技術(shù)領(lǐng)域的人員并不能得知在多高的溫度下進(jìn)行回火處理會達(dá)到本發(fā)明的技術(shù)效果。因此本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無法根據(jù)說明書的描述具體實施該技術(shù)手段。
對于這種類型的公開不充分的情形，在轉(zhuǎn)達(dá)客戶時首先要充分閱讀理解說明書，確定該溫度是否是本發(fā)明的發(fā)明點所在。如果本發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)之處僅僅在于該溫度的改變，但是該溫度值并沒有公開，則無法通過修改將該溫度值補入，可以建議客戶放棄本申請。但是，如果本申請相對于現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)之處不在于該溫度值的確定，而是在于其他步驟，本申請中的回火處理與現(xiàn)有技術(shù)中的回火處理相同，則可以建議客戶通過將現(xiàn)有技術(shù)中常規(guī)的回火處理的溫度范圍值引入本申請的背景技術(shù)部分中，同時在意見陳述書中論述該溫度值是本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員可以從現(xiàn)有技術(shù)中得出的而進(jìn)行爭辯。
3、說明書給出了技術(shù)手段，但是實施該技術(shù)手段之后，并不能解決發(fā)明或?qū)嵱眯滦退鉀Q的技術(shù)問題，達(dá)到所需的效果。
這種類型的審查意見一般是由于說明書中沒有給出本發(fā)明的技術(shù)效果而導(dǎo)致的。說明書中僅僅描述了本發(fā)明的技術(shù)方案，沒有結(jié)合本發(fā)明的具體技術(shù)方案描述其運作原理和過程，更沒有描述其達(dá)到的技術(shù)效果。審查員從說明書公開的內(nèi)容中無法得知本發(fā)明的技術(shù)方案是否實現(xiàn)了發(fā)明目的，達(dá)到了發(fā)明效果，因此這也是一種典型的公開不充分的情形。
在轉(zhuǎn)達(dá)這種情形的公開不充分的審查意見時，建議客戶從本發(fā)明的具體結(jié)構(gòu)特征出發(fā)，在說明書中簡要論述本發(fā)明的效果。但是需要注意的是，審查指南中明確規(guī)定不得在說明書中增加本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能直接從原始申請中導(dǎo)出的有益效果，也不能補入試驗數(shù)據(jù)以說明發(fā)明的有益效果。因此在增加有益效果的內(nèi)容時，應(yīng)當(dāng)僅增加能夠從技術(shù)方案的各技術(shù)特征或其組合直接導(dǎo)出的技術(shù)效果，而不應(yīng)當(dāng)增加本技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員不易想到的或不易推導(dǎo)出的技術(shù)效果。同時在意見陳述書中應(yīng)當(dāng)詳細(xì)論述所增加的技術(shù)效果是可以由原始申請的內(nèi)容中直接導(dǎo)出的理由。
4、說明書給出了具體的技術(shù)手段和有關(guān)實驗結(jié)果的數(shù)據(jù)作為技術(shù)效果，但是未揭示發(fā)明的機(jī)理。
例如一件發(fā)明專利申請，涉及一種降低汽車排氣中有害物質(zhì)的方法。該申請公開了詳細(xì)的技術(shù)手段，即首先將光學(xué)儲存介質(zhì)（CD盤片或DVD盤片）插入到玻璃、石英沙或淤泥中2～3周，然后將該處理過的盤片設(shè)置在汽車排氣管路中。同時說明書給出了多組數(shù)據(jù)對比了設(shè)置盤片之前與之后污染物的含量變化，證明了該方法確實可以取得有益的技術(shù)效果。
但是審查員認(rèn)為說明書中沒有公開處理過的CD盤片與汽車尾氣之間發(fā)生了何種物理/化學(xué)變化，從而導(dǎo)致了尾氣中的有害物質(zhì)的減少，即沒有揭示本發(fā)明的工作機(jī)理，屬于公開不充分。
在轉(zhuǎn)達(dá)和答復(fù)該審查意見的過程中，代理人與申請人進(jìn)行了充分地溝通，申請人明確表示該發(fā)明是偶然的發(fā)現(xiàn)，確實并不明確其中的機(jī)理，但是實驗表明，處理過的光盤確實可以降低尾氣中的有害物質(zhì)。基于申請人的上述意見，代理人進(jìn)行了爭辯。代理人認(rèn)為，只要利用了自然規(guī)律的技術(shù)方案，即使這種自然規(guī)律暫時還沒有被人類所認(rèn)識，只要技術(shù)方案完整，確實取得了有益效果，均符合專利授權(quán)的要件。另外，本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員在實施該專利時，只要按照申請文件中記載的技術(shù)方案進(jìn)行實施即可取得相應(yīng)的技術(shù)效果，無需付出創(chuàng)造性的勞動，更無需得知其具體的工作原理和運作機(jī)理，因此符合充分公開的要求。另外，代理人還舉例了審查指南中有關(guān)黑色橡膠的發(fā)明，即當(dāng)時的發(fā)明人將30％的炭黑加入到橡膠中，結(jié)果達(dá)到了預(yù)想不到的高強度和耐磨性能，盡管當(dāng)時發(fā)明人并不知道其中原因和機(jī)理，但是本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員完全可以根據(jù)該記載實施，因此符合充分公開的要求。與此類似，本例中的公開也符合充分公開的要求。
盡管此例目前仍然在審查過程中，但是代理人在轉(zhuǎn)達(dá)和答復(fù)這種類型的審查意見時，完全可以根據(jù)上述思路建議申請人進(jìn)行爭辯，以為申請人爭取最大的保護(hù)范圍。
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