隨著知識產權保護意識的加強，越來越多的中國企業開始重視自身的知識產權保護。令人欣喜地看到，大量的、高質量的專利申請在一些經濟大國如美國、歐洲、日本等提出，這無疑會提高這些企業的價值和競爭力。

通常，各個國家的審查員在審查過程中，會發出至少一次審查意見。而在這些審查意見中，提到最多的往往是涉及新穎性和創造性的問題，只有極少數可以通過直接陳述意見或刪除權利要求等方式來克服，大部分還需通過修改權利要求的方式并陳述意見的方式來克服。如果權利要求修改較為適當且陳述意見較為得體，則所帶來的直接效果就是：申請很可能被授權；反之，可能導致審查員多次發出審查意見，更甚者導致申請被駁回。因此，在答復審查意見時如何修改權利要求較為恰當顯得尤為重要。本文僅就一件美國專利申請的審查意見答復來討論權利要求的修改。

案件簡要介紹：

本發明的原權利要求1要求保護一種局域網交換設備的集中管理方法，包括：特征A、B和C。審查員在審查過程中檢索到對比文件1，其描述了一種管理網絡地址的動態分配的方法。審查員在第一次審查意見中認為該權利要求1的特征A、B和C都已經被對比文件1公開，因此不具有創造性。申請人在答復時，根據本發明說明書所述的“本發明適用于二層網絡環境中”，將權利要求1修改為：一種在二層網絡環境中局域網交換設備的集中管理方法，包括：特征A、B和C，并陳述本發明是在二層網絡環境中實現的，因此所述的交換設備無需配置IP地址，也就是說，為交換設備配置IP地址是本發明的非必要技術特征，而對比文件1中，由于網絡中使用TCP/IP來實現網絡地址的管理，因此為網絡節點配置IP地址是必要技術特征。因此，本發明權利要求1相對于對比文件1是非顯而易見的。

然而，這一看似合理的答復并沒有能夠說服審查員，于是收到了審查員隨后發出的第二次審查意見，仍然堅持此前的觀點。顯然，第二次審查意見的答復難度要大很多。如果要說服審查員，必須找出其他區別特征，或者采用更為理想的修改方式。申請人采用了后一方式，具體地，將權利要求1修改為：一種在二層網絡環境中局域網交換設備的集中管理方法，其中所述交換設備沒有配置IP地址，包括：特征A、B和C，即一針見血地指出本發明的交換設備沒有配置IP地址，同時陳述意見如前。

令人欣慰的是，審查員同意了上述修改。

眾所周知，一項權利要求的新穎性/創造性是通過技術特征來體現，因此，在修改權利要求時，需要從所陳述的區別特征中找出最能體現本發明的區別特征加入權利要求中，具體到本案，在權利要求1中補入特征2“其中所述交換設備沒有配置IP地址”比補入特征1“在二層網絡環境中”更為合適，因為特征2更能直接體現出本發明的區別點。

通過上述的分析不難看出，盡管申請人在答復第一次審查意見時既陳述了“本發明二層網絡環境中”也陳述了“所述的交換設備沒有配置IP地址”，但由于只將前者特征加入權利要求1中，因此導致審查員仍然不認同本發明的創造性。而在答復第二次審查意見時，由于將后者特征也加入權利要求1中，使得權利要求1從技術特征上明顯區別于對比文件1，因此審查員認同了本發明的創造性。

進一步地，如果換一種方式來答復第一次審查意見，則通過僅加入特征“所述的交換設備沒有配置IP地址”到權利要求1中，從上述分析可知，也是可以使權利要求1具有創造性的。

由于美國專利申請的復雜性，申請人很可能經常遇到在我國專利實踐中未曾遇到的新問題，因此應尋求專業的專利代理律師來協助，以減少不必要的程序和費用。