關(guān)于必要技術(shù)特征相關(guān)問題的探討
2007-08-06文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 李文紅
權(quán)利要求書是專利申請文件的核心組成部分，在專利申請、審批及授權(quán)后的專利運營等方面都起著重要的作用。鑒于權(quán)利要求書，尤其是其中的獨立權(quán)利要求的重要性，專利法實施細(xì)則第二十一條第二款明確了獨立權(quán)利要求的一種形式規(guī)范：“獨立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征?！?br />
由于專利法實施細(xì)則第二十一條第二款是專利實質(zhì)審查程序中審查權(quán)利要求書時的審查要點，并且是法定的無效宣告理由，因此，如果獨立權(quán)利要求缺少必要技術(shù)特征，將可能導(dǎo)致專利申請被駁回或者專利權(quán)的無效。反之，如果在獨立權(quán)利要求中記載了除必要技術(shù)特征之外的非必要技術(shù)特征，則由于發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，會縮小專利的保護(hù)范圍，直接影響到申請人的利益。因此，在專利申請文件的撰寫過程中，為了獲得質(zhì)量較高的專利申請文件，需要準(zhǔn)確理解“必要技術(shù)特征”這一法律概念。
專利法實施細(xì)則第二十一條第二款包含兩個要求：一個是獨立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，一個是獨立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。對這兩個要求之間的關(guān)系存在兩種不同的理解：一種觀點認(rèn)為這兩個要求是并列的關(guān)系，也就是說，即使記載了解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征，也不一定就能夠從整體上反映技術(shù)方案；另一種觀點認(rèn)為這兩個要求是實質(zhì)和形式的關(guān)系，即只要記載了解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征（形式），就一定能夠從整體上反映技術(shù)方案（實質(zhì)）。
對于上述問題，《審查指南》采用的是第二種觀點，其對“必要技術(shù)特征”作了如下說明：“必要技術(shù)特征是指，發(fā)明或者實用新型為解決其技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征，其總和足以構(gòu)成發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，使之區(qū)別于背景技術(shù)中所述的其他技術(shù)方案?！?br />
對于這一說明，如果僅從字面上理解，似乎存在矛盾之處。以《審查指南》舉出的一項有關(guān)照相機(jī)的發(fā)明為例，該發(fā)明的改進(jìn)之處僅在于照相機(jī)的快門。也就是說，為解決現(xiàn)有技術(shù)在照相機(jī)快門方面存在的技術(shù)問題，該發(fā)明對快門相關(guān)的技術(shù)特征進(jìn)行了改進(jìn)，并不涉及照相機(jī)的透鏡和取景窗等技術(shù)特征。在該發(fā)明中，解決技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征（即快門相關(guān)的技術(shù)特征）的總和似乎不足以構(gòu)成發(fā)明的技術(shù)方案（照相機(jī)）。
但是，仔細(xì)推敲，就可以發(fā)現(xiàn)上述字面理解的錯誤原因：對“為解決其技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征”這一表述的理解過于狹隘，局限于本發(fā)明相對現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻(xiàn)的那些技術(shù)特征。
對此，筆者認(rèn)為：“解決其技術(shù)問題”的表述中隱含了一個前提，即技術(shù)方案必須完整。也就是說，“解決其技術(shù)問題”的含義包括：提供一個完整的技術(shù)方案，該技術(shù)方案能夠解決現(xiàn)有技術(shù)存在的技術(shù)問題?；蛘哒f，解決技術(shù)問題的是一個完整的技術(shù)方案，為解決其技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征包括本發(fā)明相對現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻(xiàn)的那些技術(shù)特征，也包括與現(xiàn)有技術(shù)共有的，使得本發(fā)明的主題得以成立的技術(shù)特征。在上述照相機(jī)的例子中，解決技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征不僅包括本發(fā)明對現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻(xiàn)的改進(jìn)的快門相關(guān)的技術(shù)特征，還包括構(gòu)成照相機(jī)所必需的透鏡和取景窗等技術(shù)特征。
由此，可以將“必要技術(shù)特征”進(jìn)一步區(qū)分為兩種類型：
問題相關(guān)必要技術(shù)特征，是指與解決技術(shù)問題直接相關(guān)的必要技術(shù)特征，缺少這些技術(shù)特征，則無法解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的技術(shù)問題，例如上述例子的快門相關(guān)的技術(shù)特征；
完整相關(guān)必要技術(shù)特征，是指與解決技術(shù)問題關(guān)系不夠密切、但是與主題相關(guān)的技術(shù)特征，缺少這些技術(shù)特征，則技術(shù)方案不完整，不能構(gòu)成完整的發(fā)明主題，例如上述例子中的透鏡和取景窗。
細(xì)分下去，問題相關(guān)必要技術(shù)特征一般包括本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)共有的技術(shù)特征和本發(fā)明區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)、對現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征。例如，在上述照相機(jī)相關(guān)發(fā)明的例子中，快門是本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)共有的技術(shù)特征，對快門的改進(jìn)是本發(fā)明對現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征?？梢苑謩e稱之為已知必要技術(shù)特征和區(qū)別必要技術(shù)特征。
通常，完整相關(guān)必要技術(shù)特征是發(fā)明和現(xiàn)有技術(shù)共有的技術(shù)特征，一般會在發(fā)明主題中隱含體現(xiàn)，例如照相機(jī)這一術(shù)語會隱含“透鏡”和“取景窗”等技術(shù)特征；相應(yīng)地，撰寫?yīng)毩?quán)利要求時，對于能夠在發(fā)明主題中隱含體現(xiàn)出來的完整相關(guān)必要技術(shù)特征通常可以省略。
問題相關(guān)必要技術(shù)特征中的區(qū)別必要技術(shù)特征是發(fā)明相對現(xiàn)有技術(shù)有所區(qū)別的技術(shù)特征，是發(fā)明中對現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征，不會隱含在發(fā)明主題中。因此，在撰寫?yīng)毩?quán)利要求時，區(qū)別必要技術(shù)特征必須進(jìn)行記載。
而問題相關(guān)必要技術(shù)特征中的已知必要技術(shù)特征也是發(fā)明和現(xiàn)有技術(shù)共有的技術(shù)特征，一般會在發(fā)明主題中隱含體現(xiàn)，例如照相機(jī)這一術(shù)語會隱含“快門”這一技術(shù)特征；但是，撰寫?yīng)毩?quán)利要求時，如果省略已知必要技術(shù)特征，有時會造成對區(qū)別必要技術(shù)特征的記載不夠清楚。例如，在上述例子中，如果不記載“快門”這一技術(shù)特征，則會造成無法對“快門改進(jìn)相關(guān)技術(shù)特征”進(jìn)行描述。
也就是說，在撰寫?yīng)毩?quán)利要求時，一般可以省略完整相關(guān)必要技術(shù)特征，但是應(yīng)當(dāng)記載問題相關(guān)必要技術(shù)特征，以從整體上反映發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案。據(jù)此，《審查指南》提供的有關(guān)照相機(jī)的發(fā)明的例子中，其權(quán)利要求的前序部分只要寫出“一種照相機(jī)，包括布簾式快門”就可以了，不需要將其他共有特征，例如透鏡和取景窗等照相機(jī)零部件都寫在前序部分中。在特征部分則應(yīng)當(dāng)記載快門改進(jìn)相關(guān)的必要技術(shù)特征。
值得注意的是，由于可以在獨立權(quán)利要求中省略完整相關(guān)必要技術(shù)特征，一旦獲得專利權(quán)后，對于其保護(hù)范圍的確定存在一些需要探討的問題。例如，所述被省略掉的完整相關(guān)必要技術(shù)特征是否構(gòu)成對專利權(quán)保護(hù)范圍的限定？以上述照相機(jī)相關(guān)發(fā)明為例，假設(shè)在專利權(quán)的存續(xù)期內(nèi)出現(xiàn)了一種新的照相機(jī)，其包括上述獨立權(quán)利要求中明確記載的全部必要技術(shù)特征（即問題相關(guān)必要技術(shù)特征），但是該新的照相機(jī)沒有采用透鏡，而是采用其他的光學(xué)元件來實現(xiàn)，也就是說，該新的照相機(jī)不具有上面討論的完整相關(guān)必要技術(shù)特征，則該新的照相機(jī)是否落入所述獨立權(quán)利要求的保護(hù)范圍？
最高人民法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第17條規(guī)定：專利法第五十六條第一款所稱的“發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求”，是指專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求書中明確記載的必要技術(shù)特征所確定的范圍為準(zhǔn)，也包括與該必要技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍。
注意到最高人民法院采用了“明確記載”這一表述，因此，在上述的例子中，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該新的照相機(jī)落入了所述獨立權(quán)利要求的保護(hù)范圍。
這里的問題實質(zhì)在于，完整相關(guān)必要技術(shù)特征在專利申請時雖然是構(gòu)成發(fā)明主題所不可缺少的技術(shù)特征，但是進(jìn)行侵權(quán)判定的時間基點不是申請日，而是以侵權(quán)行為發(fā)生時為分界點，即以侵權(quán)行為發(fā)生日來判斷被控侵權(quán)產(chǎn)品是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。換言之，完整相關(guān)必要技術(shù)特征雖然在申請日是使得發(fā)明主題得以成立所不可缺少的技術(shù)特征，但是隨著科技的進(jìn)展，在侵權(quán)行為日有可能已經(jīng)出現(xiàn)替代的方式，只要這些發(fā)展不對問題相關(guān)必要技術(shù)特征的實現(xiàn)產(chǎn)生影響，就不應(yīng)當(dāng)對專利權(quán)的保護(hù)范圍產(chǎn)生影響。因此，筆者認(rèn)為，所述被省略掉的完整相關(guān)必要技術(shù)特征不構(gòu)成對專利權(quán)保護(hù)范圍的限定。
正因為如此，在撰寫?yīng)毩?quán)利要求時，應(yīng)盡量避免記載完整相關(guān)必要技術(shù)特征，以免對申請人的利益帶來無謂的損失。
權(quán)利要求書是專利申請文件的核心組成部分，在專利申請、審批及授權(quán)后的專利運營等方面都起著重要的作用。鑒于權(quán)利要求書，尤其是其中的獨立權(quán)利要求的重要性，專利法實施細(xì)則第二十一條第二款明確了獨立權(quán)利要求的一種形式規(guī)范：“獨立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征?！?br />
由于專利法實施細(xì)則第二十一條第二款是專利實質(zhì)審查程序中審查權(quán)利要求書時的審查要點，并且是法定的無效宣告理由，因此，如果獨立權(quán)利要求缺少必要技術(shù)特征，將可能導(dǎo)致專利申請被駁回或者專利權(quán)的無效。反之，如果在獨立權(quán)利要求中記載了除必要技術(shù)特征之外的非必要技術(shù)特征，則由于發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，會縮小專利的保護(hù)范圍，直接影響到申請人的利益。因此，在專利申請文件的撰寫過程中，為了獲得質(zhì)量較高的專利申請文件，需要準(zhǔn)確理解“必要技術(shù)特征”這一法律概念。
專利法實施細(xì)則第二十一條第二款包含兩個要求：一個是獨立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，一個是獨立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。對這兩個要求之間的關(guān)系存在兩種不同的理解：一種觀點認(rèn)為這兩個要求是并列的關(guān)系，也就是說，即使記載了解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征，也不一定就能夠從整體上反映技術(shù)方案；另一種觀點認(rèn)為這兩個要求是實質(zhì)和形式的關(guān)系，即只要記載了解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征（形式），就一定能夠從整體上反映技術(shù)方案（實質(zhì)）。
對于上述問題，《審查指南》采用的是第二種觀點，其對“必要技術(shù)特征”作了如下說明：“必要技術(shù)特征是指，發(fā)明或者實用新型為解決其技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征，其總和足以構(gòu)成發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，使之區(qū)別于背景技術(shù)中所述的其他技術(shù)方案?！?br />
對于這一說明，如果僅從字面上理解，似乎存在矛盾之處。以《審查指南》舉出的一項有關(guān)照相機(jī)的發(fā)明為例，該發(fā)明的改進(jìn)之處僅在于照相機(jī)的快門。也就是說，為解決現(xiàn)有技術(shù)在照相機(jī)快門方面存在的技術(shù)問題，該發(fā)明對快門相關(guān)的技術(shù)特征進(jìn)行了改進(jìn)，并不涉及照相機(jī)的透鏡和取景窗等技術(shù)特征。在該發(fā)明中，解決技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征（即快門相關(guān)的技術(shù)特征）的總和似乎不足以構(gòu)成發(fā)明的技術(shù)方案（照相機(jī)）。
但是，仔細(xì)推敲，就可以發(fā)現(xiàn)上述字面理解的錯誤原因：對“為解決其技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征”這一表述的理解過于狹隘，局限于本發(fā)明相對現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻(xiàn)的那些技術(shù)特征。
對此，筆者認(rèn)為：“解決其技術(shù)問題”的表述中隱含了一個前提，即技術(shù)方案必須完整。也就是說，“解決其技術(shù)問題”的含義包括：提供一個完整的技術(shù)方案，該技術(shù)方案能夠解決現(xiàn)有技術(shù)存在的技術(shù)問題?；蛘哒f，解決技術(shù)問題的是一個完整的技術(shù)方案，為解決其技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征包括本發(fā)明相對現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻(xiàn)的那些技術(shù)特征，也包括與現(xiàn)有技術(shù)共有的，使得本發(fā)明的主題得以成立的技術(shù)特征。在上述照相機(jī)的例子中，解決技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征不僅包括本發(fā)明對現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻(xiàn)的改進(jìn)的快門相關(guān)的技術(shù)特征，還包括構(gòu)成照相機(jī)所必需的透鏡和取景窗等技術(shù)特征。
由此，可以將“必要技術(shù)特征”進(jìn)一步區(qū)分為兩種類型：
問題相關(guān)必要技術(shù)特征，是指與解決技術(shù)問題直接相關(guān)的必要技術(shù)特征，缺少這些技術(shù)特征，則無法解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的技術(shù)問題，例如上述例子的快門相關(guān)的技術(shù)特征；
完整相關(guān)必要技術(shù)特征，是指與解決技術(shù)問題關(guān)系不夠密切、但是與主題相關(guān)的技術(shù)特征，缺少這些技術(shù)特征，則技術(shù)方案不完整，不能構(gòu)成完整的發(fā)明主題，例如上述例子中的透鏡和取景窗。
細(xì)分下去，問題相關(guān)必要技術(shù)特征一般包括本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)共有的技術(shù)特征和本發(fā)明區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)、對現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征。例如，在上述照相機(jī)相關(guān)發(fā)明的例子中，快門是本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)共有的技術(shù)特征，對快門的改進(jìn)是本發(fā)明對現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征?？梢苑謩e稱之為已知必要技術(shù)特征和區(qū)別必要技術(shù)特征。
通常，完整相關(guān)必要技術(shù)特征是發(fā)明和現(xiàn)有技術(shù)共有的技術(shù)特征，一般會在發(fā)明主題中隱含體現(xiàn)，例如照相機(jī)這一術(shù)語會隱含“透鏡”和“取景窗”等技術(shù)特征；相應(yīng)地，撰寫?yīng)毩?quán)利要求時，對于能夠在發(fā)明主題中隱含體現(xiàn)出來的完整相關(guān)必要技術(shù)特征通常可以省略。
問題相關(guān)必要技術(shù)特征中的區(qū)別必要技術(shù)特征是發(fā)明相對現(xiàn)有技術(shù)有所區(qū)別的技術(shù)特征，是發(fā)明中對現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征，不會隱含在發(fā)明主題中。因此，在撰寫?yīng)毩?quán)利要求時，區(qū)別必要技術(shù)特征必須進(jìn)行記載。
而問題相關(guān)必要技術(shù)特征中的已知必要技術(shù)特征也是發(fā)明和現(xiàn)有技術(shù)共有的技術(shù)特征，一般會在發(fā)明主題中隱含體現(xiàn)，例如照相機(jī)這一術(shù)語會隱含“快門”這一技術(shù)特征；但是，撰寫?yīng)毩?quán)利要求時，如果省略已知必要技術(shù)特征，有時會造成對區(qū)別必要技術(shù)特征的記載不夠清楚。例如，在上述例子中，如果不記載“快門”這一技術(shù)特征，則會造成無法對“快門改進(jìn)相關(guān)技術(shù)特征”進(jìn)行描述。
也就是說，在撰寫?yīng)毩?quán)利要求時，一般可以省略完整相關(guān)必要技術(shù)特征，但是應(yīng)當(dāng)記載問題相關(guān)必要技術(shù)特征，以從整體上反映發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案。據(jù)此，《審查指南》提供的有關(guān)照相機(jī)的發(fā)明的例子中，其權(quán)利要求的前序部分只要寫出“一種照相機(jī)，包括布簾式快門”就可以了，不需要將其他共有特征，例如透鏡和取景窗等照相機(jī)零部件都寫在前序部分中。在特征部分則應(yīng)當(dāng)記載快門改進(jìn)相關(guān)的必要技術(shù)特征。
值得注意的是，由于可以在獨立權(quán)利要求中省略完整相關(guān)必要技術(shù)特征，一旦獲得專利權(quán)后，對于其保護(hù)范圍的確定存在一些需要探討的問題。例如，所述被省略掉的完整相關(guān)必要技術(shù)特征是否構(gòu)成對專利權(quán)保護(hù)范圍的限定？以上述照相機(jī)相關(guān)發(fā)明為例，假設(shè)在專利權(quán)的存續(xù)期內(nèi)出現(xiàn)了一種新的照相機(jī)，其包括上述獨立權(quán)利要求中明確記載的全部必要技術(shù)特征（即問題相關(guān)必要技術(shù)特征），但是該新的照相機(jī)沒有采用透鏡，而是采用其他的光學(xué)元件來實現(xiàn)，也就是說，該新的照相機(jī)不具有上面討論的完整相關(guān)必要技術(shù)特征，則該新的照相機(jī)是否落入所述獨立權(quán)利要求的保護(hù)范圍？
最高人民法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第17條規(guī)定：專利法第五十六條第一款所稱的“發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求”，是指專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求書中明確記載的必要技術(shù)特征所確定的范圍為準(zhǔn)，也包括與該必要技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍。
注意到最高人民法院采用了“明確記載”這一表述，因此，在上述的例子中，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該新的照相機(jī)落入了所述獨立權(quán)利要求的保護(hù)范圍。
這里的問題實質(zhì)在于，完整相關(guān)必要技術(shù)特征在專利申請時雖然是構(gòu)成發(fā)明主題所不可缺少的技術(shù)特征，但是進(jìn)行侵權(quán)判定的時間基點不是申請日，而是以侵權(quán)行為發(fā)生時為分界點，即以侵權(quán)行為發(fā)生日來判斷被控侵權(quán)產(chǎn)品是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。換言之，完整相關(guān)必要技術(shù)特征雖然在申請日是使得發(fā)明主題得以成立所不可缺少的技術(shù)特征，但是隨著科技的進(jìn)展，在侵權(quán)行為日有可能已經(jīng)出現(xiàn)替代的方式，只要這些發(fā)展不對問題相關(guān)必要技術(shù)特征的實現(xiàn)產(chǎn)生影響，就不應(yīng)當(dāng)對專利權(quán)的保護(hù)范圍產(chǎn)生影響。因此，筆者認(rèn)為，所述被省略掉的完整相關(guān)必要技術(shù)特征不構(gòu)成對專利權(quán)保護(hù)范圍的限定。
正因為如此，在撰寫?yīng)毩?quán)利要求時，應(yīng)盡量避免記載完整相關(guān)必要技術(shù)特征，以免對申請人的利益帶來無謂的損失。
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