文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 鄧象濤

　　商標代理機構自身對市場品牌具有熟知的優(yōu)勢，存在大量囤積商標，造成有限商標閑置浪費的現(xiàn)象。為了進一步規(guī)范商標行業(yè)秩序，2014年5月1日修改的《商標法》對商標代理機構申請注冊商標做了相應限定，體現(xiàn)在第十九條第四款“商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標”。為了進一步界定商標代理機構，商標局于2014年12月30日發(fā)布了“關于商標代理機構申請商標注冊的審查決定說明”，在說明中明確了以商標代理機構備案數(shù)據(jù)庫為基本依據(jù)，對于未備案的任何人可以通過異議程序或無效宣告程序?qū)υ撋虡艘蟛挥枳曰蛐鏌o效。該說明是目前官方僅有的對《商標法》第十九條第四款規(guī)定的代理機構做出的界定。對于已備案的代理機構是商標代理機構無疑，但未備案的機構如何認定為該條款規(guī)定的商標代理機構呢？本案將做以下分析：

　　首先我們需要界定商標代理機構的定義。《商標法實施條例》規(guī)定“商標法所稱商標代理機構，包括經(jīng)工商行政管理部門登記從事商標代理業(yè)務的服務機構和從事商標代理業(yè)務的律師事務所”，這個規(guī)定是從形式上的界定認為包含兩類：從事商標業(yè)務的服務機構和律師事務所，內(nèi)容上界定了從事商標代理業(yè)務。對于冠名以XX商標（知識產(chǎn)權）代理機構或律所歸入本文論述的代理機構無疑。但對于未備案的且經(jīng)營范圍含有商標代理、法律服務的其他機構是否也歸入商標代理機構應當慎重對待。

　　確實沒有開展商標代理業(yè)務的：筆者經(jīng)辦一個答辯案件，答辯人為北京小壕科技有限公司，經(jīng)營范圍為：技術推廣；專利轉(zhuǎn)讓；商標轉(zhuǎn)讓與代理服務；版權轉(zhuǎn)讓與代理服務；著作權代理服務；婚慶服務；家庭勞務服務；銷售日用雜貨、服裝鞋帽、針紡織品、辦公用文具、電子產(chǎn)品、工藝品（不含文物）、禮品、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備、家用電器、照相器材。對方認為我方主體的企業(yè)經(jīng)營范圍明確包含了商標代理服務項目，即為一代理機構，不能在商標代理業(yè)務以外的服務（商品）上注冊商標。然而答辯人北京小壕科技有限公司的主營業(yè)務并非是商標代理，并且實際上也根本沒有開展商標代理業(yè)務，如果只是營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍包含了商標代理的內(nèi)容就認定其為商標代理機構并限制其注冊商標，這對權利人將非常不公。因此，對企業(yè)經(jīng)營范圍包含商標代理業(yè)務的其他組織認定為《商標法》第十九條第四款的代理機構要以實際經(jīng)營為依據(jù)，即相關主體確實代理他人開展了商標代理業(yè)務，商標局只要在商標注冊系統(tǒng)里一查詢便知，具有可操作性，也符合立法的目的。

　　開展商標代理業(yè)務，但不是主營業(yè)務的：另一則案件，對方當事人為廣西南寧萬網(wǎng)電子商務服務有限責任公司，企業(yè)經(jīng)營范圍：商務服務，人力資源，營銷策劃、商品信息、文化、法律、餐飲、食品、教育、廣告、房地產(chǎn)、投資、家政、裝潢、軟件開發(fā)的咨詢，銷售電腦軟硬件、電子產(chǎn)品（除國家專控產(chǎn)品外）、通訊設備、日用百貨、服裝、鞋帽、文具用品、機械設備、五金交電、化妝品。經(jīng)營范圍包含了法律，異議人提交了該對方當事人在2009年商標代理案件排名名錄，證明該主體為從事商標代理業(yè)務的代理機構。商標局審查以違反《商標法》第十九條第四款規(guī)定，對其在第45類的“偵探公司、家政服務、喪葬、開鎖服務、交友服務、領養(yǎng)服務”等與商標代理服務無關的服務不予核準注冊。很明顯，商標局該決定認為其從事了商標代理業(yè)務就應當認定為商標代理機構，從法律含義解釋的層面，商標局該認定并無不妥。但該主體進行商標代理業(yè)務外還有更多的經(jīng)營范圍，現(xiàn)實中并多元化發(fā)展。由此認定該主體為代理機構便不能在其他經(jīng)營業(yè)務上注冊商標，即一朝代理他人注冊商標，終生為商標代理機構，從此不能在商標代理業(yè)務以外的商品及服務注冊商標，這明顯對該主體也是不公的。

　　由上可見，對于未備案的且經(jīng)營范圍含有商標代理業(yè)務的其他機構（即除專業(yè)商標代理機構和律所外）納入商標代理機構應當分情況。要以是否實際開展業(yè)務為準，否則就不能認定為商標代理機構，因為定性企業(yè)所屬行業(yè)的根本依據(jù)是實際經(jīng)營。對于從事商標代理業(yè)務但不是主營業(yè)務的當認定為商標代理機構，即便也存在不公也當執(zhí)行法律的規(guī)定。且其完全可以選擇終止代理業(yè)務（刪減經(jīng)營范圍）或另立公司的方法專門從事或不從事商標代理業(yè)務。同時，之所以產(chǎn)生以上對界定的分歧，關鍵是代理機構備案制度不健全，商標局應該規(guī)定未經(jīng)備案的不能從事商標代理業(yè)務，這樣就會從根本上解決了上述問題。且根據(jù)“法不溯及既往”的原則，對于2014年5月1日前申請、受讓商標的代理機構應不予追究責任。且從立法目的角度，充分運用《商標法》第四條、第七條的規(guī)定打擊商標代理機構以外的主體囤積商標，切實規(guī)范商標注冊的市場秩序。