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文/集佳知識產權代理有限公司 葛聰慧
申請人將撰寫完成的發明的申請文件提交到國家知識產權局以后，在該發明授權或駁回前，申請人可以依照《專利法》以及《專利法實施細則》的規定，對該發明的申請文件進行修改。申請人對申請文件的修改中，以對權利要求的修改為重點。下面結合一個實例，淺談筆者對權利要求修改的一點見解。
一、案例描述
申請人所提交的發明的申請文件中，獨立權利要求1請求保護技術方案A，權利要求2是權利要求1的從屬權利要求，權利要求2請求保護技術方案B，但是技術方案A與技術方案B是兩個相互獨立的并列的技術方案，因此，實質上權利要求2并不能作為權利要求1的從屬權利要求。
當發明的申請文件的權利要求出現上述缺陷時，一般情況下，常見的一種修改方式為，對技術方案A和技術方案B進行上位，獲得一個能夠涵蓋技術方案A和技術方案B的一個技術方案C，將技術方案C作為新的獨立權利要求，將保護技術方案A的權利要求和保護技術方案B的權利要求，分別作為該新的獨立權利要求的從屬權利要求。
上述修改方式是否被允許呢？筆者在下述內容中主要依據兩個法條進行詳細闡述，第一，專利法第33條的規定；第二，專利法實施細則的第51條的規定。
二、依據專利法第33條的規定進行闡述
專利法第33條規定：申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。
因此，在對發明的申請文件的權利要求進行修改時，修改后的權利要求需要符合專利法第33條的規定，即修改后的權利要求不能超出原說明書和權利要求書所記載的范圍。
那么，怎么判斷修改后的權利要求是否符合專利法第33條的規定呢？《專利審查指南》2010版第二部分第八章5.2.1.1中明確說明：“原說明書和權利要求書記載的范圍包括原說明書和權利要求書文字記載的內容和根據原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內容”。也就是說，修改后的權利要求若想滿足專利法第33條的規定，則需滿足下述兩個條件中的任意一個即可：
第一個條件，修改后的權利要求在原說明書和權利要求書中有明確的文字記載；
第二個條件，修改后的權利要求在原說明書和權利要求書中雖然沒有明確的文字記載，但是，可以根據原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定。
本文第一部分案例描述中，所采用的修改方式是，添加一個涵蓋技術方案A和技術方案B的一個技術方案C作為新的獨立權利要求。根據上述描述，對上述修改方式分析如下：
第一種情況，技術方案C在原說明書和權利要求書中有明確的文字記載。此時，技術方案C符合上述第一個條件，上述修改方式符合專利法第33條的規定。
第二種情況，技術方案C在原說明書和權利要求書中沒有明確的文字記載，但是，可以根據原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定。例如：技術方案C下位的實現方式有且只有兩種，一種是技術方案A，一種是技術方案B，原申請文件中記載了技術方案A和技術方案B，根據技術方案A和技術方案B可以直接地、毫無疑義地確定技術方案C。此時，技術方案C符合上述第二個條件，上述修改方式符合專利法第33條的規定。
第三種情況，技術方案C在原說明書和權利要求書中沒有明確的文字記載，并且，也不能根據原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定。也就是說，技術方案C保護了一個上位的實現方案，而原申請文件中僅僅記載了技術方案C的兩種下位的實現方案（技術方案A和技術方案B），例如，技術方案C還至少包括另一種下位的實現方案D。也就是說，根據原申請文件所記載的內容，無法直接地、毫無疑義地確定一個能夠包含技術方案D的技術方案C。此時，上述修改方式不符合專利法第33條的規定。
上述第一種情況下，第一部分案例描述中所述的發明的申請人，雖然沒有在本發明的權利要求中聲稱保護技術方案C，僅在說明書中記載了技術方案C，但是，該技術方案C也是本發明的申請人付出了創造性的勞動所得到的，從保護本發明的申請人的利益角度考慮，為了更正原權利要求的缺陷，添加該技術方案C的修改符合專利法第33條的規定。
上述第二種情況下，由于技術方案C僅包括技術方案A和技術方案B兩種實現方式，本發明的申請文件中所記載的技術方案A和技術方案B，等同于記載技術方案C，即本發明的申請人得到技術方案A和技術方案B所付出的創造性的勞動，等同于得到技術方案C所付出的創造性的勞動，為了更正原權利要求的缺陷，添加該技術方案C的修改方式符合專利法第33條的規定。
但是，在上述第三種情況下，若是將技術方案C添加到本發明的權利要求中，該技術方案C中包含技術方案D，即在原申請文件中添加了新的技術方案D。而專利法第33條的立法本意是不允許增加新的內容，上述修改顯然是不符合專利法第33條的規定的。
此外，從另一個角度考慮，若允許將技術方案C添加到本發明權利要求中，會影響在后申請人的利益。技術方案A和技術方案B，是與技術方案D并列的技術方案，本發明的申請人僅付出了得到技術方案A和技術方案B的創造性勞動，而沒有付出得到技術方案D的創造性勞動，即本發明的申請人獲得了一個沒有付出創造性勞動的技術方案D。若在后申請保護技術方案D，則在后申請則落入了本發明修改后的權利要求的保護范圍內。此時，在后申請的申請人利益受到損失，而本發明的申請人卻獲得了一個其并未付出創造性勞動的技術方案D。
綜上所述，第一種情況和第二種情況下，添加技術方案C作為新的獨立權利要求符合專利法第33條的規定，而第三種情況下，添加技術方案C作為新的權利要求不符合專利法第33條的規定，是不被允許的。
并且，還需要注意的是，在審查過程中，由于各種因素即使在第三種情況下該申請文件被授權了。在無效程序中，新的獨立權利要求也能夠以不符合專利法第33條的規定的原因而被無效。
那么是不是符合專利法第33條的規定，添加技術方案C作為新的獨立權利要求的修改方式就是被允許的呢？下面依據專利法實施細則的第51條的規定進行詳細闡述。
三、依據專利法實施細則第51條的規定進行闡述
專利法實施細則第51條第1款規定：發明專利申請人在提出實質審查請求時以及在收到國務院專利行政部門發出的發明申請進入實質審查階段通知之日起的3個月內，可以對發明專利申請主動提出修改。專利法實施細則第51條第3款規定：申請人在收到國務院專利行政部門發出的審查意見通知書后對專利申請文件進行修改的，應當針對通知書指出的缺陷進行修改。專利法實施細則第51條規定了兩種修改的情況：第一種情況是主動修改，第二種情況是被動修改。
專利法實施細則第51條第1款規定的發明的申請文件的主動修改時機有兩個，一個是提出實質審查請求時，另一個是收到國務院專利行政部門發出的發明申請進入實質審查階段通知之日起的3個月內。若申請人發現第一部分案例描述中原權利要求的缺陷，在滿足專利法第33條的前提下，可以在上述兩個主動修改的時機添加技術方案C作為新的獨立權利要求，即上述修改是被允許的。
專利法實施細則第51條第3款規定的發明的申請文件的被動修改，指的是對申請文件針對審查意見通知書中所指出的缺陷進行修改。按照專利法實施細則第51條第3款的規定，即使添加技術方案C作為新的獨立權利要求符合專利法第33條的規定，若審查意見通知書中并沒有指出第一部分案例描述中原權利要求的缺陷，該添加技術方案C作為新的獨立權利要求的修改方案也是不被允許的，不符合專利法實施細則第51條第3款的規定。
這樣規定的原因是什么呢？專利審查指南2010版第二部分第八章5.2.1.3中明確說明了“當出現下列情況時，即使修改的內容沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍（即修改的內容符合專利法第33條的規定），也不能被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修改，因而不予接受”。其中，下列情況包括：
?。?）主動刪除獨立權利要求中的技術特征，擴大了該權利要求請求保護的范圍；
?。?）主動改變獨立權利要求中的技術特征，導致擴大了請求保護的范圍；
?。?）主動將僅在說明書中記載的與原來要求保護的主體缺乏單一性的技術內容作為修改后權利要求的主題；
?。?）主動增加新的獨立權利要求，該獨立權利要求限定的技術方案在原權利要求書中未出現過；
?。?）主動增加新的從屬權利要求，該從屬權利要求限定的技術方案在原權利要求書中未出現過。
上述5種情況，前4種情況都與獨立權利要求有關，可以看出，專利法實施細則第51條第3款的規定主要是針對審查過程中擴大獨立權利要求的保護范圍或者新增獨立權利要求的情況。但是，在主動修改時，就沒有排除上述5種情況。也就是說，在專利法實施細則第51條第1款所規定的主動修改時機時，可以允許申請人進行上述5種情況的修改。審查員會對修改后的申請文件依法進行審查。而超過了國務院專利行政部門發出的發明申請進入實質審查階段通知之日起的3個月后，申請人進行上述5種情況的修改，會產生影響正常審查程序的問題，為了避免上述問題，不允許申請人進行上述5種情況的修改。
由上述分析可知，本文第一部分案件描述中的修改方式，即為上述所列的5種情況中的第4種。若審查意見通知書中指出本文第一部分案件描述中權利要求的缺陷，在符合專利法第33條規定的前提下，添加技術方案C作為新的獨立權利要求的修改方案是被允許的。若審查意見通知書沒有指出本文第一部分案件描述中權利要求的缺陷，即使符合專利法第33條規定，添加技術方案C作為新的獨立權利要求的修改方案也是不被允許的。
若審查意見通知書沒有指出本文第一部分案件描述中權利要求的缺陷，申請人若想克服該缺陷該如何處理呢？第一種處理方式：若原申請文件中對技術方案C有明確的文字記載，申請人可以將技術方案C分案申請，或者申請一個在后申請，保護技術方案C，要求第一部分案件描述中發明的優先權。第二種處理方式：若原申請文件對技術方案C沒有明確的文字記載，而原申請文件中所記載的技術方案A和技術方案B可以直接地、毫無疑義地確定技術方案C時，則可以申請一個在后申請，保護技術方案C，要求第一部分案件描述中發明的優先權。第三種處理方式：將原申請文件中的從屬權利要求2修改為一個與權利要求1并列的獨立權利要求?？梢岳斫獾氖牵谌N處理方式無法保護上位的技術方案C，保護范圍較小，可以在添加技術方案C作為新的獨立權利要求的修改方案不符合專利法第33條的規定時使用。
在實務操作中，當添加技術方案C作為新的獨立權利要求的修改方案滿足專利法第33條規定時，若審查意見通知書沒有指出本文第一部分案件描述中權利要求的缺陷，申請人可以與審查員溝通該添加技術方案C作為新的獨立權利要求的修改方案，審查員會依據是否影響審查程序的角度做出是否允許該修改的結論。
并且，還需要注意的是，在審查過程中，當添加技術方案C作為新的獨立權利要求的修改方案滿足專利法第33條規定時，申請人對申請文件按照上述修改方案進行了修改，即使不符合專利法實施細則第51條第3款的規定，但是，只要該申請被授權，在無效程序中，該保護技術方案C的新的獨立權利要求也是有效的。
四、結論
針對本文第一部分案件描述中權利要求的缺陷，所采用的修改方案為添加技術方案C作為新的獨立權利要求。首先，該修改方案要滿足專利法第33條的規定。其次，該修改方案符合專利法第33條規定的前提下，一方面可以在專利法實施細則第51條第1款規定的兩個主動修改的時機進行主動修改，另一方面也可以在滿足專利法實施細則第51條第3款的規定的情況下進行被動修改。當該修改方案符合專利法第33條規定，但是不符合專利法實施細則第51條第3款的規定時，可以采用分案或者要求優先權的方式獲得一個保護技術方案C的新申請。
以上為筆者的個人觀點，若有不妥之處，還請讀者批評指正。
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