文/北京集佳知識產權代理有限公司 宋洋
自2020年12月27日美國前總統特朗普簽署《商標現代化法案》（TMA），2021年12月美國專利商標局（USPTO）又對法案再次修訂，公布了最終的實施條款。該法案于2021年12月18日已正式生效。為更好地規范商標所有人對商標的申請和注冊，進一步打擊非出于商業使用為目的的申請及對商標權利的“占坑”行為，法案中新增了兩項單方撤銷程序（ex parte cancellation proceedings）——重新審查程序（Reexamination）和刪除程序（Expungement）。USPTO于2021年12月27日起正式受理針對該兩項程序的申請。近日，根據USPTO官網的最新公告顯示，已有部分注冊商標被提交了前述兩項單方撤銷程序，即前述兩項程序已正式進入實踐階段。
相較于美國雙方撤銷（無效）程序（在美國商標法中統稱Cancellation，但相應主張的具體理由上作出了與國內商標撤銷及無效理由類似的區分）, 新實施的兩個單方程序相當于給了撤銷申請人一個更快捷、高效、經濟的選擇。筆者對上述兩個新的單方程序以及原雙方撤銷程序進行對比，以便廣大國內的美國商標所有人能夠對上述程序有更清晰的了解。
首先簡要介紹一下雙方撤銷程序，其參照聯邦民事訴訟規則，程序較為復雜且耗時較久。由撤銷申請人（petitioner）向美國專利商標局商標審判與上訴委員會（TTAB）遞交申請，被申請人自官方通知之日起40天內進行答辯。答辯完成后，后續還有漫長的搜證（Discovery）——審查（Trial）——簡短陳述（Briefs）——口頭辯論（Oral argument）階段，直至下發裁定。每個階段均需訴答雙方參與，整個程序約1-2年，如申請延期則可能持續更久。因其復雜程度及高昂費用，大部分案件以和解或一方放棄而告終，其中相當一部分案件在審查（Trial）階段前即完結。
而對于新增的兩個單方撤銷程序，針對符合條件的注冊商標，任何人（any person）均可作為撤銷申請人直接向專商局局長（USPTO Director）遞交重新審查程序（Reexamination）和刪除程序（Expungement）的申請，此外，專商局局長在必要時也可依職權主動啟動重新審查程序（Reexamination）和刪除程序（Expungement）。
下文簡要介紹關于兩個單方撤銷程序的要點。
一、撤銷基礎
（1）重新審查程序（Reexamination）
針對在“相關日期”之時或之前在相關商品/服務上在美國無商業使用的注冊商標。即：
對于以實際使用為基礎遞交的商標（Section 1(a) basis），“相關日期”為商標申請日。
對于以打算使用為基礎遞交的商標（Section 1(b) basis），包含修改提交基礎為打算使用的商標，“相關日期”為提交使用聲明的到期日（expiration of the deadline for filing a statement of use）或申請修改提交基礎之日（the filing date of an amendment to allege use），二者中較晚者。
（2）刪除程序（Expungement）
針對從未在相關商品/服務上在美國進行商業使用的注冊商標。
二、撤銷申請需滿足的條件
（1）非美國申請人的，需指定有相應執業資格的美國律師。
（2）在提交申請的同時提交針對注冊商標未在美國進行商業使用的合理調查（reasonable investigation）的聲明，需在聲明中披露調查的來源、時間和方式以及產生的信息和證據。——需注意，使用互聯網搜索引擎進行的單一搜索可能不會被視為合理調查。如該合理調查不能確立商標在美國無商業使用，則專商局局長可能直接拒絕啟動單方撤銷程序，且該拒絕決定是不可上訴的。
（3）撤銷提交的時間
重新審查程序（Reexamination）：商標注冊后5年內。
刪除程序（Expungement）：
2023年12月27日前：商標注冊滿3年。
2023年12月27日后：商標注冊3-10年間。
（4）撤銷的官費：USD400/類。
三、撤銷流程
（1）撤銷申請人提交撤銷申請后，不會對后續程序有進一步的參與。撤銷申請會被記錄在美國官網信息頁并郵件告知商標注冊人。但商標注冊人在程序正式啟動并收到審查員下發的官方正式通知（Office Action）前，無需答復。
（2）由不同申請人針對同一注冊商標提起的撤銷申請，經專商局局長審查后，可以并案處理。
（3）商標注冊人需在收到官方通知（Office Action）起三個月內（可申請一個月延期）提交答復。需在答復中提交使用證據或刪除未使用的商品/服務。以他國注冊為基礎（44(e) basis）或馬德里指定美國（66(a) basis）的商標，可以提供合理的不使用原因（如疫情影響，進出口政策受限等）作為證據。
（4）下發撤銷裁定，針對裁定不服的商標注冊人可以在3個月內（不可延期）向TTAB申請上訴（Appeal）或向原審查員申請重新考慮（reconsideration）。
四、注意事項
（1）同一申請人可以同時對相同注冊商標提交重新審查程序（Reexamination）和刪除程序（Expungement）兩種撤銷程序，但需分別各自提交。
（2）在答復中僅可以刪除被提起撤銷的商品/服務，而不可以進行修改。
（3）在單方撤銷程序中成功提交使用證據維持商標注冊有效的，則同一撤銷申請人不能就相同理由再次提起單方撤銷（禁反言原則），但并不影響其進一步向TTAB提起雙方撤銷程序。
綜合以上，不難看出新的單方撤銷程序并非取代雙方撤銷程序，而是給與撤銷申請人額外的選擇，無論單方撤銷程序的結果如何，均不影響進一步提起雙方撤銷程序的可能。此外，過往的雙方撤銷程序實踐中如商標注冊人中途放棄，則大概率商標將被整件撤銷，雖TTAB官方也曾下發一些部分撤銷的裁定，但相對來說并非主流。而在單方撤銷程序中，審查指南中明確表示審查員將根據案件具體情況（即被提交撤銷的具體商品/服務，和商標注冊人的答復情況）決定部分或者全部撤銷。這樣的機制能夠更加及時、靈活地保護注冊商標的權利范圍，同時為訴答雙方節省時間和金錢成本。
上述單方撤銷程序的正式實施，對于許多國內的美國商標所有人來說將是一個頗為嚴峻的挑戰。對于已擁有美國注冊商標的商標所有人，建議積極進行自查并及時積累商標使用證據，在未實際使用的商品/服務上提前提交商品刪減（USPTO亦鼓勵此類合理刪減，并對提交注冊滿5-6年使用聲明前的注冊商標，免除提交商品刪減的官費USD100）；對于未來打算申請商標的申請人，則建議在提交商標申請時即按照實際的主營范圍對申請的商品/服務嚴格按照實際使用或打算使用的范圍進行細化描述，以避免未來卷入不必要的商標爭議中而付出額外的成本，或直接導致整件商標失效而影響到企業的商業利益。
參考資料：
【1】USPTO Trademark Examination Guide 1-21，Expungement and Reexamination Proceedings Under the Trademark Modernization Act of 2020