文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 韓宏星
在美國(guó)專利法中，存在一種被稱為“inherency”或“inherent anticipation”的特殊公開情形，按字面可以稱為“固有占先”或“固有公開”。
我們知道，在當(dāng)今大多數(shù)國(guó)家包括中國(guó)在內(nèi)的專利實(shí)踐下，現(xiàn)有技術(shù)的公開一般可分為兩種情況：文獻(xiàn)公開和使用公開。文獻(xiàn)公開屬于書面公開，使用公開則屬于行為公開。在專利審查實(shí)踐中，審查員提出新穎性質(zhì)疑時(shí)通常需要給出證據(jù)：或者是文獻(xiàn)證據(jù)，或者是使用公開證據(jù)。
固有占先或固有公開，則是一種不同于上述書面公開和使用公開的獨(dú)特“公開”方式，在美國(guó)專利實(shí)踐下，這一原則可用來(lái)評(píng)價(jià)102條下的新穎性（占先），也可用來(lái)評(píng)價(jià)103條下的非顯而易見(jiàn)性，因此有必要對(duì)此進(jìn)行了解和關(guān)注。
一、固有公開是一個(gè)事實(shí)問(wèn)題
現(xiàn)有技術(shù)中的固有教導(dǎo)，一般作為一個(gè)事實(shí)問(wèn)題，出現(xiàn)在占先和顯而易見(jiàn)性的質(zhì)疑中。在判斷固有公開時(shí)，USPTO有以下幾個(gè)原則或觀點(diǎn)：
A.舊的東西在發(fā)現(xiàn)其新性質(zhì)時(shí)不能使其變得具有可專利性
根據(jù)Atlas Powder Co.v.IRECO Inc.，190 F.3d 1342，1347，51 USPQ2d 1943，1947 (Fed.Cir.1999)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)中物質(zhì)的以前未被發(fā)現(xiàn)的特性，或?qū)ΜF(xiàn)有技術(shù)的功能的科學(xué)解釋，并不能賦予該舊物質(zhì)以可專利性。因此，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)中已經(jīng)固有存在的新用途、新功能或未知性質(zhì)，并不必然賦予某權(quán)利要求以可專利性。在In re Crish，393 F.3d 1253，1258，73 USPQ2d 1364，1368 (Fed.Cir.2004)中，法院認(rèn)為“僅僅發(fā)現(xiàn)已知物質(zhì)的性質(zhì)不能使其成為新的，對(duì)現(xiàn)有技術(shù)物質(zhì)的鑒定和表征也不會(huì)使其成為新的”。
B.在發(fā)明時(shí)固有性質(zhì)不需要被識(shí)別
這一原則指出，不需要本領(lǐng)域技術(shù)人員在做出發(fā)明時(shí)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到該固有公開。在SmithKline Beecham Corp.v.Apotex Corp案中，專利要求保護(hù)的是一種半水合物形式，發(fā)明人發(fā)現(xiàn)無(wú)水合物（已知化合物）在放置過(guò)程中會(huì)有少部分發(fā)生轉(zhuǎn)晶行為，轉(zhuǎn)變成半水合物。法院認(rèn)為，現(xiàn)有技術(shù)的無(wú)水合物在放置過(guò)程中必然存在少部分轉(zhuǎn)化為半水合物，因此半水合物是客觀存在的。雖然現(xiàn)有技術(shù)沒(méi)有公開這一固有性質(zhì)（晶型轉(zhuǎn)變），但它是現(xiàn)有技術(shù)中必然存在的，因此破壞新穎性；另一方面，固有占先不需要本領(lǐng)域認(rèn)識(shí)到，出于為公眾保留生產(chǎn)、使用和銷售現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品或方法的自由的考慮，承認(rèn)固有占先，而不管他們是否理解其構(gòu)造或原理。
C.當(dāng)現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品除了未聲明固有性質(zhì)外基本相同時(shí)，可以基于35 U.S.C. 102 或103駁回
對(duì)于涉及某一功能或性質(zhì)的產(chǎn)品而言，當(dāng)現(xiàn)有技術(shù)中的產(chǎn)品除了沒(méi)有明示公開該功能或性質(zhì)外，與專利申請(qǐng)中要求保護(hù)的產(chǎn)品基本相同時(shí)，審查員可以基于35 U.S.C. 102 或103駁回申請(qǐng)。
當(dāng)然，還應(yīng)認(rèn)識(shí)到的是，某一性質(zhì)、功能或結(jié)果可以在現(xiàn)有技術(shù)中出現(xiàn)或發(fā)生這一事實(shí)并不足以確立固有公開的結(jié)論。
二、審查員的舉證方式
在審查中，審查員負(fù)有提供合理推理或固有公開證據(jù)的舉證責(zé)任。請(qǐng)注意，這里，審查員可以僅提供推理過(guò)程，這是與中國(guó)審查實(shí)踐明顯不同的地方。在中國(guó)，在技術(shù)特征的公開問(wèn)題上，審查員需要提供現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)或使用公開證據(jù)，僅靠推理是不夠的；而美國(guó)審查員可以以推理作為工具完成說(shuō)理。這里的推理就是一種“邏輯”工具。如前面提到的SmithKline Beecham Corp.v.Apotex Corp案，審查員可以僅根據(jù)發(fā)明人在申請(qǐng)說(shuō)明書中的描述，從邏輯上推斷現(xiàn)有技術(shù)中必然存在由無(wú)水合物在放置過(guò)程中部分轉(zhuǎn)化成的半水合物，從而完成其推理責(zé)任。顯然，除了事實(shí)證據(jù)，邏輯推理（包括技術(shù)推理）在這里可以成為審查員可以使用的有力工具。這是美國(guó)審查員在固有占先或固有公開問(wèn)題上占據(jù)的一個(gè)審查優(yōu)勢(shì)。
三、申請(qǐng)人可用的爭(zhēng)辯思路
一旦審查員提供了證據(jù)或推理后，舉證責(zé)任就轉(zhuǎn)移到了申請(qǐng)人。USPTO可以要求申請(qǐng)人證明現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品不一定或固有地具有其聲稱的產(chǎn)品的特征。無(wú)論是對(duì)于基于 35 USC 102 下的固有占先，還是對(duì)于基于 35 USC 103 的初步顯而易見(jiàn)性（“prima facie obviousness”），舉證責(zé)任都是相同的。
這時(shí)的舉證責(zé)任有點(diǎn)類似于product-by-process型權(quán)利要求所需要的舉證責(zé)任。在 Fitzgerald，619 F.2d 67，70，205 USPQ 594，596 (CCPA 1980) (引用 Best，562 F.2d at 1255)。
在 Fitzgerald案中，權(quán)利要求涉及一種自鎖螺紋緊固件，該緊固件包括金屬螺紋緊固件，該金屬螺紋緊固件具有粘合到其上的可結(jié)晶熱塑性塑料片。該權(quán)利要求進(jìn)一步說(shuō)明該熱塑性塑料具有降低的結(jié)晶收縮程度。該說(shuō)明書公開了鎖定緊固件是通過(guò)加熱金屬緊固件以熔化壓在金屬上的熱塑性坯料而制成的。在熱塑性塑料粘附到金屬緊固件上后，最終產(chǎn)品通過(guò)在水中淬火冷卻。審查員根據(jù)Barnes 的一項(xiàng)美國(guó)專利做出了駁回。Barnes教導(dǎo)了一種自鎖式緊固件，其中熱塑性塑料片是通過(guò)將熱塑性塑料粉末沉積在金屬緊固件上然后加熱制成的。最終產(chǎn)品在環(huán)境空氣中通過(guò)冷卻空氣或通過(guò)將緊固件與水槽接觸來(lái)冷卻。法院首先指出，這兩個(gè)緊固件相同或僅略有不同。“這兩種緊固件具有相同的用途，采用相同的可結(jié)晶聚合物（尼龍11），并具有通過(guò)熔化然后冷卻聚合物形成的粘附塑料貼片”。法院隨后指出，委員會(huì)發(fā)現(xiàn)可以合理地預(yù)期Barnes的冷卻速度會(huì)導(dǎo)致聚合物具有所聲稱的結(jié)晶收縮率。申請(qǐng)人沒(méi)有用收縮率確實(shí)不同的證據(jù)來(lái)反駁這一發(fā)現(xiàn)。他們只爭(zhēng)辯說(shuō)結(jié)晶收縮率取決于冷卻速度，并且Barnes的冷卻速度比他們的慢得多。因?yàn)槔鋮s速度的差異并不一定會(huì)導(dǎo)致收縮率的差異，所以需要客觀證據(jù)來(lái)反駁 35 U.S.C.102/103初步證據(jù)。
在美國(guó)專利實(shí)踐中，針對(duì)“固有占先”（inherent anticipation），有學(xué)者總結(jié)出了“兩步測(cè)試法”的思路。該測(cè)試方法如下：
A.確定現(xiàn)有產(chǎn)品或方法是否可用于任何目的；如是，則否定固有占先；如否，則進(jìn)行下一步測(cè)試；
B.如果現(xiàn)有產(chǎn)品或方法有用，則確定所述產(chǎn)品或方法是否是在不尋常或偶然條件下獲得或發(fā)生的。如是，則否定固有占先。
盡管本測(cè)試方法并非法院確定的原則，但卻是根據(jù)大量法院判例尤其是最高院和CAFC的多個(gè)判例抽提和總結(jié)出的，因此這一測(cè)試法整體上是符合法院的判斷原則和思路的。
在此兩步法測(cè)試中，如何判斷產(chǎn)品或方法是否是在不尋常或偶然條件下獲得或發(fā)生的將成為影響結(jié)果的關(guān)鍵。這有點(diǎn)類似于“單行道”理論，如果某結(jié)果在通常條件下自然發(fā)生，則大概率屬于“無(wú)腦”行為帶來(lái)的結(jié)果，這時(shí)可以直接否認(rèn)有意識(shí)參與或有目的操作的影響，從而可以合理導(dǎo)致確認(rèn)偶然占先的結(jié)論。反之，如果某結(jié)果在通常條件下難以發(fā)生，需要非常規(guī)條件或偶然條件下才發(fā)生，那么顯然這一結(jié)果發(fā)生不具典型意義，而發(fā)明人對(duì)這一結(jié)果的認(rèn)識(shí)滲透了其個(gè)人的影響，構(gòu)成了對(duì)現(xiàn)有技術(shù)知識(shí)的貢獻(xiàn)，這一結(jié)果便不再是自然發(fā)生的事實(shí)，不是固有的結(jié)果，這是應(yīng)該否定偶然占先，而應(yīng)該確認(rèn)發(fā)明人的貢獻(xiàn)。