文/北京市集佳律師事務所 戈曉美
企業出海的知識產權風險問題，是個老生常談的話題，也是個常談常新的話題。世紀之交我國DVD企業出海時曾在知識產權方面遭遇慘痛教訓，二十幾年過去了，我國企業的技術實力和自主研發水平顯著提升，企業的知識產權保護意識和保護水平大幅提高。與此同時，世界經濟和貿易發生深刻變化，以美國為首的西方國家以知識產權問題作為主要發力點，不斷加強對我國企業的打壓態勢，企業在進入國際市場時面臨著嚴峻的知識產權風險和應對考驗，企業知識產權風險防控及訴訟應對工作的重要性不言而喻。
一、中國企業出海面臨的新環境
?。ㄒ唬┲R產權日益成為國家發展的戰略性資源和國際競爭力的核心要素
日本早在2002年就提出了知識產權立國的戰略，當時日本政府對于世界產業發展規律進行了總結，認識到靠資源和靠設備的時代已經過去了，當今時代要靠知識產權，重視知識產權是產業發展的必然趨勢。由此，日本完成了從“貿易立國”、“科技立國”到“知識產權立國”的戰略升級。
我國在2008年提出《國家知識產權戰略綱要》，在2021年又提出了《知識產權強國建設綱要（2021-2035年）》，旨在統籌推進知識產權強國建設，全面提升知識產權創造、運用、保護、管理和服務水平，這標志著我國從知識產權大國到知識產權強國的轉變。
2023年1月5日，美國總統拜登簽署了《2022保護美國知識產權法案》，該法案規定總統應當將其認為可能或已經對美國的國家安全、外交政策或經濟穩定構成重大威脅的外國個人和實體列入報告，實施制裁，不以企業向法院對外國個人和實體提出民事或刑事指控為前提，這意味著美國商業秘密保護體系進一步被加強，并逐漸傾向于運用更加迅速、靈活的行政手段，多角度制裁商業秘密侵權行為，以維護美國本土企業的競爭優勢。
（二）幾個主要國家和地區的知識產權保護特點
在美國，需要特別注意NPE（Non-Practicing Entity），據統計顯示，2022年美國地區法院近60%的訴訟由NPE發起。NPE，即非專利實施主體，是指本身不進行生產經營，專門依靠購買專利和專利訴訟獲利的商業模式，也叫專利蟑螂。德國和法國都是歐盟重要的成員國，尤其在全球展覽業領域占據重要角色，對展會知識產權保護力度是非常強的。荷蘭的海牙法院，是審理復雜專利侵權訴訟案件的一個重要法院。英國是世界上最早給予知識產權保護的國家，它的知識產權保護制度非常完備，對侵權行為的打擊力度也是非常大的。還有2023年6月1日開始啟用的歐洲統一法院，這意味著專利權人可以通過一個訴訟在所有成員國范圍內主張禁令，將大大降低專利法律保護的復雜性和成本。
由此可見，美國和歐洲這些發達國家地區，對于知識產權的保護都是非常強的，對于侵權行為的打擊力度也是非常大的。
二、企業出海知識產權風險防控
（一） 企業出海知識產權風險類型
專利權的本質在于以公開換保護，也即企業以專利的形式公開技術方案，國家給予其合法的壟斷權。未經專利權人的授權，他人不能制造、銷售、許諾銷售、進口、使用侵犯專利權的產品或者專利方法。一旦被認定為侵權行為，最直接的后果是：被控侵權人將被要求停止生產、銷售行為，下架侵權產品，面臨高額的損害賠償；在展會上的話還可能被要求撤展和扣押展品和人員；專利侵權的間接后果是損害企業的商譽和信譽，損害企業形象。
知識產權的風險類型主要包括這四個方面：
第一是展會，歐盟執法部門常常會針對我國展臺進行大面積的檢查，我國企業曾多次在海外參展時因知識產權問題遭遇重創。例如展會前展品被沒收，展會進行中展臺被查封，參展人員被抓，參展企業被組織方拒絕參展。
第二是直接的侵權訴訟，除了前面提到的一旦被認定侵權了，有停產、停售和巨額賠償的后果之外。臨時禁令的情況需要特別注意，臨時禁令是指在訴前或訴中程序中，法院應權利人的請求而發出的要求侵權行為人停止制造、銷售、許諾銷售、進口等行為的臨時性命令。臨時禁令的特點在于快速、突襲，因其快捷有效的特點，經常被權利人采用。
第三是海關扣押，目前大部分國家都實行知識產權海關保護制度。海關基于權利人的知識產權備案，可以對過境的有侵權嫌疑的貨物采取強制扣押。
第四是知識產權相關貿易調查。知識產權貿易調查是一種準司法調查程序，當前國際上與知識產權貿易相關的貿易調查主要有：美國“337調查”、特別301調查以及歐盟的對相關不公平貿易措施的調查等。以337調查為例，這是美國一種特有制度，是進入美國海外市場必須重點關注的風險，其后果可能導致企業的相關產品、乃至全行業的相關產品都無法進入美國市場。
?。ǘ┢髽I出海知識產權風險防控措施
企業知識產權的風險防控，核心在于以下兩個方面：
一是要進行專利風險排查工作，即FTO。
專利信息是完全公開的，因此專利的侵權風險是可預知的，這使得企業可以提前排查侵權風險并提前做好風險應對處置預案。FTO全稱Free to Operate，即專利的自由實施，是指技術實施人在不侵犯他人專利權的情況下自由實施。FTO的工作步驟包括確定檢索主題和檢索范圍、專利檢索、技術標引、風險定級、風險排除五個步驟。FTO工作的本質就是通對專利情報信息的分析，提前排查專利風險并消除專利風險的過程。我們建議，在一開始，在產品的研發階段，企業的IPR就要介入，就要開始避免知識產權侵權，最晚要在產品上市前徹底排查。
二是主動的專利布局及反布局。
最好的防御是進攻。進行專利的分析和布局尤為重要，要在自己的優勢領域進行專利布局，通過對自有技術的專利布局，可以從被動化為主動，發展出未來能制衡競爭對手的專利。特別是要重視以對抗競爭對手為目標的專利布局，也就是，對標競爭對手的核心產品和研發方向進行專利布局。一旦競爭對手挑起知識產權糾紛，一方面，企業應當積極應訴，另一方面，企業要主動找機會反制對方，以達到互相制衡的目的。
三、企業出海知識產權訴訟應對
（一）我國企業在美知識產權糾紛概況
我國企業在美國知識產權糾紛一直處于高發態勢。以下分享一下《2022年中國企業在美知識產權糾紛調查報告》中的幾個數據：中企在美知識產權訴訟新立案共986起，環比增長14.39%；在美糾紛共涉及中國企業9569家次，較上年增長75.06%；98.16%的中國企業為被告；專利訴訟平均判賠額382.1萬美元；專利訴訟審結平均周期480天。由此可見，一旦在美國卷入專利侵權訴訟，就意味著加入了一場耗時耗資的“馬拉松”，如果產品被判定專利侵權，還可能會面臨高額的侵權賠償、喪失市場、損害企業形象與損失業務機會等一系列蝴蝶效應。
?。ǘ┪覈髽I在美知識產權訴訟應對策略
第一，沉著冷靜，耐心周旋，擅于借助外力。
自亂陣腳、舉手投降不可取，置之不理是最壞的應對。例如，如果企業對收到的律師函置之不理，可能會迫使權利人申請臨時禁令或者提起訴訟。如果未來被法院認定侵權成立，侵權人將會因故意侵權承擔懲罰性賠償責任。再例如，如果不按時應訴，則法院作出缺席判決，結果往往是被告敗訴，還需要承擔因訴訟產生的費用。建議企業在海外遭遇侵權訴訟時，首先應當積極配合當地司法行政部門的協調處理，同時要積極尋找一切維權途徑，盡力降低企業損失。
知識產權糾紛是專業性較強的領域，建議企業在遭遇侵權糾紛時，一定要尋求專業律師的幫助。日常在可能涉及知識產權海外糾紛的重點國家和地區要維護一些合作伙伴關系，必要時可以向當地或者我國有關部門派駐的知識產權工作站等機構，例如行業協會、產業聯盟、知識產權維權援助中心等尋求維權協助。另外，企業還應組建專門的知識產權團隊，知識產權糾紛的應對需要知識產權團隊與企業的技術部門、市場部門、行政部門、財務部門、公關部門一起，與外部專業律師一起協同工作，并肩作戰。
第二，熟悉知識產權規則，真正的尊重知識產權。
程序方面，被控侵權人可以從對方訴訟主體資格、管轄權異議、訴訟時效等方面進行抗辯；實體方面，可以從專利無效抗辯、不侵權抗辯、現有技術抗辯、權利用盡抗辯、先用權抗辯等方面積極應訴。如企業日常知識產權工作到位的話，企業所遭遇的訴訟所依據的權利基礎很可能是在前期FTO工作中排查出來的風險專利，此處的專利無效抗辯也可以是前述FTO排查分析工作中已經事前準備好的證據材料。
另外，如果企業自身有一定的知識產權積累，則可以考慮針對對方的產品提出反制訴訟。從對國家司法制度的熟悉程度來考慮，建議反制訴訟地在中國進行。提起反制訴訟，一方面能夠向對方表明積極應戰的態度，更重要的是給對方施加壓力，迫使對方走向談判桌，謀求和解。
世界各國的知識產權制度看起來相似，實際上也有很多不同，呈現明顯的地域特征。因此，在企業出海時，還需要對當地的知識產權法律制度、執法形式、司法程序、以及執法案例、司法判例等資料進行調研了解。真正地去熟悉知識產權規則，才能最大程度地運用知識產權規則，從而能夠為企業爭取更多的競爭優勢。
四、企業出海知識產權合規建議
綜合上述分析，對我國企業出海在知識產權工作方面提出如下合規建議：
（一）嚴格按照國際通行的規則參與競爭
尊重知識產權、尊重創新是國際市場通行的競爭規則。只有真正的去尊重競爭對手的知識產權、尊重供應商的知識產權、尊重客戶的知識產權，才能更好地去參與國際競爭。另一方面，相信專利是可以被挑戰、可以被規避的，從而更好的去運用知識產權制度
（二）踏實做好日常的知識產權
尊重知識產權的同時也要運用好知識產權規則。日常的知識產權工作包括專利的布局、包括專利侵權風險排查、風險預警工作、對于排查出的風險專利的處置工作，例如專利穩定性分析工作、技術規避工作、專利無效準備工作，還包括針對競爭對手的專利反布局工作。日常的知識產權工作是未雨綢繆，能夠為企業在未來的戰場上提供強有力的戰斗武器。
（三）正確認識知識產權訴訟
訴訟有代價，但是一旦被訴，應當沉著冷靜地積極應對，必要時候需要提起反制訴訟。應當認識到，知識產權訴訟的目的是為市場服務，是幫助企業解決糾紛的一種手段，一個工具。專利的價值在于運用，如果一項專利能夠被用于訴訟，是實現了專利的價值。