文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 陳莎莎

　　摘要：本文結(jié)合具體案例，對答復創(chuàng)造性時是否需要對本申請和對比文件所解決的技術(shù)問題進行比對提出了筆者的觀點，擬為代理人提供可供參考的答復思路。

　　一、問題引出

　　部分代理人在答復審查意見時習慣于套用答復模板，筆者發(fā)現(xiàn)，很多創(chuàng)造性的答復模板中都會對本申請和對比文件所解決的技術(shù)問題進行比對。此外，筆者最近在答復審通時也有客戶提出了需要進行技術(shù)問題比對的需求，并且客戶認為這是答復審通時的必要步驟。因此，筆者不禁產(chǎn)生一些思考，在創(chuàng)造性答復時是否需要對本申請和對比文件所解決的技術(shù)問題進行比對。

　　二、不同觀點

　　觀點一：創(chuàng)造性答復時需要進行技術(shù)問題的比對

　　部分代理人在套用創(chuàng)造性的答復模板時，都會根據(jù)答復模板的格式需求進行技術(shù)問題的比對，但是可能并沒有深入思考是否需要以及為什么需要進行技術(shù)問題的比對。

　　觀點二：創(chuàng)造性答復時不需要進行技術(shù)問題的比對

　　持此觀點的人大部分都是以創(chuàng)造性評價的“三步法”原則為依據(jù)，下面詳細說明。

　　創(chuàng)造性是發(fā)明授權(quán)的實質(zhì)性條件之一，根據(jù)《專利法》第22條3款可知，發(fā)明的創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步。而根據(jù)審查指南的規(guī)定，在判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點時，要判斷對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，通常可按照以下三個步驟進行：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員是否顯而易見。上述三個步驟也就是俗稱的“三步法”原則。

　　目前，審查員在評價創(chuàng)造性時，通常都是基于“三步法”原則。而根據(jù) “三步法”原則可知，“三步法”原則中并不存在對本申請和對比文件所解決的技術(shù)問題進行比對的過程。也就是說，審查員在進行創(chuàng)造性評價時，并沒有進行技術(shù)問題的比對，而代理人主要是針對審查員的評價進行答復，顯然也就不存在進行技術(shù)問題比對的意義。如果代理人在答復過程中進行了技術(shù)問題的比對，就會造成審查員在說“東”，而代理人在回復“西”的效果。

　　三、筆者觀點

　　上述觀點二從創(chuàng)造性評價的“三步法”原則入手，比較符合邏輯，這也是筆者最初所持的觀點。但是在答復一些審查意見之后，筆者認為，上述觀點二存在一定的片面性，實際上，在部分案件中，進行技術(shù)問題的比對也不失作為創(chuàng)造性答復的輔助手段。下面筆者通過一個復審案例進行說明。

　　四、具體案例

　　1、本案權(quán)利要求1的技術(shù)方案：

　　一種網(wǎng)上支付的方法，其特征在于，包括：

　　第一服務系統(tǒng)根據(jù)用戶的支付請求創(chuàng)建支付訂單，同時該第一服務系統(tǒng)根據(jù)所述支付訂單生成一鑒別標識，并將該鑒別標識存儲在發(fā)起所述支付請求的用戶本地終端中；

　　所述第一服務系統(tǒng)將所述支付訂單對應的支付鏈接返回給用戶，所述支付鏈接中攜帶所述鑒別標識；

　　所述第一服務系統(tǒng)接收第二服務系統(tǒng)發(fā)送的支付鑒別請求，所述支付鑒別請求中攜帶有所述第二服務系統(tǒng)從用戶向其發(fā)起付款請求時所使用的支付鏈接中獲取的鑒別標識；

　　第一服務系統(tǒng)鑒別發(fā)起所述付款請求的用戶本地終端中是否有與支付鑒別請求中攜帶的鑒別標識相同的鑒別標識，并向所述第二服務系統(tǒng)返回支付鑒別結(jié)果；

　　第一服務系統(tǒng)接收第二服務系統(tǒng)根據(jù)支付鑒別結(jié)果與用戶交互完成或者終止支付的通知。

　　本案權(quán)利要求1的技術(shù)方案可以通過下圖表示：

　　2、對比文件的技術(shù)方案：

　　預先存儲第二生物測定樣本，生物測定樣本是接受者本人的生物特性，例如指紋等，在交易時接收第一生物測定樣本，通過判斷第一生物測定樣本是否與存儲的第二生物測定樣本相匹配，判定是否提供資金給接受者。

　　3、駁回決定的評價過程：

　　審查員認為對比文件中的生物測定樣本相當于鑒別標識，并且認為對比文件公開了權(quán)利要求1的大部分特征，區(qū)別僅在于將“支付鏈接”發(fā)送給用戶以進行鑒別，而該區(qū)別為本領(lǐng)域的公知常識。

　　4、答復方式分析：

　　本案權(quán)利要求1的關(guān)鍵在于，用戶發(fā)起支付請求時第一服務系統(tǒng)會在用戶本地終端中存儲鑒別標識，并且支付鏈接中也會攜帶鑒別標識，當用戶使用支付鏈接發(fā)起付款請求時，第一服務系統(tǒng)需要鑒別發(fā)起付款請求的用戶本地終端中是否有與支付鏈接中的鑒別標識相同的鑒別標識，從而判斷是否發(fā)起支付請求和付款請求的是否是同一終端。而對比文件的關(guān)鍵則是預先存儲用戶的生物測定樣本，對交易時接收的生物測定樣本和預先存儲的生物測定樣本進行匹配，根據(jù)匹配結(jié)果判斷是否是同一用戶。

　　可見，本案權(quán)利要求1和對比文件雖然都是進行交易時的身份驗證，但是所采取的驗證方式并不相同，如果按照常規(guī)的答復方式，能夠找出諸多的區(qū)別技術(shù)特征，可以針對每個區(qū)別技術(shù)特征分別進行展開說明。但是，筆者認為，這種答復方式雖然符合“三步法”原則，但是由于區(qū)別技術(shù)特征存在“小且散”的特點，很容易造成重點不突出的問題。

　　5、嘗試的答復方式：

　　筆者發(fā)現(xiàn)，本案權(quán)利要求1和對比文件相比，之所以存在諸多“小且散”的區(qū)別技術(shù)特征，本質(zhì)在于，本案和對比文件所要解決的技術(shù)問題不同，換句話說，也就是本案和對比文件的出發(fā)點不同。因此，筆者認為，可以對本案和對比文件所要解決的技術(shù)問題進行比對，從而強調(diào)本案和對比文件實際上是針對不同場景所采取的完全不同的技術(shù)方案，最后落實到單個技術(shù)特征的比對，能夠使得技術(shù)特征的比對時重點更加突出。筆者需要強調(diào)的是，這里技術(shù)問題的比對并不是針對評價過程進行的答復，而是起到將答復內(nèi)容能夠串成一條線的作用。下面筆者簡述針對本案的駁回決定提出的復審答復：

　　請求人首先需要強調(diào)的是，本發(fā)明與對比文件本質(zhì)上完全不同，兩者完全沒有可比性。具體分析如下：

　　首先看一下本發(fā)明，本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題實際上是為了“減少網(wǎng)絡釣魚”。下面舉個例子說明網(wǎng)絡釣魚，用戶A（即釣魚者）到電子商務平臺購買商品，生成支付鏈接L，用戶A可以通過構(gòu)建釣魚網(wǎng)站，再通過誘惑性的語言誘惑用戶B（即被害者）進行購物，將支付鏈接發(fā)給用戶B，用戶B通過支付鏈接進行支付，最終使得用戶B進行了支付，但是電子商務平臺卻給用戶A發(fā)貨，從而釣魚者從中獲利，導致安全性很低。

　　再看一下對比文件，對比文件所要解決的技術(shù)問題就是為了解決用戶密碼容易被泄露時的問題，舉個例子說明，對比文件中解決的就是用戶A可以竊取用戶B的密碼，利用用戶B的密碼去進行交易的行為。

　　通過對比發(fā)明，本發(fā)明與對比文件至少存在以下三點區(qū)別：

　　第一點、本發(fā)明和對比文件所解決的技術(shù)問題不同，即出發(fā)點不同：

　　本發(fā)明的出發(fā)點是為了“減少網(wǎng)絡釣魚”，比如避免用戶A（即釣魚者）誘惑用戶B代替用戶A進行支付的情況，其中用戶B支付時使用的仍然是用戶B自己的密碼（假設在支付時必須使用密碼的場景）；而對比文件的出發(fā)點是為了解決用戶密碼容易被泄露，從而提供的是一種代替用戶密碼的身份驗證方式，比如用戶A竊取了用戶B的密碼進行支付的情況。這顯然與網(wǎng)絡釣魚完全沒關(guān)系。實際上對比文件的技術(shù)方案對減少網(wǎng)絡釣魚完全起不到任何作用，這是因為如果用戶A（即釣魚者）誘惑用戶B代替用戶A進行支付，即使采取對比文件的技術(shù)方案，所實現(xiàn)的僅僅為用戶B在支付時驗證用戶B自身的生物測定樣本，仍然不能改變用戶B代替用戶A進行支付的現(xiàn)象發(fā)生，因此仍然會出現(xiàn)網(wǎng)絡釣魚的現(xiàn)象。

　　第二點、本發(fā)明為了“減少網(wǎng)絡釣魚”，所采取的技術(shù)手段是鑒別在一次交易驗證過程從開始到結(jié)束，是否適用的是同一終端，而對比文件所采取的技術(shù)手段與驗證是否是同一終端沒有任何關(guān)系，僅僅是驗證用戶的生物測定樣本是否匹配，即是否是同一個用戶。

　　第三點、本發(fā)明從頭到尾就只存在一個鑒別標識，而且該鑒別標識對應的就是一次交易驗證過程，換句話說，該鑒別標識不再適用于其他的交易驗證過程，即使鑒別標識被泄露，對其他的交易鑒別過程也沒有任何影響。而對比文件實際上存在至少兩個生物測定樣本（第一生物測定樣本和第二生物測定樣本），并且其中生物測定樣本實際上對應的是一個用戶，從而能夠?qū)啻悟炞C過程，換句話說，生物測定樣本適用于該用戶所有的交易驗證過程，因此如果該生物測定樣本被泄露，將會與用戶密碼被泄露的后果一致，使得隨后所有的交易鑒別過程都會受到影響。

　　下面將從本發(fā)明的具體技術(shù)特征出發(fā)，詳細分析本發(fā)明沒有被對比文件所公開的具體原因…

　　五、總結(jié)

　　筆者認為，雖然對本申請和對比文件所解決的技術(shù)問題進行比對并不符合“三步法”原則，在大部分案件的答復過程中不能起到關(guān)鍵性作用，但是在一些特殊案件的答復過程中，從技術(shù)問題的比對出發(fā)，能夠?qū)⒅T多“小且散”的區(qū)別技術(shù)特征串成一條線，起到突出答復重點的目的。以上僅為代理人提供一些可能的答復思路，其中難免存在不妥之處，還請同行斧正。