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文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 韓雪
【本案要旨】
當事人主張享有在先著作權(quán)時，應(yīng)當對著作權(quán)歸屬進行舉證。司法實踐中，僅有著作權(quán)登記證書（特別是著作權(quán)登記時間晚于系爭商標申請日的著作權(quán)登記證書）不足以確定著作權(quán)歸屬。但人民法院可以結(jié)合案件事實及當事人提交的其他涉及著作權(quán)的底稿、原件、合法出版物等其他權(quán)屬證據(jù)，在無相反證據(jù)推翻的情況下，對著作權(quán)權(quán)屬進行推定。
【案情介紹】
第4731158號“ cromia及圖”商標（下稱系爭商標，如圖）由李朝熙于2005年6月20日向國家工商行政管理總局商標局（下稱商標局）提出注冊申請，2009年5月7日核準注冊，核定使用在第25類“服裝；嬰兒全套衣；游泳衣；足球鞋；鞋；帽子；婚紗；手套(服裝)；領(lǐng)帶；皮帶(服飾用)”等商品上。
“cromia及圖” 商標（下稱引證商標，如圖）由意大利拉瓦瑞茲恩佩利特瑞股份有限公司（下稱意大利拉瓦公司）于2004年1月5日創(chuàng)作完成，并于2004年3月率先于意大利公開使用在箱包等產(chǎn)品上。
2013年3月22日，意大利拉瓦公司向國家工商行政管理總局商標評審委員會（下稱商評委）對系爭商標提出爭議申請。其主要理由為：系爭商標與申請人享有著作權(quán)的作品完全相同，系爭商標侵犯申請人在先著作權(quán)，依據(jù)《商標法》第三十一條、第四十一條第二款規(guī)定，請求撤銷系爭商標的注冊。
意大利拉瓦公司提供的主要證據(jù)包括：意大利拉瓦公司與設(shè)計公司（MEZZO CIELO S.P.A.）于2003年12月12日就作品創(chuàng)作達成的協(xié)議書公證認證件、雙方于2012年9月21日簽署的關(guān)于原創(chuàng)作品著作權(quán)歸屬的協(xié)議書公證認證件、意大利拉瓦公司為其作品支付費用的發(fā)票公證認證件；基于商標權(quán)的保護聲明公證認證件；設(shè)計者發(fā)表的委托作品所有權(quán)聲明及作品說明書；2004-2005年發(fā)表申請人“CROMIA”標識的相關(guān)時尚雜志；著作權(quán)登記證（登記日期為2013年4月27日，晚于系爭商標注冊日期）。
商評委作出（2014）商評字第048998號裁定，認為：意大利拉瓦公司與2003年12月12日委托Mezzo Cielo S.p.a.設(shè)計《CROMIA》美術(shù)作品，意大利拉瓦公司與2004年4月開始陸續(xù)向Mezzo Cielo S.p.a.支付費用，且至遲于2004年10月開始在國外相關(guān)雜志上將上述作品作為商標進行廣告宣傳，之后又進行了著作權(quán)登記，由此可以認定意大利拉瓦公司以委托作品著作權(quán)人的身份對《CROMIA》美術(shù)作品享有著作權(quán)。系爭商標與意大利拉瓦公司所享有著作權(quán)的作品已構(gòu)成實質(zhì)相同，李朝熙在未經(jīng)意大利拉瓦公司允許的情況下，將意大利拉瓦公司享有著作權(quán)的作品作為商標進行注冊，損害了意大利拉瓦公司的在先著作權(quán)，故系爭商標的注冊已構(gòu)成《商標法》第三十一條所指的損害他人現(xiàn)有的在先著作權(quán)至情形。商評委依據(jù)《商標法》第三十一條、第四十一條、第四十三條的規(guī)定，裁定系爭商標予以撤銷。李朝熙不服上述裁定，提起行政訴訟。
【判決】
2015年12月1日北京市第一中級人民法院審理認為：著作權(quán)也屬于《商標法》第三十一條所稱的在先權(quán)利的一種。意大利拉瓦公司于2003年12月12日委托Mezzo Cielo S.p.a.設(shè)計《CROMIA》美術(shù)作品，意大利拉瓦公司于2004年4月開始陸續(xù)向Mezzo Cielo S.p.a.支付費用，且至遲于2004年10月開始在國外相關(guān)雜志上將上述作品作為商標進行廣告宣傳，之后又進行了著作權(quán)登記，由此可以認定在系爭商標與意大利拉瓦公司所享有著作權(quán)的作品已構(gòu)成實質(zhì)相同。李朝熙在未經(jīng)意大利拉瓦公司允許的情況下，將意大利拉瓦公司享有著作權(quán)的作品作為商標進行注冊，損害了意大利拉瓦公司的在先著作權(quán)。李朝熙的相關(guān)主張沒有事實和法律依據(jù)。一審判決（（2014）一中知行初字第8004號判決書）維持了商評委第048998號裁定。
【案件評析】
首先，《商標法》第三十二條（2001年《商標法》第三十一條）規(guī)定，申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。對于該條款前半段的“他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”大致可歸納為：在先其他知識產(chǎn)權(quán)，如著作權(quán)、外觀設(shè)計專利權(quán)、商號權(quán)；在先其他民事權(quán)利，如姓名權(quán)、肖像權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等；其他新型權(quán)利，如域名權(quán)等。同時，《商標審查及審理標準》規(guī)定：未經(jīng)著作權(quán)人的許可，將他人享有著作權(quán)的作品申請注冊商標，應(yīng)認定為對他人在先著作權(quán)的侵犯，系爭商標應(yīng)當不予核準注冊或者予以撤銷。本案的首要焦點問題是怎樣認定當事人主張的在先著作權(quán)的權(quán)屬。而根據(jù)“誰主張，誰舉證”的原則，意大利拉瓦公司在本案中負有提交證據(jù)證明其擁有相關(guān)美術(shù)作品的著作權(quán)的責(zé)任。
第二，2014年《北京市高級人民法院關(guān)于商標授權(quán)確權(quán)行政案件的審理指南》關(guān)于在先權(quán)利保護問題中第22條規(guī)定：商標標識設(shè)計底稿、著作權(quán)登記證書、商標標志委托設(shè)計合同、著作權(quán)轉(zhuǎn)讓合同等，可以作為確定商標標志著作權(quán)歸屬的初步證據(jù)。第23條規(guī)定：僅有商標異議或無效申請后取得的著作權(quán)登記證書，不足以證明作品著作權(quán)歸屬。因而，僅憑著作權(quán)登記證書，特別是著作權(quán)登記時間晚于系爭商標申請日的著作權(quán)登記證書，很難直接認定著作權(quán)人及其作品完成的時間。但是，實踐中對于公開發(fā)表的作品，通常被認定可以證明著作權(quán)的歸屬。因此，能夠證明申請人對享有著作權(quán)的作品早于系爭商標申請日的公開使用的證據(jù)材料可以作為前述證明在先著作權(quán)的證據(jù)材料的補充證據(jù)，進一步證明申請人的在先著作權(quán)。此外，對于證明在先著作權(quán)的其他證據(jù)材料，如商標標識設(shè)計底稿、商標標志委托設(shè)計合同、申請人支付設(shè)計公司的付款信息、雙方往來郵件、信函、著作權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、公開使用的證據(jù)材料等，首先，其完成或發(fā)生的時間需要早于系爭商標申請日；其次，其證據(jù)材料本身需要為原件、或經(jīng)公證的復(fù)印件，域外證據(jù)還需要經(jīng)過認證證明程序。
本案中，雖然意大利拉瓦公司的著作權(quán)登記時間晚于系爭商標申請日，但是意大利拉瓦公司同時提交了其他旨在證明著作權(quán)歸屬的補充證據(jù)材料。首先，意大利拉瓦公司提交了其與設(shè)計公司（MEZZO CIELO S.P.A.）于2003年12月12日就作品創(chuàng)作達成的協(xié)議書公證認證件；其次，意大利拉瓦公司提交了自2004年10月開始，意大利拉瓦公司為《CROMIA》作品支付費用的發(fā)票公證認證件；第三，意大利拉瓦公司提交了2004-2005年發(fā)表申請人“CROMIA”標識的相關(guān)時尚雜志；第四，意大利拉瓦公司提交了設(shè)計者（MEZZO CIELO S.P.A.）發(fā)表的委托作品所有權(quán)聲明及作品說明書。這些證據(jù)材料與著作權(quán)登記證書一起，形成了完整的證據(jù)鏈。
第三，對于系爭商標是否損害了作品著作權(quán)的判斷，在實踐中沒有明確的標準，通常以雙方是否構(gòu)成實質(zhì)性相似作為判斷標準。本案系爭商標及引證商標均由文字及圖形構(gòu)成，雙方圖形的設(shè)計細節(jié)和視覺效果，構(gòu)成文字和文字字體，圖文的組合方式、整體效果等方面高度近似，已構(gòu)成前述的實質(zhì)性相似。
最終，在李朝熙未提交相反證據(jù)的情況下，法院認定意大利拉瓦公司在系爭商標申請日前已享有對《CROMIA》美術(shù)作品的著作權(quán)，并且李朝熙在未經(jīng)意大利拉瓦公司允許的情況下，將意大利拉瓦公司享有著作權(quán)的作品作為商標進行注冊，損害了意大利拉瓦公司的在先著作權(quán)。
值得注意的是，該案中，意大利拉瓦公司對于引證商標沒有在我國的在先商標注冊或申請。且系爭商標指定使用商品與申請人在先使用的商品有一定差異，屬于不同類別的非類似商品。但是從裁定結(jié)果可見，法院及商評委突破了商標法意義上的商品類別限制，支持了意大利拉瓦公司的主張。
我國的商標制度實行以申請在先原則又稱注冊在先原則的制度。但實踐中，屢屢發(fā)生已在先使用、但未被認定為馳名的已注冊及未注冊商標被他人在相同類似或具有一定關(guān)聯(lián)性的商品或服務(wù)上搶先注冊的情況。眾所周知，一個品牌的設(shè)計及拓展往往凝聚了品牌所有人極大的精力及經(jīng)濟的投入。一個成功的品牌承載了其所有人的企業(yè)商譽。商標一旦被搶注，品牌所有人不僅很可能因此無法再繼續(xù)使用其商標，也可能因為商標相同或高度近似而導(dǎo)致消費者對于商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生誤認，對品牌所有人的正常商業(yè)經(jīng)營活動造成影響，乃至給品牌所有者的今后其他相關(guān)領(lǐng)域的市場開拓造成阻礙。盡管《伯爾尼公約》規(guī)定，成員國內(nèi)不論是否申請了著作權(quán)登記，著作權(quán)人的著作權(quán)都應(yīng)該受到保護。但是從商標保護的角度出發(fā)，仍然鼓勵著作權(quán)人當對其著作權(quán)予以重視，盡早對標識進行公開性使用，及時對標識進行著作權(quán)登記，并作為商標進行注冊，以便獲得商標權(quán)和著作權(quán)的雙重保護，可以更加充分地保護其合法權(quán)益，同時制止惡意注冊和不正當競爭。
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