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文/北京市集佳律師事務(wù)所 范相玉
專利權(quán)是行政機關(guān)就某一發(fā)明創(chuàng)造授予給申請人的獨占性權(quán)利，這種獨占性體現(xiàn)在：任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品或使用其專利方法。專利權(quán)人行使其權(quán)利時，既可以通過私力救濟的方式實現(xiàn)，也可以以公力救濟的方式實現(xiàn)，就前者而言，可以自己或委托律師發(fā)送侵權(quán)警告函，如果訴諸公力，可通過向行政機關(guān)請求處理侵權(quán)糾紛或向法院提起專利侵權(quán)訴訟。從以上方式可以看出，處于強勢地位的專利權(quán)人有多種方式實現(xiàn)自己的權(quán)利，那么是不是說專利權(quán)人就可以任性地行使自己的權(quán)利了呢？當然不是，法律賦予民事主體一項權(quán)利的同時，也會讓他承擔與之相適應的義務(wù)，在專利權(quán)的保護上也是如此，因此，法律對權(quán)利人如何行使專利權(quán)進行了限定，專利權(quán)人不得濫用專利權(quán)，這種限定體現(xiàn)在私力救濟權(quán)利的行使上，也體現(xiàn)在公力救濟的行使上，以下詳細展開：
一、專利權(quán)人私力救濟的限制
專利權(quán)人私力救濟的方式一般而言是指發(fā)送警告函、律師函，另外， 在日趨激烈的市場競爭中，專利侵權(quán)訴訟往往被當做市場競爭的工具，而且會與輿論宣傳配合以起到營銷甚至是壓制競爭對手的作用，但這些行為都應當在合理、合法的范圍內(nèi)，受到一定的限制，由于性質(zhì)上均帶有私力性質(zhì)，出于體例安排的方便，將輿論宣傳的限制和發(fā)送警告函、律師函的限制在此一并闡述：
1.發(fā)送警告函、律師函的限制
雖然目前我國法律并未對專利維權(quán)活動中發(fā)送警告函、律師函進行具體規(guī)定，但是從既有判決，尤其是最高人民法院的判決來看，專利權(quán)人發(fā)送警告函、律師函應當盡到合理的審慎義務(wù)，否則可能構(gòu)成商業(yè)詆毀或不正當競爭，從深圳市理邦精密儀器股份有限公司與深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司商業(yè)詆毀糾紛（以下簡稱“理邦訴邁瑞案”）、石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司與本田技研工業(yè)株式會社確認不侵害專利權(quán)、損害賠償糾紛案（以下簡稱“雙環(huán)訴本田案”）以及北京速邁醫(yī)療科技有限公司與北京水木天蓬醫(yī)療技術(shù)有限公司等確認不侵害專利權(quán)糾紛（以下簡稱“速邁訴水木案”）等既判案例來看，對于專利權(quán)人發(fā)送警告函、律師函的審慎義務(wù)的要求呈現(xiàn)趨緊的發(fā)展態(tài)勢，這些要求表現(xiàn)在如下幾個方面：
1）發(fā)送的范圍和對象
根據(jù)發(fā)送對象的不同，審慎義務(wù)的要求也不盡相同，一般而言，專利維權(quán)活動中的警告函、律師函發(fā)送范圍包括：涉嫌侵權(quán)主體、涉嫌侵權(quán)主體的客戶或潛在客戶、不特定的社會公眾，雙環(huán)訴本田案中法院認為，相比較于對涉嫌侵權(quán)主體，專利權(quán)人對其客戶或潛在客戶發(fā)函的審慎義務(wù)要更高1。
另外，發(fā)函范圍越廣，侵權(quán)的風險也越大。
2）發(fā)函應當處于正當?shù)木S權(quán)目的
在此類糾紛中，發(fā)函人的主觀方面也是一個重要的考量方面，如果發(fā)函人并不是在明知對方侵權(quán)可能性不大、并未掌握充分證據(jù)或并未進行充分論證的情況下，為了刻意打壓競爭對手，而且最終被法院判定為不侵權(quán)的情況下，專利權(quán)人發(fā)送警告函、律師函被認定為不正當競爭或商業(yè)詆毀的可能性較大，例如在“速邁訴水木案”中，法院認為：“北京速邁醫(yī)療公司在未對涉案產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)進行充分了解的情況下，僅憑拍攝的產(chǎn)品外觀圖片即向北京水木天蓬醫(yī)療公司、江蘇水木天蓬科技公司發(fā)出警告函，并且向北京水木天蓬醫(yī)療公司、江蘇水木天蓬科技公司多家客戶發(fā)出函件，必然會降低北京水木天蓬醫(yī)療公司、江蘇水木天蓬科技公司在客戶群體中的信譽，北京速邁醫(yī)療公司存在過錯，應當承擔相應的法律責任”2。
3）發(fā)函時權(quán)利人的權(quán)利狀態(tài)
行使專利權(quán)應當以權(quán)利有效為前提，專利權(quán)是否處于有效狀態(tài)是考察權(quán)利人發(fā)函正當性的重要因素，如果專利權(quán)處于失效狀態(tài)（包括終止、保護期限屆滿、被放棄、宣告無效），一般認為，對于專利權(quán)的狀態(tài)權(quán)利人應當是應當時刻關(guān)注的，權(quán)利人在已經(jīng)失去權(quán)利基礎(chǔ)情況下，其所實施的發(fā)函維權(quán)行為易被認定為具有不正當?shù)刂\求市場優(yōu)勢地位的惡意，從而構(gòu)成不正當競爭。
4）所發(fā)函件內(nèi)容
專利維權(quán)活動中的侵權(quán)警告函、律師函的內(nèi)容直接影響到收函人對是否侵權(quán)的判斷，尤其是對于那些對專利侵權(quán)判斷這種專業(yè)性很強的問題并不熟悉的人士而言，函件內(nèi)容會極大左右其商業(yè)判斷和決策，因此，函件內(nèi)容是否構(gòu)成不正當競爭的重要考察因素。由于我國法律對專利維權(quán)活動中的警告函、律師函的內(nèi)容并未做具體規(guī)定，因此，對于侵權(quán)警告函、律師函的內(nèi)容的審慎義務(wù)需要根據(jù)案情具體判斷，從既有案例來看，這樣的內(nèi)容的審慎義務(wù)呈現(xiàn)趨嚴、趨詳細、趨專業(yè)的發(fā)展方向。
在理邦訴邁瑞案中，法院認為，“由于專利侵權(quán)警告畢竟是權(quán)利人謀求解決專利侵權(quán)爭議的單方意愿，且由于專利權(quán)本身在效力上的相對不確定性及侵權(quán)判斷的專業(yè)性，尤其是不確定性必然伴隨無能為力，法律不能強人所難，因此不能苛求侵權(quán)警告內(nèi)容完全確定和毫無疑義”3，也就是說，法院認為，雖然理想化的角度而言，專利權(quán)人在警告函中應當充分披露據(jù)以判斷構(gòu)成侵權(quán)的必要信息，但是鑒于專利侵權(quán)判斷的專業(yè)性和不確定性，法律也不能強求專利權(quán)人給出確定無疑的信息。
在比理邦訴邁瑞案晚出現(xiàn)的雙環(huán)訴本田案中，法院雖然也持有相似的觀點，但是同時認為，雖然不要求發(fā)函人對涉嫌侵權(quán)人的行為構(gòu)成侵權(quán)達到確定性的程度，但是，“侵權(quán)警告信中僅記載了涉案專利權(quán)的名稱、涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品名稱以及受函客戶涉嫌侵權(quán)的性質(zhì)，沒有披露主張構(gòu)成外觀設(shè)計相近似的具體理由或進行必要的侵權(quán)比對，也沒有披露其與雙環(huán)股份公司均已向法院尋求司法救濟等其他有助于經(jīng)銷商客觀合理判斷是否自行停止被警告行為的事實。”4，據(jù)此，法院認為警告人在警告函中未記載足夠的信息，致使雙環(huán)公司受損，存在過錯，警告人的行為并非專利法賦予的正當?shù)木S權(quán)方式，而是有悖于鼓勵和保護公平競爭的不正當競爭方式。
從上述兩個案例，我們可以明顯看出最高人民法院對于侵權(quán)警告函內(nèi)容的審慎義務(wù)要求趨嚴的變化，當然，這和我國知識產(chǎn)權(quán)制度逐漸完善、市場主體以及知識產(chǎn)權(quán)法律服務(wù)機構(gòu)的水平提高相適應的，同時也對今后警告函的內(nèi)容有很大的指導意義，為了符合專利權(quán)人的審慎義務(wù)，侵權(quán)警告函可以包含如下內(nèi)容：
1）專利權(quán)人的身份，包括權(quán)利來源的途徑
2）專利的具體情況，包括專利的名稱、類型、有效期、專利權(quán)利要求的內(nèi)容，并將公告授權(quán)的專利文件（包括專利證書、權(quán)利要求書、說明書、附圖）附隨于警告函后
3）被警告人侵權(quán)行為的具體情況，包括產(chǎn)品的名稱、型號、價格等
4）被指控產(chǎn)品特征的簡要歸納，并與專利權(quán)利要求進行比對，以明確被控產(chǎn)品落入了專利權(quán)的保護范圍
5）糾紛各方已采取的救濟途徑
6）告知被警告人必須立即停止侵犯專利權(quán)的行為，并闡明被警告人所將要承擔的法律責任以及所依據(jù)的法律規(guī)定。5
2.輿論宣傳的限制
在市場競爭日趨激烈的今天，知識產(chǎn)權(quán)尤其是專利侵權(quán)訴訟以及侵權(quán)警告函、律師函往往用來和輿論宣傳想配合，提高企業(yè)知名度，獲取更高的輿論評價，從而占據(jù)更有利的市場競爭地位，如果這種輿論宣傳均以事實為基礎(chǔ)，且專利侵權(quán)訴訟或警告行為也是出于維護正當權(quán)利的目的，這樣的宣傳造勢屬于合法的范圍之內(nèi)，但是如果尺度掌握的不好，也會面臨不正當競爭或商業(yè)詆毀的問題。
1）在法院的侵權(quán)訴訟判決尚未作出時即公開宣稱被告侵權(quán)。
在深圳市創(chuàng)客隆電子有限公司、深圳市朗琴音響技術(shù)有限公司商業(yè)詆毀糾紛案6中，法院認為，在法院尚未判決侵權(quán)的情況下，創(chuàng)客隆公司徑直在其官方旗艦店上散布朗琴公司侵犯了其音箱專利權(quán)的虛偽事實，足以造成消費者誤認，損害了朗琴公司的商譽，創(chuàng)客隆公司的行為構(gòu)成商業(yè)詆毀。
2）對外宣傳中帶有侮辱、貶低性的語言
在上海圣敏餐飲管理有限公司與揚州市龍卷風餐飲企業(yè)管理有限公司、李彩章商業(yè)詆毀糾紛案（以下簡稱“圣敏訴龍卷風案”）中，被告在QQ群、微信群中散布：如稱“睜眼說瞎話”、“圣敏無能人，不懂知識產(chǎn)權(quán)，越做越被動。只知坑人、圣敏必死”、“騙錢”、“聲明也是胡言亂語”、“圣敏活不了多久了”等內(nèi)容7。明顯帶有侮辱、貶低性的語言，最終被法院認定為構(gòu)成商業(yè)詆毀。
3）將兩家公司做傾向性的對比
在圣敏訴龍卷風案中，被告在QQ群、微信群中散布：如稱“這鍋比圣敏鍋好多了”、“我們有圣敏無法比擬的成本優(yōu)勢，我們只需要收圣敏一半的費用就能發(fā)展的很好，品牌還比圣敏響”、“上海的專利是用圖紙申請的，我們使用實物申請，法律效力不一樣”、“實物外形專利法律效力強、圖紙外形專利法律效力弱”等。法院認為，這些對比說明既不全面也缺乏依據(jù)，無疑會貶低圣敏公司的專利、加盟費及配套設(shè)施，同時抬高自身的競爭優(yōu)勢，最終被法院認定為構(gòu)成商業(yè)詆毀8。
二、專利權(quán)人公力救濟的限制
專利權(quán)人維護其專利權(quán)的公力救濟方式包括申請行政機關(guān)處理和提起專利侵權(quán)訴訟兩種方式，但是，如果在過程中存在濫用專利權(quán)的情況，可能會引起惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟和不侵權(quán)抗辯的后果。
1.惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟
在司法實踐中，一般認為，惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟屬于惡意訴訟中的而一種，惡意訴訟，通常是指當事人以獲取非法或不正當利益為目的而故意提起一個在事實上和法律上無根據(jù)之訴，并致使相對人在訴訟中遭受損失的行為。認定某種具體的訴訟行為屬于惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟，至少應當滿足以下構(gòu)成要件：1、一方當事人以提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的方式提出了某項請求，或者以提出某項請求相威脅。2、提出請求的一方當事人具有主觀上的惡意。3、具有實際的損害后果。4、提出請求的一方當事人提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的行為與損害后果之間具有因果關(guān)系。
這其中最關(guān)鍵的一點，是如何認定行使專利權(quán)的一方主觀上的惡意，在遠東水泥訴四方如鋼案中，法院認為：所謂惡意，是指提出請求的一方當事人明知其請求缺乏正當理由，以有悖于權(quán)利設(shè)置時的目的的方式，不正當?shù)匦惺乖V訟權(quán)利，意圖使另一方當事人受到財產(chǎn)或信譽上的損害。……四方如鋼公司無效程序中在主動放棄和修改涉案專利權(quán)利要求后，在侵權(quán)訴訟中又基于此部分權(quán)利要求向遠東水泥公司提起專利侵權(quán)訴訟，主觀上明顯具有惡意。在袁利中與通發(fā)公司損害賠償案中，法院認為，涉案實用新型專利雖然已經(jīng)被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)，形式上具有合法性，但是由于技術(shù)方案早已被國家標準所公開，明顯不符合新穎性的要求，且專利權(quán)人作為從事該行業(yè)多年的專業(yè)人士，對于該專利符合專利法授權(quán)實質(zhì)條件是明知的，其利用我國專利制度對于實用新型專利不進行實質(zhì)審查的規(guī)定將國家標準里的現(xiàn)有技術(shù)申請獲得專利權(quán)，其主觀狀態(tài)應當認為是缺乏誠實信用的，其申請并獲得專利權(quán)的行為本身應當認定為是惡意申請。袁利中故意以他人受到損害為目的，以惡意申請并應當被認定自始無效的專利權(quán)對通發(fā)公司提起專利侵權(quán)訴訟，致使通發(fā)公司在訴訟中遭受損失，應當承擔相應的民事賠償責任。
從法院的上述觀點，不難看出，在認定是否構(gòu)成惡意上，專利權(quán)的狀態(tài)是否有效或者是否惡意申請取得的，以及權(quán)利人對于其專利權(quán)狀態(tài)的主觀認識，是主要的考量因素。因此，當事人在申請專利以及提起專利侵權(quán)訴訟是之前要做好評估工作，尤其是對于外觀設(shè)計專利和實用新型專利，一方面要排查專利是否存在被認定為惡意申請取得的專利的情形，另一方面，在提起侵權(quán)訴訟之前，也要核實清楚專利權(quán)的狀態(tài)，是否存在未交費終止、期限屆滿，以及所主張的權(quán)利要求是否存在已經(jīng)在無效程序中進行了修改。
2.濫用專利權(quán)抗辯
雖然我國的專利法及其司法解釋并未明確將濫用專利權(quán)作為一個侵權(quán)抗辯的事由，但是已經(jīng)有地方性的司法指導文件將濫用專利權(quán)作為抗辯理由之一，例如北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第126條規(guī)定：被訴侵權(quán)人提供證據(jù)證明涉案專利為專利權(quán)人惡意取得的，可以判決駁回原告的訴訟請求。并在127條進一步規(guī)定了惡意取得專利權(quán)的情形：
惡意取得專利權(quán)，是指將明知不應當獲得專利保護的發(fā)明創(chuàng)造申請專利并獲得了專利權(quán)的行為，包括下述情形：
1）將申請日前專利權(quán)人明確知悉的國家標準、行業(yè)標準等技術(shù)標準中的技術(shù)方案申請專利并取得專利權(quán)的；
2）國家標準、行業(yè)標準等技術(shù)標準的制定參與人，將在上述標準的起草、制定等過程中明確知悉的他人技術(shù)方案申請專利并取得專利權(quán)的；
3）將明知為某一地區(qū)廣為制造或使用的產(chǎn)品申請專利并取得專利權(quán)的；
4）采用編造實驗數(shù)據(jù)、虛構(gòu)技術(shù)效果等手段使涉案專利滿足專利法的授權(quán)條件并取得專利權(quán)的；
5）將域外公開的專利申請文件所披露的技術(shù)方案在中國申請并獲得專利權(quán)的。
也就是說，被訴侵權(quán)人如果提供證據(jù)證明涉訴的專利權(quán)是通過上述情形惡意取得的專利權(quán)，法院可以直接判定不侵權(quán)，另外，被訴侵權(quán)人還可以據(jù)此向法院提出惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟，要求對方賠償損失。
三、小結(jié)
總而言之，在專利糾紛中，專利權(quán)人不能任性地拿著專利權(quán)隨意開展維權(quán)活動，無論是私力救濟中發(fā)送警告函、還是與維權(quán)活動配合的宣傳推廣，還是公力救濟中的侵權(quán)訴訟和行政執(zhí)法，亦或是專利侵權(quán)訴訟中的抗辯，專利權(quán)的行使都應當受到一定的限制，如果把握不好，維權(quán)活動不僅達不到維護自己權(quán)益的效果，反而有可能導致陷入不正當競爭或者惡意訴訟的泥潭，這一專利法領(lǐng)域的新發(fā)展不僅為企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)水平提出了更高的要求，也為知識產(chǎn)權(quán)法律服務(wù)行業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)。
注釋：
1.（2014）民三終子第7號
2.（2017）京民終9號
3.（2015）民申字第191號
4.（2014）民三終字第7號
5.立方律師事務(wù)所微信公眾號：慎用知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)警告函——從本田與雙環(huán)專利糾紛案說起
6.（2016）粵民終1716號
7.（2016）蘇民終723號
8.（2016）蘇民終723號此篇文章由北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司版權(quán)所有,轉(zhuǎn)載請注明出處