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文/北京市集佳律師事務(wù)所 范相玉
近日，筆者代理某韓國企業(yè)，在該韓國企業(yè)與一家日本企業(yè)之間的專利轉(zhuǎn)讓合同糾紛中取得一審勝訴。本案涉及諸多法律問題，本文僅就涉外專利轉(zhuǎn)讓合同糾紛的司法管轄問題進(jìn)行探討。
一、背景介紹
專利作為跨國企業(yè)的重要資產(chǎn)，其既具有跨國性，又具有地域性。地域性是指專利權(quán)需要在一國或一地區(qū)注冊生效才在該國產(chǎn)生效力，跨國性是指很多專利權(quán)都是先在某一國申請了專利后，再通過國際條約的途徑延伸至其他國家獲得在該國的專利權(quán)。在涉及這類專利的跨國技術(shù)轉(zhuǎn)移、企業(yè)并購中，有關(guān)爭議解決條款中的法院管轄?wèi)?yīng)該如何約定，以及出現(xiàn)了相關(guān)訴訟應(yīng)當(dāng)由哪國法院管轄就成了一個難題，尤其是如果出現(xiàn)了專利轉(zhuǎn)讓合同中涉及中國專利權(quán)，約定管轄法院為外國法院的情況，雙方將可能出現(xiàn)如何選擇管轄法院的爭議。
某韓國企業(yè)的一位前員工，曾于1991年至1998年間在該公司從事技術(shù)研發(fā)工作。后該韓國企業(yè)發(fā)現(xiàn)，這名前員工所研究的多項(xiàng)技術(shù)，由該前員工本人或以其朋友為法定代表人的另一日本企業(yè)率先在日本提出了專利申請，并以該日本專利申請為優(yōu)先權(quán)，在韓國、美國、中國等地申請了多項(xiàng)專利，并隨后獲得授權(quán)。
在發(fā)現(xiàn)上述情況后，該韓國企業(yè)與其前員工及該日本企業(yè)取得聯(lián)系，并經(jīng)多次商榷，最終由三方簽署專利權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，同意將包括涉案專利在內(nèi)的一批專利無償轉(zhuǎn)讓給該韓國企業(yè)。該協(xié)議涉及多項(xiàng)日本、韓國、美國、中國的專利，其中，涉案的中國專利權(quán)為以其中一項(xiàng)日本專利申請為基礎(chǔ)，通過巴黎公約途徑進(jìn)入中國。
需要說明的是，協(xié)議中并未明確該中國專利的申請?zhí)枺莾H列出了數(shù)個在先的日本專利申請，并進(jìn)一步說明，轉(zhuǎn)讓的專利包括依據(jù)上述日本申請?jiān)谕鈬缘乃袑＠蛯＠暾垺?
另外，該專利權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定，因本協(xié)議引發(fā)的糾紛管轄法院為首爾中央地方法院。
在協(xié)議簽署后，由于該前員工及日本企業(yè)拒不履行轉(zhuǎn)讓協(xié)議，該韓國企業(yè)于2006年向首爾中央地方法院提起訴訟，要求被告轉(zhuǎn)讓包括本案所涉中國專利在內(nèi)的全部約定專利。該案經(jīng)首爾中央地方法院一審、首爾高等法院二審、韓國最高法院再審，最終原告獲得勝訴，韓國法院判決被告應(yīng)當(dāng)履行轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將涉案專利權(quán)變更為該韓國企業(yè)所有。
這種情況下，就該中國專利權(quán)，該韓國企業(yè)要想將其變更為其自己所有，可采取三種方式：1、拿專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議直接到中國國家知識產(chǎn)權(quán)局辦理權(quán)利人變更；2、向中國法院申請承認(rèn)與執(zhí)行在韓國的勝訴判決；3、直接向中國法院起訴要求被告履行專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
二、問題剖析
（一）、第（1）個方案，拿專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議直接到中國國家知識產(chǎn)權(quán)局辦理權(quán)利人變更：
由于本案的專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議并未明確寫明涉案中國專利的申請?zhí)?，?jīng)過咨詢，根據(jù)目前的專利審查實(shí)踐操作，國知局無法根據(jù)該專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議進(jìn)行變更。
?。ǘ?、第（2）個方案，向中國法院申請承認(rèn)與執(zhí)行在韓國的勝訴判決：
根據(jù)我國民事訴訟法第二百八十一條規(guī)定，外國法院作出的發(fā)生法律效力的判決、裁定，需要中華人民共和國人民法院承認(rèn)和執(zhí)行的，可以由當(dāng)事人直接向中華人民共和國有管轄權(quán)的中級人民法院申請承認(rèn)和執(zhí)行，也可以由外國法院依照該國與中華人民共和國締結(jié)或者參加的國際條約的規(guī)定，或者按照互惠原則，請求人民法院承認(rèn)和執(zhí)行。
也就是說，如果有這三種情況之一：
?。?）中韓之間有民事判決承認(rèn)與執(zhí)行的雙邊條約；（2）中韓共同參加了民事判決承認(rèn)與執(zhí)行的國際條約；（3）互惠關(guān)系，即韓國法院曾經(jīng)承認(rèn)與執(zhí)行過中國法院民事判決，中國法院可以對該韓國判決進(jìn)行承認(rèn)與執(zhí)行。
中韓之間確實(shí)簽署過于2005年4月27日生效的《關(guān)于民事和商事司法協(xié)助的條約》，但是該條約僅包含司法文書送達(dá)、調(diào)查取證、承認(rèn)與執(zhí)行仲裁裁決，并不包含承認(rèn)與執(zhí)行法院判決、裁決。
而國際條約方面，眾所周知，中國1987年加入了《承認(rèn)及執(zhí)行外國仲裁裁決公約》（“《紐約公約》”)，使得中國與130多個國家和地區(qū)能夠相互承認(rèn)及執(zhí)行各自的仲裁裁決。但是，就與其他國家相互承認(rèn)和執(zhí)行法院判決，中國并沒有加入《國際民商事案件中外國判決的承認(rèn)和執(zhí)行公約》，也沒有加入多邊條約。
互惠關(guān)系方面，需要當(dāng)時舉證證明韓國法院曾經(jīng)承認(rèn)與執(zhí)行過中國法院的民事判決和裁定，而實(shí)際上韓國法院也未承認(rèn)與執(zhí)行過中國法院的民事判決和裁定。
這三種情況中韓之間都不具備，因此第（2）方案也不可行。
（三）、第3個方案，直接向中國法院起訴要求被告履行專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
該韓國企業(yè)若要如愿將涉案中國專利變更至自己名下，只能通過在中國法院另行提起民事訴訟，并獲得勝訴判決方可達(dá)到目的。但是在中國法院起訴面臨著一個障礙，本案的專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議明確約定管轄法院為韓國首爾中央地方法院，中國法院是否有管轄權(quán)？
我們認(rèn)為，中國法院對該案是有管轄權(quán)的，理由有二：
首先，協(xié)議管轄?wèi)?yīng)當(dāng)受一定限制。《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第五百三十一條規(guī)定：“涉外合同或者其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益糾紛的當(dāng)事人，可以書面協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標(biāo)的物所在地、侵權(quán)行為地等與爭議有實(shí)際聯(lián)系地點(diǎn)的外國法院管轄。”根據(jù)民事訴訟法第三十三條和第二百六十六條的規(guī)定，“屬于中華人民共和國法院專屬管轄的案件，當(dāng)事人不得協(xié)議選擇外國法院管轄，但協(xié)議選擇仲裁的除外?！笨梢?，我國民事訴訟法認(rèn)可當(dāng)事人對涉外合同糾紛的協(xié)議管轄，并規(guī)定了當(dāng)事人之間的協(xié)議管轄與專屬管轄向沖突時的處理原則。
屬于專屬管轄的情形包含：（一）因不動產(chǎn)糾紛提起的訴訟，由不動產(chǎn)所在地人民法院管轄；（二）因港口作業(yè)中發(fā)生糾紛提起的訴訟，由港口所在地人民法院管轄；（三）因繼承遺產(chǎn)糾紛提起的訴訟，由被繼承人死亡時住所地或者主要遺產(chǎn)所在地人民法院管轄。民訴法第二百六十六條之所以規(guī)定協(xié)議管轄不得突破專屬管轄的規(guī)定，是因?yàn)槿绻@幾類案件如果約定由外國法院管轄，會導(dǎo)致外國法院的判決無法在中國承認(rèn)與執(zhí)行，因此，在確定國際民事管轄權(quán)時，還應(yīng)當(dāng)考慮行使管轄權(quán)的有效性。民事訴訟審判的根本目的在于解決當(dāng)事人之間的民事糾紛，保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。作為涉外民事訴訟程序的一部分，確定國際民事管轄權(quán)亦應(yīng)當(dāng)符合這一目的要求。如果管轄法院確做出的判決本應(yīng)具有執(zhí)行力但實(shí)際卻不能得到執(zhí)行，當(dāng)事人的合法權(quán)益有可能無法真正得到實(shí)現(xiàn)，則該管轄法院的確定使得民事審判的功能不能實(shí)現(xiàn)，違背了民事訴訟的根本目的，因而是不適當(dāng)?shù)?。在?dāng)事人協(xié)議管轄的情形下，通常情況下應(yīng)當(dāng)尊重當(dāng)事人的意思自治，但對當(dāng)事人的意思自治并非沒有限制，在法律規(guī)定的專屬管轄權(quán)之外，如果當(dāng)事人協(xié)議約定的管轄法院出現(xiàn)上述使得判決不能得到執(zhí)行的情況時，相應(yīng)的協(xié)議管轄不應(yīng)當(dāng)有效。
第二，本案中的協(xié)議管轄約定中關(guān)于中國專利的部分無效。本案中，雖然糾紛的爭議對象是涉案協(xié)議的履行情況，但爭議的結(jié)果涉及中國專利權(quán)的權(quán)屬的變更。根據(jù)《專利法》第十條第三款的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓中國專利權(quán)只有在中國的國家知識產(chǎn)權(quán)局完成登記才能生效。然而，由于中國與韓國之間尚未締結(jié)或者參加相互承認(rèn)和執(zhí)行法院民事判決、裁定的國際條約，亦未建立相應(yīng)的互惠關(guān)系，故韓國法院做出的判決在中國不能得到承認(rèn)與執(zhí)行。因此，雖然雙方當(dāng)事人約定履行協(xié)議引發(fā)的糾紛均由韓國法院管轄，但在確定本案管轄法院時，應(yīng)當(dāng)預(yù)期到雙方當(dāng)事人約定的管轄法院做出的判決有可能出現(xiàn)不具有執(zhí)行力的情況，這就意味著當(dāng)事人的合法權(quán)益有可能得不到法院的保護(hù)。而事實(shí)上，盡管韓國法院對涉案專利糾紛進(jìn)行了審理和判決，但作出的判決也確實(shí)出現(xiàn)了無法執(zhí)行的情況，致使該韓國企業(yè)只能通過在中國再次提起訴訟的方式維護(hù)自己的權(quán)益，因此專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議中管轄權(quán)的約定中關(guān)于中國專利的部分無效。
三、結(jié)論
1、對于在中國國家知識產(chǎn)權(quán)局申請的專利而言，如果當(dāng)事人與權(quán)利人（或申請人）簽署轉(zhuǎn)讓合同，應(yīng)當(dāng)明確地列明專利號（或申請?zhí)枺?，以便在中國國家知識產(chǎn)權(quán)局完成權(quán)利轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
2、在專利號（或申請?zhí)枺┪戳忻鞯那闆r下，有關(guān)專利轉(zhuǎn)讓合同糾紛的協(xié)議管轄，由于專利注冊管理的地域性，只能約定由中國法院管轄，約定由外國法院管轄?wèi)?yīng)該是無效的（否則，即使做出判決也無法執(zhí)行）。與此相類似的，注冊商標(biāo)權(quán)的轉(zhuǎn)讓合同的協(xié)議管轄，也應(yīng)當(dāng)遵從這樣的原則。
四、建議
上文中，筆者關(guān)于中國專利的轉(zhuǎn)讓合同中由外國法院管轄的約定無效的結(jié)論，乃是由立法原意所推導(dǎo)出來，并非法律的直接規(guī)定。因此，筆者建議，在將來修改民事訴訟法時，可將第二百六十六條修改為：“屬于中華人民共和國法院專屬管轄的案件，或者如果約定由外國法院管轄將導(dǎo)致該外國法院的判決或裁定在中國得不到執(zhí)行的，當(dāng)事人不得協(xié)議選擇外國法院管轄，但協(xié)議選擇仲裁的除外。”
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