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文/集佳知識產權代理有限公司 劉佳
摘要：為了限制等同原則的適用，防止專利權人將專利授權或專利無效程序中放棄的技術方案在專利侵權案件中重新納入專利權保護范圍，禁止反悔原則被適用到專利侵權判定中。本文從一個實際案例出發，對“放棄的技術方案”在禁止反悔原則中的理解和適用進行了討論。
關鍵詞：禁止反悔原則 等同原則 放棄的技術方案 權利要求的修改 保護范圍的認定
2010年1月1日起實施的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第6條對禁止反悔原則的適用進行了明確規定：“專利申請人、專利權人在專利授權或者專利無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持”。其中，對于“放棄的技術方案”的理解和適用，并沒有規定具體的規則和約束，因此，這也成為司法審判中爭議的焦點。
一、關于等同原則與禁止反悔原則
等同原則是全世界國家的專利系統內都具有的一條法律原則。即使某一方侵權產品或方法并沒有正好落入某專利的權利要求的字面范圍內，但卻等同于權利要求所保護的發明時，等同原則允許法庭判決該方侵犯他人專利。我國最高院《司法解釋》對等同原則規定了兩個適用條件，一是被控侵權產品與權利要求中的技術特征以基本相同的手段、實現基本相同的功能、達到基本相同的效果，二是從權利要求中的技術特征到被控侵權產品的技術改造對本領域的普通技術人員來講是顯而易見的。由此可見，等同方案可以看成是權利要求字面記載的技術方案（下稱字面方案）的擴展方案，等同方案與字面方案相對于現有技術做出了相同的技術貢獻，因此，兩者的等同特征應是基本相同的手段并能夠起到基本相同的作用，從而使得等同方案與字面方案實現基本相同的功能并達到基本相同的效果。
禁止反悔原則是英美法中的一項衡平法原則，其基本含義是，一方當事人已經做出了某種行為，并且被他人所信賴，該當事人以后就不能再否認該行為以損害他們的利益。在專利法的司法實踐中，在司法實踐中，禁止反悔原則，一般是作為對等同原則的限制性規則來適用的。該原則禁止專利權人對通過審查過程中為了獲得授權而放棄的內容適用等同原則。其宗旨在于防止專利權人采取出爾反爾的策略，即在審查過程中為了容易地獲得專利權而對專利保護范圍進行各種限制性的修改或解釋，或者強調某個技術特征的重要性，在授權之后的侵權訴訟中又試圖取消這些限縮或者聲稱該技術特征可有可無，以圖應用等同原則來覆蓋被控侵權產品。由此可見，禁止反悔原則的初衷和目的，是要規范專利權人在申請專利和專利無效中的行為，平衡專利權人的利益與社會公共利益，而并不只是作為一種限制專利權人主張等同的工具，用來限制專利權的保護范圍。
從禁止反悔原則起源地美國來看，其最高院已經通過判例明確了，權利要求的修改是等同原則的“彈性障礙”規則，同時也為禁止反悔原則的適用范圍提供了規則條件，其中就包括，禁止反悔的適用，只是針對經過修改而放棄的內容，并不導致修改后的技術特征就完全不能再適用等同原則。
二、實際案例的案情介紹
2005年2月23日，國家知識產權局授予北京實益拓展科技有限責任公司（下稱實益公司）“自動消防泄壓閥”實用新型專利權（下稱本專利）。在本專利授權公告文本中，記載了以下3項權利要求：
1、自動消防泄壓閥，包括閥體和設置于該閥體空腔內的葉片，其特征在于：所述葉片連接有驅動裝置。
2、根據權利要求1所述的自動消防泄壓閥，其特征在于：所述驅動裝置為壓差控制驅動裝置。
3、根據權利要求2所述的自動消防泄壓閥，其特征在于：所述壓差控制驅動裝置包括電磁牽引器和控制該電磁牽引器動作的測壓裝置，所述電磁牽引器的牽引連桿與所述葉片相連接。
2007年3月19日，陜西三安科技發展有限公司（以下簡稱三安公司）對本專利提出無效宣告請求。在無效宣告程序中，實益公司對權利要求進行了修改，刪除了原權利要求1和原權利要求2，使得原權利要求3成為修改后的權利要求1。專利復審委員會在專利權人修改的權利要求書的基礎上，維持了專利權有效。
2008年5月4日，三安公司提起訴訟，請求確認三安公司生產的自動泄壓口不侵犯實益公司擁有的本專利的專利權。一審法院認為，被控侵權產品與上述修改后的權利要求1相比，一個主要的區別特征在于，被控侵權產品中沒有電磁牽引器，而是使用了電動機。對此，專利權人認為，電磁牽引器與電動機屬于等同的技術特征。被控侵權人認為，修改后的權利要求1應適用禁止反悔原則確定專利權的保護范圍。而一審法院認為，由于專利權人在無效宣告請求中刪除了原權利要求1和2，若將“電磁牽引器”等同擴大到“電動機”，導致的后果就是違反了禁止返回原則，因此，即使上述被控侵權產品中的“電動機”技術特征與專利保護的“電磁牽引器”技術特征等同能夠成立，根據禁止返回原則，亦不能以等同為由主張侵權成立。也就是說，一審法院支持了被控侵權人的主張，適用了禁止反悔原則來確定技術特征“電磁牽引器”所限定的保護范圍。二審法院維持了一審判決，但并沒有適用禁止反悔原則。
三、兩個矛盾
在上述案件中，一審判決對禁止反悔原則做出了明確表態：由于在無效過程中刪除權利要求，即使技術特征符合等同條件也要適用禁止反悔原則，從而不能適用等同原則。具體到案件本身，法院的判斷邏輯在于：原權利要求1使用的是“驅動裝置”，原權利要求2使用的是“壓差控制驅動裝置”，修改后權利要求1使用的是“電磁牽引器”，因此，專利權人在無效宣告程序中刪除了原權利要求1和原權利要求2，就相當于放棄了除電磁牽引器之外的所有驅動裝置，不能再主張包括電動機在內的其他驅動裝置與電磁牽引器屬于等同特征。
但是，假設專利權人在無效宣告程序中沒有修改權利要求，按照上述無效宣告程序的決定，專利復審委員會有可能會認定原權利要求1和原權利要求2無效并維持原權利要求3有效。這種假設情況下本專利被維持的原權利要求3與專利權人通過刪除原權利要求1和2得到被維持的修改后權利要求1，實際上是一致的。但按照上述一審法院的判決邏輯，如果專利權人刪除了原權利要求1和2，則專利權人不能再主張電動機與電磁牽引器屬于等同特征，而如果專利權人沒有修改權利要求，即專利權人沒有放棄任何技術方案，則專利權人仍可以主張電動機與電磁牽引器屬于等同特征。可見，按照上述一審法院的判決邏輯，專利權人在無效宣告程序中采取了不同的策略手段而最終得到了相同權利要求，但卻導致了禁止反悔原則是否適用的不同認定，從而導致了相同的權利要求卻被認定成不同的保護范圍。因此，這樣的判斷邏輯實際上是存在矛盾的，有不合邏輯之處。
針對上述的矛盾，有觀點認為，專利無效宣告程序中對權利要求的修改并非都導致禁止反悔，只有符合“為了獲得專利”這一目的而對權利要求進行的修改，才應當適用禁止反悔原則。具體到上述案件，該觀點認為，專利權人在專利無效宣告程序中刪除原權利要求1和2，是為了節省無效審查程序，而不是為了使專利權被維持有效，因此，刪除原權利要求1和2的修改，并不適用禁止反悔原則，也就是說，修改后的權利要求1可以適用等同規則，電磁牽引器可以等同擴大到電動機。
但是，假設在實審階段專利權人將原權利要求2和3的附加技術特征添加到原權利要求1，則所得到的修改后權利要求1與前述專利無效宣告程序中通過刪除原權利要求1和2而得到的修改后權利要求1，實質上是一致的。但按照上述觀點的判斷邏輯，刪除原權利要求1和2的修改，不是為了使原權利要求3（即修改后權利要求1）被維持有效，則專利權人仍可以主張電動機與電磁牽引器屬于等同特征，而在原權利要求1中添加附加技術特征的修改，是為了修改后的權利要求1獲得授權，故專利權人不能再主張電動機與電磁牽引器屬于等同特征。可見，按照上述觀點的判斷邏輯，專利權人采取了不同的修改手段而最終得到了相同權利要求，但卻導致了禁止反悔原則是否適用的不同認定，從而導致了相同的權利要求卻被認定成不同的保護范圍。因此，這樣的判斷邏輯實際上是存在矛盾的，有不合邏輯之處。
筆者看來，上述兩種判斷邏輯的分歧僅僅在于權利要求是否有修改，即，對于通過刪除原權利要求1和2而使得原權利要求3變成修改后權利要求1，一種判斷邏輯認為修改后權利要求1是專利權人通過修改獲得的，因而應當適用禁止反悔原則，另一種判斷邏輯認為修改后權利要求1就是原權利要求3，并不是專利權人通過修改獲得的，因而不應當適用禁止反悔原則。但實際上，上述兩種判斷邏輯都是將修改后權利要求的字面方案之外的所有方案認定為專利權人通過修改權利要求而放棄的技術方案，因此，兩者均存在針對相同技術方案得到不同保護范圍的矛盾。
四、“放棄的技術方案”不應被理解成修改后的技術特征都完全不適用等同原則
從前述禁止反悔原則和等同原則的介紹可以看出，通過權利要求的修改放棄的技術方案，不應被理解成，修改后的技術特征都完全不適用等同原則。實際上，放棄的技術方案是專利權人為了獲取專利權而從原保護范圍中剔除掉的技術方案，也就是說，專利權人剔除掉這些技術方案是為了使得克服原權利要求的某種缺陷，但這并不表示，修改后權利要求的字面方案之外的所有方案必須都剔除掉，原權利要求的缺陷才能克服。因此，專利權人通過修改權利要求而放棄的技術方案，并非包括修改后權利要求的字面方案之外的所有方案。
以最常見的創造性問題為例，假設專利權人在申請專利或專利無效中，為了克服原權利要求不具有創造性的問題對原權利要求進行了修改，從而使得修改后的權利要求相對于現有技術具有滿足創造性的技術貢獻。通過這樣的修改方式，專利權人放棄的技術方案，應當是原權利要求的保護范圍中不具有該技術貢獻的技術方案。對于修改后權利要求來說，由于其等同方案與字面方案采用基本相同的手段、實現基本相同的功能且達到基本相同的效果，兩者實際上都是具有該技術貢獻的技術方案，因此，專利權人通過修改而放棄的技術方案，實際上并不包括修改后權利要求的等同方案。
舉例來說，假設原權利要求1包括技術特征ABC，專利權人在申請專利或專利無效中，為了克服原權利要求1不具有創造性的問題對原權利要求1進行了修改，修改后的權利要求1包括技術特征ABCD，從而使得修改后的權利要求1相對于現有技術具有滿足創造性的技術貢獻。
假設被控侵權產品覆蓋了技術特征ABCG，技術方案ABCG不具有該技術貢獻，因此，技術方案ABCG與ABCD不是等同方案，技術特征G與D也不屬于等同特征，技術方案ABCG屬于專利權人通過上述修改而放棄的技術方案，因而適用禁止反悔原則，技術方案ABCG不屬于修改后權利要求要求1的保護范圍。
假設被控侵權產品覆蓋了技術特征A’BCD，技術方案A’BCG具有該技術貢獻，技術方案ABCG不屬于專利權人通過上述修改而放棄的技術方案，因而不適用禁止反悔原則。若技術特征A’與A屬于等同特征，技術方案A’BCD與ABCD是等同方案，則技術方案A’BCD屬于修改后權利要求要求1的保護范圍。
假設被控侵權產品覆蓋了技術特征ABCD’，技術方案ABCD’具有該技術貢獻，技術方案ABCD’不屬于專利權人通過上述修改而放棄的技術方案，因而不適用禁止反悔原則。若技術特征D’與D屬于等同特征，技術方案ABCD’與ABCD是等同方案，則技術方案ABCD’屬于修改后權利要求要求1的保護范圍。
基于上述對“放棄的技術方案”的理解，在適用禁止反悔原則時，筆者認為，可以嘗試從以下角度來判斷被控侵權產品是否屬于專利權人通過修改權利要求而放棄的技術方案：
首先，確定專利權人通過權利要求的修改是為了克服原權利要求的什么缺陷；
其次，確定修改后的權利要求中能夠起到克服該缺陷的技術內容，則專利權人通過這種修改而放棄的技術方案即為原權利要求的保護范圍中不具有該技術內容的技術方案；
再次，根據被控侵權產品是否具有該技術內容，確定被控侵權產品是否屬于專利權人放棄的技術方案，從而確定是否適用禁止反悔原則。
具體到上述案例，修改后權利要求1相比于原權利要求1增加了技術特征“電磁牽引器和控制該電磁牽引器動作的測壓裝置，所述電磁牽引器的牽引連桿與所述葉片相連接”。從專利無效宣告程序來看，專利權人做出這樣的修改，是為了克服原權利要求1不具有創造性的問題。而且，合議組認為，修改后權利要求1具備創造性的技術貢獻在于，葉片轉軸與驅動裝置之間采用牽引連桿連接，從而能夠實現準確的葉片的自動啟閉動作，從而提供一種能夠有利于保護防護區外墻平實的密閉性能，又能夠在滅火劑釋放過程中釋放防護區內部超壓的可重復自動實現功能的自動消防泄壓閥。合議組基于該技術貢獻維持了修改后權利要求1的專利權有效。可見，修改后權利要求1中能夠起到克服創造性問題的技術內容在于，葉片轉軸與驅動裝置之間采用牽引連桿連接。也就是說，專利權人通過刪除權利要求1和2，放棄的技術方案在于，除了采用牽引連桿之外葉片轉軸與驅動裝置之間的其他連接方式，而不是除電磁牽引器之外的其他驅動裝置。實際上，要使修改后權利要求1具備創造性，只要保證驅動裝置與葉片轉軸之間采用牽引桿連接即可，而“電磁牽引器”與“電動機”都屬于常見的驅動裝置，無論是采用電磁牽引器還是采用電動機，都不影響修改后權利要求1具備創造性的判斷結果。因此，對于修改后權利要求1，專利權人將“電磁牽引器”等同擴大到“電動機”，并不應當適用禁止反悔原則。
以上是筆者對“放棄的技術方案”在禁止反悔原則中如何理解和適用的一點思考，其中難免存在不妥之處，還請同行斧正。
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