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文/集佳知識產權代理有限公司 張穎
近年的專利審查實踐中，經常會收到美國審查員所指出的101問題的通知書，尤其是計算機通信領域，美國審查員指出101問題的概率較高，往往該問題又難以克服，導致申請審查周期長甚至因此而被駁回。
美國專利法第101條規定：“凡發明或發現任何新穎而實用的方法、機器、產品、物質合成，或其任何新穎而實用之改進者，可按本法所規定的條件和要求獲得專利。”美國專利法這種寬泛的類型界定，使得大量發明都能夠滿足專利適格性的要求。但是，美國聯邦最高法院的一系列判決均闡明了對于“自然法則、自然現象和抽象概念”不可授予專利權。考慮到美國是個判例法國家，因此在美國審查員評述101問題的時候，不僅會引用法條的條款，還會引用大量的案例來評述本申請的權利要求為何有101問題。
針對美國審查實踐的101問題，要想進行有力的爭辯，我們首先必須研究一些典型的美國判例，尤其需要關注審查員評述中所引用到的案例。這些案例可以在美國的官網上查詢。在計算機通信領域，典型的案例類型有抽象概念和商業模式，例如Alice案。
2014年最高院判決的Alice案中，Alice公司所擁有的專利涉及一項利用計算機實施的減少結算風險的方案——由一個計算機系統作為交易的第三方媒介輔助交易雙方履行其經濟義務，以避免只有交易的一方履行了經濟義務而另一方沒有履行的風險。涉案專利要求保護的是上述輔助交易雙方互相履行資金債務的方法、一個實施該方法的計算機系統和一個包含可以使計算機實施該方法的程序代碼的計算機可讀存儲媒介。上述所有權利要求都涉及計算機的應用，因此本案所涉發明實質上是一項利用計算機實施的商業方法。Alice案件聯邦最高法院在Alice案的判決中明確指出應當適用Mayo案中的兩步檢測法。第一步，首先判斷所爭議的權利要求是否指向不可專利的概念（自然規律、自然現象或者抽象概念）。如果答案是否定的，則不再討論第二步，具備可專利性。如果答案是肯定的，還應當進入第二步分析，尋找所涉權利要求的技術特征或者技術特征的組合是否本身或者某種有序結合，包含了一種發明性概念，即“足夠確保”該專利已經“遠遠超出”其所涉及的自然規律、自然現象或者抽象概念本身，從而使指向了不可專利概念的權利要求具備了可專利性。
Alice案就是一個典型的101問題，因此美國審查實踐中經常會用Alice案或其他一些典型案例如Electric Power Group’s案來作為審查員評述101問題的依據。那么我們可以在分析典型案例的基礎上，來詳細闡明本發明為何不能等同于審查員所引用的案例，即分析本發明和引用案例有何不同。這一點可以結合本發明所要解決的技術問題、采用的技術方案以及達到的技術效果來說明。例如如果本發明包含了比引用案例更多的技術特征用以解決引用案例根本沒有解決的技術問題，并且達到了引用案例所達不到的技術效果，那么本發明便不能等同于引用案例，以此來說明審查員使用引用案例評述本發明是不恰當的。
當然，審查員可以使用典型的101問題案例來評述本發明的問題，申請人同樣也可以通過引用典型的最終被法院判定為非101問題的案例來反駁審查員。這就需要平時收集一些被法院判定為非101問題的案例，且這些案例和本發明有相似之處。
除了一些典型案例之外，美國專利局還會定期發布審查指南和案例分析等相關備忘錄來對美國專利法第101條中的可專利問題進行指導。而這些新增的備忘錄中的指導說明也可以作為爭辯101問題的論據。
例如，2016年11月2日美國專利局發布了一個有關“近期專利主題適格決定”的備忘錄。在該備忘錄中針對McRO這個案例進行一些說明，其中提到McRO案提醒法院不能夠過于簡化或概括權利要求的技術方案。因為在審查實踐中，審查員往往通過高度概括簡化本發明的技術方案，這樣有利于往相關判例上結合以進行101評述。那么我們完全可以引用備忘錄中的話來爭辯審查員不能過于概括簡化本申請的技術方案以進行反駁，而實際上本申請的技術內涵比審查員所總結的要深刻。該備忘錄還針對BASCOM這個案例進行了一些說明，其中提到BASCOM案里，一些額外的技術特征應該結合起來考慮，即考慮技術方案應該站在一個整體角度進行考慮，而不應該過于拆分。但是在審查實踐中，審查員有時會將技術特征打散，一個一個評述而不考慮技術特征之間的內在結合性。面對此類評述，可以引用備忘錄中的話來說明一些技術特征應該作為整體結合看待，不應拆分零散，并詳細說明為何這些技術特征不應差分，他們有何種類在聯系以進行爭辯。
在計算機通信領域，特別是涉及一些純程序指令實現的軟件領域，被評述101問題的概率非常之大。在上述備忘錄中就針對此類問題給出了一個很好的指導說明：計算機相關技術的提高不限于提高計算機或計算機網絡的操作，還包括一系列通過允許計算機實現沒有實現過的功能以提高計算機相關技術的“規則”。具體的，一個權利要求涉及計算機技術的提高包括：（1）說明書中教導了請求保護的權利要求如何提高計算機技術（例如McRO案法院就是依賴說明書解釋了為何權利要求中的一系列規則使得具體動畫任務可以自動化而之前不能夠自動化，以此確定權利要求提高了計算機技術不屬于抽象概念）。而Affinity Labs案中的說明書就沒有提供關于如何將廣播內容傳遞給手機的細節從而被判定為是抽象概念。（2）采用特定的技術方案解決了技術問題以獲得期望的結果，而不是僅僅聲明一個方案或結果的主意（例如，McRO聲明了一個具體的方式，即利用特定的規則設置變形權重和音位轉換來解決如何使用動畫特征產生精確的實時的唇語同步和面部表情，因此不屬于抽象概念）。而Electric Power Group’s的技術方案僅展示了采集分析信息的結果，甚至沒有標明特定的展示工具因此屬于抽象概念。
上述說明，尤其是第二點“采用特定的技術方案解決了技術問題以獲得期望的結果，而不是僅僅聲明一個方案或結果的主意”，對于評述程序指令類的發明非常有用，“程序指令”就是指導計算機運行的“規則”，有了這個“規則”在結合需要解決的技術問題和達到的技術效果就能形成有力的反駁。當然前提是在權利要求中要把這種規則寫清楚明白。以前面對程序指令101問題時，有個常用做法是加入執行指令的計算機硬件，其實這種做法對于那些真的改進了計算機硬件的發明比較有用，而對于一些發明特別是審查員針對產品權利要求也提出了101問題的發明意義不大，因為現在很多程序軟件類發明并非一定對計算機硬件進行了改進，往往是執行功能任務時性能的改進。這個時候，引用該備忘錄中的上述第二點語句，結合自身案例進行“規則”闡述爭辯效果更好。
綜上，面對美國審查實踐中的101問題，其實有諸多爭辯途徑。可以研究相關判例，通過本發明和判例的比較進行爭辯，通過詳細闡述本發明的技術問題、技術方案、技術效果進行反駁，引用審查指南或備忘錄中的話語進行爭辯。總之，針對美國101問題，一定要“引經據典”進行評述，這樣才能對審查員形成限制，形成有力的反駁，切不可“自說自話”。經常關注美國專利局發布的案例指導備忘錄，用美國專利的規則來限制美國審查員濫用101評述的權利才是最佳途徑。
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