文/集佳知識產權代理有限公司 劉瑾

　　為了鼓勵發明創造的公開和實施，美國專利法規定了一些申請人在專利申請和審查過程中可以采用的救濟方式，其中比較有特色的一種就是37 CFR § 1.131 和 § 1.132（Title 37 - Code of Federal Regulations）規定的宣誓書。

　　§ 1.131 Affidavit or declaration of prior invention or to disqualify commonly owned patent or published application as prior art.

　　§ 1.132 Affidavits or declarations traversing rejections or objections.

　　宣誓書（affidavit）或宣言（declaration）是經過驗證的具簽名的聲明文件。宣誓書（affidavit），受偽證處罰規定制約；宣言（declaration），在公證人面前簽字并受到偽證處罰制約。除了簽名方式之外，宣誓書和宣言之間沒有真正的區別，其目的都是旨在反駁審查意見中拒絕（rejection）的事實依據。

　　131 v. 132 宣言

　　37 C.F.R. 1.131宣言僅適用于AIA之前的“舊規則”案件（pre-AIA），為了聲明在“現有技術”之前完成了本發明，即宣誓本發明的發明時間在相關活動、專利和出版物之前。37 C.F.R.1.132宣言適用所有條款，提出任何其他證據。

　　37 C.F.R. 1.131宣言

　　37 C.F.R. 1.131宣言適用于針對先前的專利或出版物，對pre-AIA 35 U.S.C.§102(a)，102(e)或 102(g)條款下的現有技術有效，對102(g)條款下的拒絕無效，也就是說，僅適用于2013年3月16日之前的申請。

　　37 C.F.R. 1.131宣言必須得到一些證據的支持，用足夠的事實證據證實在參考日期之前實際進行了發明實踐，或在參考日期之前構思并實際進行了發明實踐，有初步顯示就足夠了。37 C.F.R. 1.131宣言一般需要在駁回（final action）之前提供，如果是根據37 CFR 1.102的加快檢查，則需要在第一審查意見之前提交，或提交加快審查請求后的一個月內提交。如果在駁回后提交，必須說明延遲原因，如果不被接受，則考慮提交RCE以使審查員考慮宣言中的內容。

　　在先發明一般有兩種情況

　　1）實踐（Actual reduction to practice）

　　所提供的證據必須表明先進行了實踐，不需要單獨的完成發明構思的證據，并且刪除無關信息，隨宣言附上證據。申請人有責任解釋證據的含義及其針對性，對其中固有的（inherent）明確的證據則無需解釋。

　　宣言可以采用如下格式：

　　I am the inventor of the above referenced patent application

　　Prior to (the prior art document's effective date), I completed my invention as described and claimed in the subject application as evidenced by the following:

　　–Each of the compounds were made and tested prior to (the prior art document‘s effective date)

　　–Each of the attached Exhibits have been redacted

　　The statements made herein are true and that Declarant understands penalty for making willful false statements

　　Signed by Declarant

　　2）構思并付出努力（Conception plus Diligence），即完成發明構思并做好實踐準備，但實踐日期在參考文件后。

　　構思（Conception），創造性活動的精神部分，必須得到有形證據的支持。構思需要發生在美國、NAFTA國家（1993年12月8日之后）或WTO國家（1996年1月1日之后）。顯示構思的有形證據包括，例如：構圖、研究計劃、向其他人討論等。

　　努力（Diligence），必須證實在關鍵時期付出的努力，即，顯示從參考公布日期之前就開始的持續活動，直至：實際上的實踐或提交申請。該規定要求的是，實踐前的持續努力是旨在實踐所要求保護的發明或該發明的明顯變體，中斷必須有合理原因才能被免責，發明人為這些活動負責。

　　如何用宣言克服102 rejection

　　1）如果宣言內容與參考文件和被拒絕的權利要求相適應，例如，它陳述了參考文件中所述的所有特征，則參考文件將不被認為是現有技術。

　　2）如果宣言內容與被拒絕的權利要求相適應，但未被參考文件公開，則擁有一個實施例可能使申請人有權在現有技術允許的范圍內建立權利要求。

　　3）如果宣言內容與被拒絕的權利要求或參考文件不相適應，但如果被拒絕的權利要求所包含的內容對于宣言內容是顯而易見的，則參考文件將不被認為是現有技術。

　　如何用宣言克服103 rejection

　　如果基于103條的拒絕是102（a）或102（e）定義下的現有技術，則可能通過131宣言來克服，前提是，宣言內容與被拒絕的權利要求內容相適應。

　　如何用宣言克服102/103 rejection

　　如果基于102或103條的拒絕是102（a）或102（e）定義下的現有技術，則可以通過提前披露參考文件中的相關內容來克服，而不需要考慮要求保護的發明本身。

　　37 C.F.R. 1.132宣言

　　可以表明§102（a）或§102（e）引用的文獻歸屬于申請人（pre-AIA），用于提供證據以支持所要求保護的發明的可專利性，例如：

　　反駁§112拒絕，

　　反駁§103拒絕，

　　反駁§102拒絕（反駁現有技術公開內容的內在性的主張），或

　　反駁§101拒絕。

　　歸屬于申請人（Attributing Reference to Applicant）

　　§102（a）或§102（e）要求“另一個人（another）”的知識、文件或活動，用于在出版物作者與申請的發明人不同的情況，此時可以提交132宣言，以確定引用的參考內容是申請人自己的工作。除非是法定條款，否則基于出版物的拒絕可以通過表明其由申請人本人或他/她的授權來克服。

　　對于發明人作為共同作者的出版物，其他共同作者可以放棄作為發明人的權利（disclaim inventorship）；或者，發明人可以執行宣告，他/她是所述發明的發明者，而出版物的共同作者不是實際作者，此時必須提供合理的證據支持申請人的立場（reasonable showing supporting the basis for the applicant’s position）。

　　如果該參考文獻是具有與該申請相同的發明人的專利，具有共同發明人但不具有完全相同發明人的在先專利是“另一個”§102（e）所定義的現有技術，發明人可以提交一份宣言，表明審查員所依賴的相關部分是由發明人做出的。

　　132宣言的作用在于，提交證據以支持申請人的論點，例如有爭議的事實、推論或命題，要達到證明目的，§132宣言證據必須：與爭議的問題密切相關，傾向于引入對有爭議的觀點有利的可能性或事實。例如，為了克服顯而易見性，a）可以攻擊參考文獻，如提出對參考文獻的特定解釋，顯示參考文獻無關緊要，顯示參考文獻不可操作；b）提供對比數據，對要求保護的發明和最接近的現有技術進行的測試并提供測試結果；c）顯示商業成功，在市場上廣泛接受，有關廣告和品牌的識別度信息；d）顯示發明滿足了長期的需求。

　　132宣言還可用于提出證據來反駁基于不充分披露的拒絕或反對主張（rejection or objection），例如，建立該領域的知識水平，反駁關于過度實驗（undue experimentation）的主張。

　　37 C.F.R. 1.130宣言

　　在新規定下（post AIA），131宣言將逐漸失效，132宣言仍將使用，更多是針對先前公布/寬限期的130聲明。

　　§ 1.130 Affidavit or declaration of attribution or prior public disclosure under the Leahy-Smith America Invents Act.

　　130宣言涵蓋在先公布，僅適用于2013年3月16日當天或之后提交的申請，用于確定一年寬限期的權利，例如，通過證明本公開是由發明人做出的，或者公開的主題是從發明人那里獲得的，從而取消其作為現有技術的公開的資格；或，通過確定所披露的主題在披露之前或在此類主題有效提交之前已經被發明人或其他直接或間接獲得主題的人公開披露，取消被披露內容作為現有技術的資格。