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文/集佳知識產權代理有限公司 金世煜
一、相關概念
所謂PBP（product by process）權利要求，即，方法特征限定的產品權利要求，是指至少有部分技術特征是用產品的制造方法來定義的產品權利要求①。例如用工藝過程、操作條件、步驟或流程等技術特征來進行產品權利要求的描述、限定。
可見，這是一種特殊類型的權利要求的撰寫方式。主要是由于在化學、材料、醫藥類的發明中，往往受當時的技術水平、分析手段所限而無法詳細解析產品結構、組成，此時如不采用方法限定就很難進行描述限定。例如，玻璃、鋼鐵、陶瓷、樹脂組合物、醫藥物等發明中，其主要成分/組分往往與現有技術難以區別，通常是由特定的生產工藝（方法），得到特定的結構（微觀結構往往難以表述或無法表述），產生某種特殊性能（一般可以用參數進行表征），從而解決了某種技術問題。總之，允許這樣的介于“產品權項”和“方法權項”之間的特殊權項“PBP權項”的存在，有其合理性，在各國的審查實務中也都給予承認（盡管都有所限制而不受鼓勵）。
但這樣一種“不得不”進行的描述、限定方式，在實務中存在被申請人“濫用”的情況，即，原本可以用結構和組成進行限定的產品權利要求，出于種種目的，而被用PBP權項方式進行撰寫，這種濫用不僅在化學領域經常出現，甚至擴展到機械、電學等并不涉及微觀結構、組成的領域。這無形中給確定權利要求的保護范圍帶來諸多問題和爭議，因為，PBP權項先天存在著清楚性缺陷，即，這種限定方法無法準確表征產品的結構和組成，其中，又包含2種情況，一種是該產品的結構組成本身就無法表述清楚，這也是PBP權項可以存在的原因所在，也可以說是難以克服的宿命；另一種情況則是，產品的結構和組成原本是可以表述清楚的，但出于各種原因，而采用了PBP權項的撰寫方式，這種不清楚是方法特征所帶來的額外“負擔”，是強加給產品權項的不清楚，對于這種情況實際上是應盡量避免的，故此，筆者也稱這種情況為“濫用”。
由于PBP權項先天存在的這種不清楚性，引發了對于新創性審查、以及獲得授權后權利行使階段的各種困擾。簡言之，目前各國基本上在審查階段都是采用“物質限定說”來進行審查（中國、日本、美國、韓國等皆然），即，主要看產品的結構、組成是否有新創性。但是在權利行使階段，對于PBP限定的產品是否受方法限定，各國采用的標準并不一致，例如中國采用的是“方法限定說”②，而日本則采用“物質同一說”③，美國則是2種案例皆有，但更傾向于“方法限定說”④。至于哪一種更合理，與各國的法律實踐、產業政策等都有相關性，很難簡單評論。中國業界對此也有各種討論，有的認為應該統一審查階段與權利行使階段的標準，都采用“方法限定說”⑤；有的認為，中國的授權階段和行權階段的實踐對于遏制PBP權項的“濫用”是有效的，等等。
然而，追根溯源，PBP權項的根本問題還是清楚問題，或者說是“必要性”問題，能否在問題源頭上進行深入的探究和梳理，對于后續的審查和侵權判定將具有極大的參考意義。即，這種先天帶有“不清楚”因素的權項是否應該在撰寫、審查階段就加以規制？本文將結合日本的一個重要案例及由此帶來的日本審查規程的變化，來比較一下PBP權項在中日審查實務中的差異及由此帶來的一些啟示。
二、PBP權利要求在中日審查實務中的差異
首先，對于PBP權項的清楚性問題，中國審查指南只是泛泛地規定如下：“產品權利要求適用于產品發明或者實用新型，通常應當用產品的結構特征來描述。特殊情況下，當產品權利要求中的一個或多個技術特征無法用結構特征予以清楚地表征時，允許借助物理或化學參數表征；當無法用結構特征并且也不能用參數特征予以清楚地表征時，允許借助于方法特征表征。⑥”從這種一般性的論述中可知，PBP權項在中國是允許但不鼓勵的，雖然對使用有限制性要求，但并沒有具體審查標準或罰則，實務中審查員也不會對此（清楚性）進行審查，而以不清楚為由下發審查意見；通常是跳過清楚性（必要性）的審查，以“推定相同”的方式利用“新穎性”或“創造性”條款進行“嚴格”的審查，由此啟動申請人對于相關結構、組成的自陳式說明、舉證。
而在日本，由于2015年的一件非常著名的最高裁判例⑦，啟動了對相關法律規定的修改⑧。現簡述該案例如下。
日本經典案例：
案由：Teva制藥工業有限公司（Teva Pharmaceutical Industries Ltd.）基于其用方法特征表述的產品權利要求（PBP權項）向協和發酵麒麟有限公司和另一日本公司（Tori Co. Ltd.）主張專利侵權。
權利要求：包含如下工序而形成的普伐他汀鈉：a）形成濃縮的普伐他汀有機溶液；b）普伐他汀作為銨鹽沉淀；c）通過重結晶純化所述銨鹽；d）用普伐他汀的鈉鹽取代銨鹽；e）普伐他汀鈉分離，并且，普伐他汀內酯摻入量小于0.5％（重量），epiprava摻入量小于0.2％（重量）。
被告人產品：被告人生產醫藥品普伐他汀鈉鹽片劑10mg「ＫＨ」，被告人制品中的普伐他汀內酯摻入量小于0.5％（重量），epiprava摻入量小于0.2％（重量），但其制造方法中沒有a）步驟。
爭論焦點：如何確定方法特征限定的產品的保護范圍？
原審判決的主要內容⑨：認為對于PBP權項，存在2種情況，一種是“真正的PBP權項” ，另一種為“非真正的PBP權項”。所謂“真正的PBP權項” 是在申請專利時無法或者很難用產品結構或者特性限定產品而用方法特征表述的產品權利要求；所謂“非真正的PBP權項”是指在申請專利時不能說是存在不可能或困難的事由……卻用方法特征表述的產品權利要求。并認為，只有“真正的PBP權項” 才能在侵權判定時適用“物質同一說”，而“非真正的PBP權項”應當適用“方法限定說”（全面覆蓋）。由于認定該權項為“非真正的PBP權項”，因而應當采用“方法限定說”，而被告產品又不包含a步驟，所以判定不侵權。
最高法院判決的主要內容⑦：廢棄原判決，發回原審即知識產權高等法院重審。判決中首先明確，PBP權項是一種產品發明，對于產品發明來說，即使在權利要求中限定了產品的制造方法，發明的保護范圍和發明點仍然應當確定為涵蓋具有相同結構和特性的產品，即適用“產品相同理論”（物質同一說）。其次，對于產品權利要求中的方法特征，就相應的產品結構或者特性而言，其通常是不清楚的；如果制造產品的方法包含在了產品權利要求中，只有當用產品的結構或者特征來直接限定請求保護的產品是不可能或者完全不切實際的時候，該權利要求的表述才可能滿足“清楚性”要求。
可見，日本最高法院重申了“物質同一說”這一原則，并且認為在確權階段就應該判明“真正的PBP權項”和“非真正的PBP權項”，即，清楚性問題（也可稱為用PBP方式撰寫的必要性問題）應該在權利有效性審查階段即行解決，因而判定發回重申（在日本審理侵權案件的法官同時審理權利是否有效，這一點與中國不同）。
上述日本最高法院的判決顯然是合理的，因為，如果到實際權利行使階段才能判定是否是“真正的PBP權項”，進而采用不同的標準來判定是否侵權，那么專利權的公示作用將大打折扣，公眾將無法準確把握PBP權項的準確的保護范圍，造成更多的混亂和爭議。
與此相伴，日本審查指南根據該判例對PBP權項的清楚性做了詳細規定⑧，簡言之，在審查階段對于PBP權項，審查員應該發出“不清楚”的審查意見，申請人應該舉證說明無法或者很難用產品結構或者特性限定產品而只能用方法特征表述產品權利要求的理由，否則必須對權利要求進行修改，進而對修改的方式等進行了詳細的例示，在此不再贅述。
顯然，該案例引起的日本對于清楚性問題的嚴格審查，勢必在短期內增加審查員的工作壓力，但經過一段時間的消化，也必將使申請人審慎、自律地使用PBP撰寫方式，將大量無需用PBP撰寫方式的權利要求從撰寫、審查實務早期就排除掉。從根本上減少了此類權項在授權后公示、權利行使階段造成的困擾。
反觀中國，鑒于目前申請數量的急速增長帶來的審查壓力，對PBP權項的清楚性基本不進行審查，而是采用一種“事先（事中）默認”“事后懲罰”性的倒逼策略。即，通過明確權利行使階段的“方法限定說”（全面覆蓋原則），從而使這種撰寫方式受到某種“自我懲罰”（承擔這種撰寫方式帶來的不利后果），迫使申請人相應地進行“自我約束”，即，盡量避免采用PBP撰寫方式。這種處理方式簡潔明了，但也有“粗暴”而傷及少數無辜之嫌，即，行權階段對所有PBP權項采用一棍子打死的“方法限定說”，對化學類少數只能用方法特征限定且本質上是產品權項的權利要求來說，起不到足夠的保護作用，即對真正創新起不到促進鼓勵的作用，反而有可能鼓勵了所謂的“模仿式創新”。
換言之，日本最高法院再一次重申強調了“真正的”PBP權項（即在審查階段、確權階段已經嚴格審查過的PBP權項）在權利行使階段應當采用“物質同一說”的立場。這除了在法理上具有與審查階段的標準相一致的法理邏輯統一的好處之外，在實務中也會對“少數”特殊類型（尤其是化學領域）的發明起到足夠的保護作用。因為，當產品是創新的，但是無法使用其結構或者性能參數來準確地定義而用方法進行限定時（即真正的PBP權項），包含2種情況：a）很難繞過該方法獲得相同或類似產品；b）通過對技術問題與特性參數進行研究分析，可以比較容易地找到其他方法得到相同或類似結構（參數）的產品，此時，將不能適用等同侵權，也就是變相地鼓勵了所謂“模仿式創新”。事實上，b的情況是更普遍的情形。當然，是鼓勵原創性發明給予其足夠保護，還是鼓勵模仿式創新而相對弱化保護，與該國的產業發展階段、政策導向等是相關的，不能一概而論。但總的發展方向應當是保持法理邏輯的一致性，明辨事理的可預見性、合理性，而不是簡單只是從“效率”或實用主義出發，將復雜的問題簡單化。
三、相關啟示
將中日進行比較可知，日本不厭其煩地在審查指南中列出對各種PBP權項關于清楚性的審查標準以及救濟方式，即，不惜耗費相當多的審查資源對PBP權項的必要性進行認真審視，對不必要的PBP權項進行早期“攔截”，而一旦經過嚴格審查的PBP權項獲得授權，則給予與產品權項相匹配的保護。而中國則是用新創性進行審查階段的嚴厲“攔截”（處理方式：推定相同），使很多本來有創新性的發明，由于撰寫方式有誤或不當而稀里糊涂地失去授權機會；并且在后續的行權階段付出較高的代價（即清楚性的不利后果由后續的行權階段進一步全部承擔），可謂是獲權及行權階段的雙嚴格策略。
我國的這種處理方式的益處恐怕還是節約了行政審查力量（資源），簡便易操作，但是對申請人（代理人）一方提出了較高的要求：必須深刻了解其中的相關利害，才能在撰寫和審查階段做出審慎的抉擇和恰當的應對。同時也給申請人（代理人）帶來了出于各種不同申請目的而產生的各種不確定預期，其根源亦在于審查指南對清楚性、新創性的審查與司法解釋②的內容，邏輯上曖昧不清，并不和諧自洽。如果在申請/審查階段并不嚴格禁止不適當的PBP權項，勢必帶來大量魚龍混雜的授權情況（較差的公示效果），以及權力行使時“傷及無辜”式的保護遺憾。
筆者認為，短期來看，按照現行規則操作讓“子彈再飛一會兒”也未嘗不可，畢竟這種“自我約束”機制，有其處理方式簡單、效率高的益處。但長期來看，對于厘清什么是真正的PBP權項（必要性），對真正的PBP權項的有效保護會產生長久模糊、不利的情況。建議借鑒和研究今后日本的審查實踐中如何具體判定被允許的 “PBP權項”清楚性的實例，這對于我們如何在審查指南中進一步深入規限PBP權項將有很大參考意義。當我們對PBP權項在審查階段的規則性問題能夠深入、細化以后，也就可以進一步討論在權利行使階段能否給予相應的“物質同一說”的保護。在現階段，也提示申請人（代理人），應嚴格約束PBP權項的撰寫、修改行為，而對于化學領域不得不進行PBP權項撰寫時，若屬創新性產品且其方法特征很容易被繞過規避的話，那么即使相關發明進行了充分公開也很有可能換不來相應合理的保護，此時要考慮審慎公開或不申請專利而考慮以技術秘密等其他方式進行保護。
參考文獻：
①尹新天.專利權的保護M 第二版.知識產權出版社，2005:280.
②最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件司法解釋（二）（2016年4月1日施行）第十條 對于權利要求中以制備方法界定產品的技術特征，被訴侵權產品的制備方法與其不相同也不等同的，人民法院應當認定被訴侵權技術方案未落入專利權的保護范圍。
③南條雅裕.プロダクト?バイ?プロセス?クレームの権利解釈[J].パテント,2002,Vol.55,No.5
④毛映紅.小議“方法限定產品”專利權利要求的解釋方法[J].知識產權，2009（6）：88.
⑤王晶晶、姚希等 淺談方法限定的產品權利要求的審查1994~2015中國學術期刊電子出版社
⑥《專利審查指南》（2010版）第二部分第二章3.2.2節的規定
⑦日本最高裁判所，案件編號2012年（受）第1204號，判決日：2015年6月5日
⑧日本特許廳于2015年7月6日在其官網公布『プロダクト?バイ?プロセス?クレームに関する當面の審査の取扱いについて』
⑨日本知財高等裁判所 案件編號：2012年（ネ）10043 判決日：2012年1月27日
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