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文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 馮柳偉
在專利審查意見通知書中，經(jīng)常會遇到“上述區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段”、“上述區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域的常規(guī)選擇”或“上述區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的”中至少一種將區(qū)別技術(shù)特征認(rèn)定為公知常識的評述方式；而且在上述任一種評述方式中，審查員均不會主動提供能夠證明區(qū)別技術(shù)特征為公知常識的證據(jù)，而只會通過簡單的說理將區(qū)別技術(shù)特征認(rèn)定為公知常識。如此，容易導(dǎo)致當(dāng)申請人不認(rèn)可審查員的觀點(diǎn)時卻無法進(jìn)行有效反駁，從而影響了該專利申請的授權(quán)。在本文中，筆者將結(jié)合公知常識的相關(guān)法律知識以及案例對公知常識的答復(fù)技巧進(jìn)行介紹。
公知常識的相關(guān)法律知識
在《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章3.2.1.1節(jié)中所記錄的公知常識具體為“下述情況，通常認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示：( i )所述區(qū)別特征為公知常識，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用手段，或教科書或者工具書中等中披露的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段… …”。另外，在《審查操作規(guī)程》（2008版）實(shí)審分冊第四章1.3.1節(jié)中所記錄的公知常識具體為“以下情形可以認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)整體上存在技術(shù)啟示：（1）所述區(qū)別技術(shù)特征為公知常識，例如，所屬領(lǐng)域中用于解決發(fā)明所解決的技術(shù)問題的慣用手段，教科書或工具書等中披露的解決發(fā)明所解決的技術(shù)問題的技術(shù)手段，或者教科書、工具書中為解決相關(guān)技術(shù)問題而引用的其他文獻(xiàn)披露的內(nèi)容… …”。
通過對比可知，《審查操作規(guī)程》中所記錄的公知常識的內(nèi)容只比《專利審查指南》中的相關(guān)表述多了“教科書、工具書中為解決相關(guān)技術(shù)問題而引用的其他文獻(xiàn)披露的內(nèi)容”而已。
通過結(jié)合上述兩個文件中所記錄的公知常識內(nèi)容可知，在我國專利審查文件中沒有明確地給出公知常識的概念及判斷方法，只是通過舉例的方式給出了兩三種可以認(rèn)定為公知常識的情況。這就容易導(dǎo)致審查員和申請人對公知常識的認(rèn)定產(chǎn)生不同觀點(diǎn)，而且持有不同觀點(diǎn)的審查員和申請人也很難通過說理的方式讓對方接受自己的觀點(diǎn)，從而導(dǎo)致申請人和審查員之間不斷地進(jìn)行辯論，增加了專利審查時間。
此外，我國專利審查文件中不僅沒有明確地給出公知常識的概念及判斷方法，而且還給審查員分配了較輕的公知常識舉證責(zé)任。在《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章4.10.2.2節(jié)中相關(guān)規(guī)定為：“審查員在審查意見通知書中引用的本領(lǐng)域的公知常識應(yīng)當(dāng)是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)能夠說明理由或提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明。”由此可知，當(dāng)申請人對審查員所認(rèn)定的公知常識產(chǎn)生異議時，審查員可以僅通過說理的方式進(jìn)行證明，無需進(jìn)行公知常識的舉證，如此很容易導(dǎo)致因?yàn)E用公知常識而影響申請人的專利申請的授權(quán)。
根據(jù)上述公知常識的相關(guān)法律知識可知，在我國專利審查中，如何進(jìn)行公知常識的判定是不明確的，而且審查員也沒有明確的責(zé)任向申請人進(jìn)行公知常識的舉證。因而，為了避免專利申請直接因公知常識被駁回，申請人可以利用一定的答復(fù)技巧反駁審查員所認(rèn)定的公知常識，或者引導(dǎo)審查員進(jìn)行公知常識的舉證。
申請人的答復(fù)技巧
筆者認(rèn)為申請人可以采用以下五種答復(fù)技巧：
技巧一
申請人可以通過主動舉證的方式，向?qū)彶閱T證明在本領(lǐng)域中解決專利申請實(shí)際要解決的技術(shù)問題時所采用的技術(shù)手段與區(qū)別技術(shù)特征是不相同的。
案例一詳情：針對一種名稱為“電動車輛用電機(jī)防水結(jié)構(gòu)”的95120546.3號發(fā)明專利申請的復(fù)審中，合議組認(rèn)為：在缺乏足夠證據(jù)和理由的情況下，簡單認(rèn)為本專利申請權(quán)利要求1中的區(qū)別技術(shù)特征“通過開口將積存的水分排出”是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的公知常識缺乏依據(jù)。據(jù)此，合議組撤銷原駁回決定。
案例一分析：對于電動車輛用電機(jī)的技術(shù)領(lǐng)域來說，防水結(jié)構(gòu)的慣用技術(shù)手段是通過強(qiáng)化密封的方式來避免馬達(dá)進(jìn)水。然而，案例一中則是采用設(shè)置一條連通通路的技術(shù)手段，使得馬達(dá)內(nèi)部空間能夠與大氣連通，以實(shí)現(xiàn)向外排出進(jìn)入馬達(dá)內(nèi)部的積水。由此可知，案例一提供了一種與上述慣用技術(shù)手段完全不同的開放式防水結(jié)構(gòu)，因而，對于電動車輛用電機(jī)的技術(shù)領(lǐng)域來說，“通過開口將積存的水分排出”的技術(shù)特征不是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的公知常識。
案例一反思：如果申請人在審查意見答復(fù)過程中，能夠通過主動舉證的方式，向?qū)彶閱T證明在本領(lǐng)域中防水結(jié)構(gòu)的慣用技術(shù)手段是一種密封式方式防水結(jié)構(gòu)，而且該慣用技術(shù)手段與案例一提供的開放式防水結(jié)構(gòu)是完全不同的，那么審查員應(yīng)該就不會輕易的只利用公知常識便將案例一的專利申請進(jìn)行駁回了，此時，審查員可能會進(jìn)行舉證、重新檢索或直接授權(quán)了。
技巧二
申請人可以通過分析區(qū)別技術(shù)特征在專利申請中實(shí)際要解決的技術(shù)問題與審查員認(rèn)定的公知技術(shù)特征所解決的技術(shù)問題之間的區(qū)別，以便向?qū)彶閱T證明該區(qū)別技術(shù)特征在專利申請中實(shí)際要解決的技術(shù)問題沒有被公知常識公開。
案例二詳情：針對一種申請日期為2014年7月1日名稱為“一種伸縮支架”的發(fā)明專利申請的實(shí)審中，審查員認(rèn)為：“所述摩擦環(huán)呈錐爪型，且摩擦環(huán)的錐部朝向下方，位于所述摩擦環(huán)根部上端相連一調(diào)節(jié)裝置，所述調(diào)節(jié)裝置與所述伸縮管外側(cè)接觸”的區(qū)別技術(shù)特征，實(shí)際要解決的技術(shù)問題是“如何增大摩擦力來阻礙伸縮管的下移，使得伸縮管下降時具有緩沖作用”；而且該區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域的公知常識，權(quán)利要求1 不具備創(chuàng)造性。
隨后，申請人針對上述審查意見通知書進(jìn)行了答復(fù)，并在答復(fù)中對審查員認(rèn)定的技術(shù)問題進(jìn)行了質(zhì)疑。申請人認(rèn)為：本申請中的區(qū)別技術(shù)特征實(shí)際要解決的問題是“通過錐爪型摩擦環(huán)來提供一種可變化的摩擦力，這種摩擦力在伸縮管下移時變大，以避免伸縮管迅速下降造成物件砸壞或人員受傷，同時這種摩擦力在伸縮管上移時變小，使得伸縮管能夠便捷地從固定管中伸展出來”，并不是審查員所認(rèn)定的“如何增大摩擦力來阻礙伸縮管的下移，使得伸縮管下降時具有緩沖作用”的技術(shù)問題。由此可知，由于區(qū)別技術(shù)特征所解決的技術(shù)問題不是審查員認(rèn)定的公知技術(shù)特征所解決的技術(shù)問題，因而上述區(qū)別技術(shù)特征并不是本領(lǐng)域的公知常識，本申請具備創(chuàng)造性。
審查員最終接受了申請人的上述答復(fù)觀點(diǎn)，使得該申請順利獲得授權(quán)。
案例二反思：申請人通過分析上述區(qū)別技術(shù)特征在案例二中實(shí)際要解決的技術(shù)問題，來反駁審查員在審查意見通知書中所認(rèn)定的技術(shù)問題，從而有效地向?qū)彶閱T證明了上述區(qū)別技術(shù)特征在案例二中實(shí)際要解決的技術(shù)問題沒有被公知常識所公開，進(jìn)而證明了該區(qū)別技術(shù)特征不是公知常識。
技巧三
申請人可以通過分析區(qū)別技術(shù)特征在專利申請中達(dá)到的技術(shù)效果與審查員認(rèn)定的公知技術(shù)特征所達(dá)到的技術(shù)效果之間的區(qū)別，以便向?qū)彶閱T證明該區(qū)別技術(shù)特征在該專利申請中產(chǎn)生了意想不到的技術(shù)效果。
案例三詳情：北京市高級人民法院高行終字第251號行政判決書指出，當(dāng)技術(shù)手段被認(rèn)定為公知常識時，應(yīng)當(dāng)明確該技術(shù)手段在技術(shù)方案中所起到的技術(shù)效果，將區(qū)別技術(shù)特征帶來的技術(shù)效果與公知證據(jù)帶來的技術(shù)效果進(jìn)行比較，如果前者明顯優(yōu)于后者，則區(qū)別技術(shù)特征帶來預(yù)料不到的技術(shù)效果，應(yīng)認(rèn)可其創(chuàng)造性。
案例三反思：申請人可以通過分析區(qū)別技術(shù)特征在專利申請中達(dá)到的技術(shù)效果明顯優(yōu)越于審查員認(rèn)定的公知技術(shù)特征所達(dá)到的技術(shù)效果，以便向?qū)彶閱T證明該區(qū)別技術(shù)特征在專利申請中產(chǎn)生了意想不到的技術(shù)效果。
需要說明的是，技巧三特別適用于技術(shù)手段被審查員認(rèn)定為公知常識，而且審查員還認(rèn)為本申請?zhí)峁┑木唧w參數(shù)屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員經(jīng)過有限的試驗(yàn)便能夠確定的參數(shù)的應(yīng)用場景。
技巧四
申請人可以通過說理分析或舉證的方式，向?qū)彶閱T證明在現(xiàn)有技術(shù)中不存在該區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)啟示。
案例四詳情：針對一種涉及給筆記本鍵盤轉(zhuǎn)印圖案的方法且名稱為“一種圖案轉(zhuǎn)印方法”的發(fā)明專利的實(shí)審中，審查員認(rèn)為：“位于按鍵和底座之間的第一空間的第一支撐部，以及填充于第二空間的第二支撐部”的區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域的公知常識。
隨后，申請人針對上述審查意見通知書進(jìn)行了答復(fù)，而且申請人在答復(fù)中通過還原發(fā)明構(gòu)思的方式向?qū)彶閱T證明了在現(xiàn)有技術(shù)中不存在該區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)啟示。申請人認(rèn)為，本申請的發(fā)明構(gòu)思是：當(dāng)將按鍵先安裝到鍵盤上再采用滾輪進(jìn)行圖案轉(zhuǎn)印處理時，發(fā)明人發(fā)現(xiàn)在圖案轉(zhuǎn)印過程中容易發(fā)生按鍵的偏移，因而，本申請通過按鍵之間需要加裝支撐部件（也就是第二空間的第二支撐部）的方式，能夠有效防止加壓轉(zhuǎn)印時按鍵發(fā)生偏移，從而提高了處理效率。然而，對比文件1提供的圖案轉(zhuǎn)印方案具體為：先進(jìn)行圖案轉(zhuǎn)印再組裝至按鍵底座，且采用多個加壓頭同時加壓轉(zhuǎn)印，由此可知，在對比文件1 中，相鄰按鍵之間的相對位置并不需要支撐固定，因而，區(qū)別技術(shù)特征不能與對比文件1 結(jié)合以得到本申請的技術(shù)方案。因此，現(xiàn)有技術(shù)中不存在區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)啟示，因而區(qū)別技術(shù)特征并不是公知常識，權(quán)利要求1 具備創(chuàng)造性。
案例四反思：當(dāng)現(xiàn)有技術(shù)中無法給出區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)啟示時，則申請人可以通過說理分析或舉證的方式，向?qū)彶閱T證明在現(xiàn)有技術(shù)中不存在該區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)啟示。
需要說明的是：現(xiàn)有技術(shù)中無法給出區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)啟示具體包括如下情況：現(xiàn)有技術(shù)與區(qū)別技術(shù)特征結(jié)合時無法達(dá)到本申請所達(dá)到的技術(shù)效果；或者，現(xiàn)有技術(shù)中給出了與區(qū)別技術(shù)特征相反的技術(shù)特征；或者，現(xiàn)有技術(shù)中明確給出了無法與區(qū)別技術(shù)特征進(jìn)行結(jié)合的解釋等等。
技巧五
申請人可以通過說理分析或舉證的方式，向?qū)彶閱T證明在該專利申請的申請日或優(yōu)先日之前該區(qū)別技術(shù)特征不是公知常識。
案例五詳情：針對一種申請日期為2007 年11 月28 日名稱為“一種觸摸屏手機(jī)在待機(jī)狀態(tài)下迅速使用常用功能的方法”的發(fā)明專利的實(shí)審中，審查員認(rèn)為：“該觸摸屏手機(jī)在觸摸屏中部，運(yùn)營商標(biāo)志和/ 或日期時間顯示以外的區(qū)域，為手機(jī)的待機(jī)狀態(tài)定義至少3 個區(qū)域作為快捷方式觸摸按鍵的鍵區(qū)，并將功能菜單中的常用功能與觸摸按鍵的鍵區(qū)直接建立關(guān)聯(lián)，手機(jī)在待機(jī)狀態(tài)下，觸摸顯示某個常用功能快捷圖標(biāo)的快捷方式觸摸按鍵時，手機(jī)直接執(zhí)行與其相應(yīng)的常用功能”的區(qū)別技術(shù)特征為公知常識。
隨后，申請人針對上述審查意見通知書進(jìn)行了答復(fù)，而且申請人在答復(fù)中通過公知常識的時間屬性向?qū)彶閱T進(jìn)行質(zhì)疑。其中，申請人認(rèn)為：該申請的申請日為2007年11月28日，在當(dāng)時，將手機(jī)的常用功能的快捷圖標(biāo)直接放在觸摸屏手機(jī)的待機(jī)桌面上，并不屬于本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段。
隨后，針對申請人的質(zhì)疑，審查員進(jìn)行了補(bǔ)充檢索并舉證，證明了上述區(qū)別技術(shù)特征是公知常識，而且申請人接受了審查員的審查意見，最終該申請視撤。
案例五反思：當(dāng)沒有任何辦法反駁審查員認(rèn)定的公知常識時，可以通過說理分析或舉證的方式，向?qū)彶閱T證明在該專利申請的申請日或優(yōu)先日之前該區(qū)別技術(shù)特征不是公知常識。如此又利于引導(dǎo)審查員對公知常識進(jìn)行舉證，有利于加快審查效率。
以上是筆者在進(jìn)行審?fù)ù饛?fù)過程中針對于“公知常識”答復(fù)的一些思考總結(jié)，其中若有不妥之處，還請讀者批評指教。
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