文/集佳知識產權代理有限公司 宋天凱

　　在申請文件撰寫以及審查意見的答辯等環節中，背景技術所公開的內容發揮著至關重要的作用，但目前，很多專利代理師（或申請人）并不重視背景技術的撰寫以及查閱，這在申請文件撰寫和審查意見答辯過程中都可能導致一系列的問題。

　　★申請文件撰寫過程中的問題

　　根據《專利審查指南》第二部分第二章第2.2.3節規定，在發明或者實用新型說明書的背景技術部分應當寫明對發明或者實用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術，并且，還要客觀地指出背景技術中存在的、由本發明或實用新型的技術方案所要解決的問題和缺點。也就是說，在一份申請文件中，背景技術部分需要指明本申請要解決的問題和缺點是什么。

　　然而，現實的情況卻是很多的申請文件中有關背景技術一欄的內容僅僅是對于技術領域部分的擴大解釋，以闡釋該技術領域或相關領域產品的重要性，甚至僅僅公開一些不相關的內容等。如此，就有可能導致獨立權利要求是否缺乏解決技術問題的必要技術特征的判定依據的缺失。

　　根據專利法實施細則第二十條第二款規定，獨立權利要求應當記載解決技術問題的必要技術特征，這里所提到的技術問題即與背景技術部分所闡述的技術問題相對應。對此，或許會有人提出異議，根據專利法實施細則第十七條第四款的規定，發明或者實用新型要解決的技術問題是在發明內容部分記載。不錯，發明內容部分也會對技術問題以及技術效果等進行記載，但是，發明內容部分的問題在于，很多時候代理師（或申請人）會將本申請所有的技術效果都以“有益效果”的形式羅列出來。

　　例如，發明內容的第一段可以寫作“本發明要解決的技術問題是提供一種XX產品，具有A效果、B效果、C效果……”，而事實上，獨立權利要求所要解決的技術問題、所要取得的技術效果可能只對應于A效果，此時，若將獨立權利要求與發明內容部分相對應，則必然會引起缺乏必要技術特征的實質缺陷，一旦此缺陷產生，如不修改，本申請不能獲得授權，如修改，本申請的保護范圍又必將受到影響，這無疑會對申請人的利益造成嚴重損害。

　　因此，在對申請文件進行撰寫時，代理師（或申請人）應當注重對于背景技術部分的描述，并最好明確提出本申請要解決的核心技術問題是什么，這里的核心技術問題即指與獨立權利要求相對應的技術問題，以增加對于缺乏必要技術特征的抗辯依據。

　　此外，背景技術的內容可以分為兩類：一類來自引證文件，這一類有據可查，且均位于申請日以前，基本可以認定為現有技術；另一類則為代理師（或申請人）的自描述，這一類內容在申請日之前的文獻中很難查到原文，同時，又很難證明現有技術中不存在。對于這類背景技術部分所公開的內容是否為現有技術的事實認定，盡管有大量的學者、從業人員進行討論，但當前仍存在爭議。

　　筆者建議，但凡與本申請發明構思相關的、能夠體現本申請新創性的內容，如技術問題的探索發現、技術方案的設置等應盡量避免出現在背景技術部分，以防止在后續程序中引起爭議。

　　★審查意見答辯過程中的問題

　　在對審查意見進行答辯時，很多代理師（或申請人）都不看對比文件的背景技術，而是直接從對比文件的具體實施方式部分開始查看，以直接獲知對比文件的整體方案，然后來判斷審查意見結論是否正確，并整理答復意見。但這種方式實際上忽略了對比文件的發明初衷和發明方向。

　　根據《專利審查指南》第二部分第3.2.1.1節中關于創造性判斷方法的規定，在判斷要求保護的發明對本領域技術人員來說是否顯而易見時，關鍵要確定的一點在于是否存在技術啟示，而是否存在技術啟示的一個重要依據即是對比文件的背景技術，對比文件的背景技術很大程度上決定著對比文件的發明方向，之后的任何依據對比文件的改進都不應當與對比文件的發明方向相違背。

　　例如，筆者所處理的一個過濾設備的專利申請中，對比文件與本申請的一個區別在于濾材的使用，本申請采用的是一種纖維濾材，而對比文件所采用的是鋼絲布濾材，審查意見認為該區別為一種常規設置，故而不具備創造性；但是，對比文件背景技術所公開的內容是絨布類、纖維類等濾材易堵塞、透氣性差的缺陷，也就是說，對比文件的發明方向是要克服纖維類濾材的使用，如此，姑且不論前述區別是否為常規設置，其顯然都不能夠與對比文件相結合，也就不能夠據此來評價本申請的創造性。

　　因此，在答辯審查意見的過程中，代理師（或申請人）還應當關注對比文件背景技術部分的內容，以明確對比文件的發明方向，更有利于判斷是否存在技術啟示，以更好地對創造性進行答辯。

　　總之，背景技術部分對于申請文件的撰寫、審查意見的答辯都十分重要，代理師（或申請人）應高度重視這部分的內容，以期在撰寫時能夠形成更高質量的專利申請文件，在答辯時能夠更好地維護申請人的利益。