文/北京市集佳律師事務(wù)所 戈曉美

　　一、立法沿革及相關(guān)法律條款

　　2008年第三次修正的《專利法》第二十三條第三款規(guī)定：“授予專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)不得與他人在申請(qǐng)日以前已經(jīng)取得的合法權(quán)利相沖突。”

　　該條款是在2000年第二次修改《專利法》時(shí)首次增加的條款，原始表述為：“授予專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突。”

　　2010年修訂的《專利法實(shí)施細(xì)則》第六十六條第三款規(guī)定：“以不符合專利法第二十三條第三款的規(guī)定為理由請(qǐng)求宣告外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)無(wú)效，但是未提交證明權(quán)利沖突的證據(jù)的，專利復(fù)審委不予受理。”

　　2015年1月第二次修正的《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問(wèn)題的若干規(guī)定》第十五、十六條規(guī)定：“人民法院受理的侵犯專利權(quán)糾紛案件，涉及權(quán)利沖突的，應(yīng)當(dāng)保護(hù)在先依法享有權(quán)利的當(dāng)事人的合法權(quán)益”；“專利法第二十三條所稱的在先取得的合法權(quán)利包括：商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)、肖像權(quán)、知名商品特有包裝或者裝潢使用權(quán)等。”

　　二、法律適用過(guò)程中的幾個(gè)突出問(wèn)題

　　1.該請(qǐng)求人主體資格應(yīng)否受到限制？

　　在2015年北京高院審結(jié)的上訴人專利復(fù)審委與天一昭和陶瓷有限公司的專利權(quán)無(wú)效行政糾紛二審判決書中[1]，北京高院認(rèn)為：“《專利法》并未對(duì)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求的主體資格作出限制性規(guī)定，包括在先取得合法權(quán)利的主體以外的任何單位或者個(gè)人，只要認(rèn)為已獲授權(quán)的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)違反了《專利法》第二十三條的規(guī)定，即可請(qǐng)求專利復(fù)審委員會(huì)宣告該專利權(quán)無(wú)效。”

　　在2017年北京高院審結(jié)的上訴人斯特普爾斯公司與專利復(fù)審委的專利權(quán)無(wú)效行政糾紛二審判決書[2]中，北京高院針對(duì)該問(wèn)題從目的解釋、體系解釋以及公共利益三個(gè)方面進(jìn)行了詳細(xì)的論述，其認(rèn)為：請(qǐng)求人主體資格應(yīng)當(dāng)受到限制，限定為權(quán)利人或利害關(guān)系人的結(jié)論符合對(duì)專利法整體立法宗旨的理解。其主要理由為：當(dāng)外觀設(shè)計(jì)與他人的在先權(quán)利相沖突時(shí)，實(shí)質(zhì)上是對(duì)特定主體合法民事權(quán)益的損害，并非對(duì)不特定社會(huì)公眾利益的損害，也不應(yīng)以“公共利益”為視角進(jìn)行價(jià)值得失的判定。因此，是否主張侵權(quán)救濟(jì)是權(quán)利人或利害關(guān)系人就自身權(quán)利的有效處分，他人無(wú)權(quán)代為主張或干涉。

　　在2017年北京知產(chǎn)法院審結(jié)的上海心演商貿(mào)有限公司與專利復(fù)審委的專利權(quán)無(wú)效行政糾紛一審判決書[3]中，北京知產(chǎn)法院與2017年北京高院的判決持一致觀點(diǎn)，即請(qǐng)求人以在先權(quán)利沖突為由提起專利無(wú)效請(qǐng)求時(shí)，該請(qǐng)求人主體資格應(yīng)當(dāng)限定為：權(quán)利人或利害關(guān)系人。

　　在此后的判決中，筆者未見(jiàn)對(duì)請(qǐng)求人資格持不受限制之觀點(diǎn)的判決，多是在以2017年北京高院判決為參照。

　　2.在先權(quán)利的時(shí)間起算點(diǎn)是“專利申請(qǐng)日”還是“授權(quán)公告日”？

　　確定某一外觀設(shè)計(jì)是否與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突，需要首先確定的即是在先權(quán)利的時(shí)間點(diǎn)基準(zhǔn)。

　　對(duì)該問(wèn)題的爭(zhēng)議曾在復(fù)審委與河南省正龍食品有限公司之間的專利權(quán)無(wú)效行政糾紛一案異常火熱，一審法院北京一中院[4]認(rèn)為：對(duì)于外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)在先權(quán)利的判斷，應(yīng)以外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的授權(quán)公告日為準(zhǔn)，在該日前已合法存在的權(quán)利或權(quán)益構(gòu)成外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的在先權(quán)利，并且在判決中以大篇幅的詳細(xì)論述了不能認(rèn)同外觀設(shè)計(jì)專利的“專利申請(qǐng)日”作為判定在先權(quán)利時(shí)間點(diǎn)的做法的原因。

　　但在本案二審判決[5]對(duì)于原審判決關(guān)于應(yīng)以外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的“授權(quán)公告日”而非“專利申請(qǐng)日”作為判斷在先權(quán)利的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)的觀點(diǎn)錯(cuò)誤進(jìn)行了糾正，認(rèn)為：應(yīng)以“專利申請(qǐng)日”為“在先取得”的時(shí)間起算點(diǎn)。

　　參照現(xiàn)行專利法已經(jīng)將時(shí)間起算點(diǎn)由“在先取得”明確為“在申請(qǐng)日以前已經(jīng)取得”，因此對(duì)該問(wèn)題的爭(zhēng)議已不復(fù)存在。

　　3.權(quán)利沖突的判斷基準(zhǔn)

　　?3.1判定與注冊(cè)商標(biāo)權(quán)相沖突的具體方法

　　在復(fù)審委與河南省正龍食品有限公司之間的專利權(quán)無(wú)效行政糾紛一案中，北京一中院[6] 認(rèn)為：

　　判斷外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)是否與在先注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)產(chǎn)生沖突，應(yīng)依據(jù)商標(biāo)法中有關(guān)侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為的相應(yīng)規(guī)定予以判定。

　　具體地，外觀設(shè)計(jì)專利的正常使用行為在符合以下要件的情況下，應(yīng)被認(rèn)定為構(gòu)成侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為：

　　（1）外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品中對(duì)于涉案標(biāo)識(shí)的使用系商標(biāo)意義上的使用，即該標(biāo)識(shí)的使用具有區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源的作用；

　　（2）外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品中使用的標(biāo)識(shí)與注冊(cè)商標(biāo)相同或相近似；

　　（3）外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品所使用的具體商品或服務(wù)與注冊(cè)商標(biāo)核定使用的商品或服務(wù)相同或相類似；

　　（4）外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品中對(duì)該標(biāo)識(shí)的使用可能使注冊(cè)商標(biāo)核定使用商品或服務(wù)的相關(guān)公眾對(duì)于商品或服務(wù)的提供者產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。

　　?3.2判定與著作權(quán)相沖突的具體方法

　　同樣的，判斷外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)是否與在先著作權(quán)產(chǎn)生沖突，應(yīng)依據(jù)著作權(quán)法中有關(guān)侵犯著作權(quán)行為的相應(yīng)規(guī)定予以判定。

　　判斷外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)是否與在先著作權(quán)構(gòu)成沖突，需要審查的要件包括：

　　第一，在先著作權(quán)的認(rèn)定。

　　對(duì)于在先權(quán)利的證據(jù)，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理著作權(quán)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條的規(guī)定，當(dāng)事人可以提供涉及著作權(quán)的底稿、原件、合法出版物、著作權(quán)登記證書、認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具的證明、取得權(quán)利的合同等，作為證據(jù)。

　　第二，是否接觸到了該美術(shù)作品。

　　如果在先著作權(quán)作品已為公眾所知，該公眾屬于不特定的人，則可以推定涉案專利專利權(quán)人有接觸作品的可能性，存在接觸的可能性即可，并不要求證明專利權(quán)人實(shí)際知悉該作品的證據(jù)。甚至，如果在先著作權(quán)作品本身獨(dú)創(chuàng)性較高，且涉案專利與該在先著作權(quán)作品存在高度相似的情況下，即便沒(méi)有證據(jù)表明專利權(quán)人接觸或者可能接觸該在先著作權(quán)作品，也可以推定涉案專利專利權(quán)人接觸過(guò)該作品。

　　第三，涉案專利與該美術(shù)作品是否構(gòu)成相似。

　　比較涉案專利與該美術(shù)作品是否相似，應(yīng)當(dāng)排除公有領(lǐng)域元素，重點(diǎn)比較作品的獨(dú)創(chuàng)表達(dá)方式部分。

　　4.一點(diǎn)困惑：與知名商品特有包裝或裝潢使用權(quán)相沖突的判斷

　　如前所述，先行法律已經(jīng)明確在先權(quán)利的范圍包括：商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)、肖像權(quán)、知名商品特有包裝或者裝潢使用權(quán)等。

　　生效判決[7]亦已經(jīng)認(rèn)可：現(xiàn)行法律、司法解釋并未將《專利法》第二十三條中的“合法權(quán)利”限定為法律已明確規(guī)定的法定權(quán)利，而將其他法律上的合法權(quán)益排除在外。故《專利法》第二十三條中的“合法權(quán)利”包括依照法律法規(guī)享有并且在涉案專利申請(qǐng)日仍然有效的各種權(quán)利或者利益，例如商標(biāo)申請(qǐng)權(quán)。

　　筆者的困惑在于：與知名商品特有包裝或者裝潢使用權(quán)相沖突的法律適用問(wèn)題（現(xiàn)行反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法已修改為有一定影響的商品包裝裝潢）。如果某一商品的包裝或者裝潢在專利申請(qǐng)日之前已經(jīng)達(dá)到了知名或者具有一定影響的程度，那么無(wú)效請(qǐng)求人完全可以依據(jù)在申請(qǐng)日前已經(jīng)公開(kāi)使用的理由來(lái)提起無(wú)效請(qǐng)求，并且以后者來(lái)主張的證明難度要遠(yuǎn)低于依據(jù)與知名商品特有包裝或者裝潢使用權(quán)相沖突的理由主張的難度。那么，該條的適用空間何在？

　　參考文獻(xiàn)：

　　 [1]（2014）高行終字第31號(hào)

　　 [2]（2016）京行終2901號(hào)

　　 [3]（2015）京知行初字第5601號(hào)

　　 [4]（2010）一中知行初字第1242號(hào)行政判決

　　 [5]（2011）高行終字第1733號(hào)

　　 [6]（2010）一中知行初字第1242號(hào)行政判決

　　 [7]（2011）高行終字第1733號(hào)