文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 高巍
申請(qǐng)人收到美國審查員發(fā)出的Final OA之后，不同于在中國，專利申請(qǐng)駁回后僅能提復(fù)審的“華山一條路”，美國專利申請(qǐng)的申請(qǐng)人仍然擁有多種可選方式進(jìn)行回應(yīng)，例如直接答復(fù)修改，提出繼續(xù)審查請(qǐng)求（RCE）、AFCP2.0、放棄本案進(jìn)行延續(xù)案的申請(qǐng)（提出CA（Continuation Application）或者CIP（Continuation-in-part））以及Appeal（上訴）。其中Appeal由于耗時(shí)較長，外所律師的費(fèi)用也比較昂貴，因此通常較少被我國申請(qǐng)人所采用。不過，申請(qǐng)人有時(shí)候會(huì)發(fā)現(xiàn)和審查員的“交鋒”已經(jīng)深陷僵局，權(quán)利要求也已經(jīng)到了“退無可退”的程度，但審查員仍然難以被說服，而該申請(qǐng)對(duì)申請(qǐng)人也非常重要，那么Appeal也不失為一種尋求出路的選擇。
接下來，本文將對(duì)在美國提出Appeal時(shí)的相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行一個(gè)簡單總結(jié)和歸納，以幫助中國的申請(qǐng)人或者專利代理師更好地了解Appeal程序，做到心中有數(shù)。
PTAB
Appeal雖然從字面上對(duì)應(yīng)的是“上訴”，但是需要注意的是這并不是一個(gè)司法程序，即Appeal并非向美國的法院提出，而是向美國的專利審判和上述委員會(huì)（the Patent Trial and Appeal Board, PTAB）提出。PTAB（可簡稱為委員會(huì)，Board），是隸屬于美國專利商標(biāo)局（USPTO）的行政部門，只具有行政審查權(quán)而不具有司法權(quán)。PTAB里包括為數(shù)不少的不同職級(jí)的專利行政法官（judge），而針對(duì)每一個(gè)appeal，均會(huì)成立由三名專利行政法官組成的小組（3-MEMBER PANELS）進(jìn)行審理。
提出Appeal
在美國，提出Appeal的方式是向PTAB提交一份Notice of Appeal（ “上訴請(qǐng)求”）并繳納必要的官費(fèi)。需要注意的是，上訴并不僅限于針對(duì)Final OA，而是只要滿足專利申請(qǐng)中任一項(xiàng)權(quán)利要求已經(jīng)被兩次駁回即可，而且這兩次駁回也并不要求一定在同一件專利申請(qǐng)的審查程序中發(fā)生，例如如果一個(gè)權(quán)利要求在母案中被駁回過，然后該權(quán)利要求也出現(xiàn)在繼續(xù)申請(qǐng)中并再次被駁回，即使繼續(xù)申請(qǐng)的審查中對(duì)該權(quán)利要求的駁回可能僅僅第一次提出（例如發(fā)出第一次Non-final OA），此時(shí)申請(qǐng)人仍然可以選擇提出上訴。
另外，提出上訴時(shí)無需指定針對(duì)哪些權(quán)利要求進(jìn)行上訴，當(dāng)請(qǐng)求人提出上訴請(qǐng)求時(shí)，會(huì)被認(rèn)為是針對(duì)所有被駁回的權(quán)利要求所提出的。
此外在實(shí)務(wù)中還需要注意的是，上訴和RCE是互不兼容的程序，即不能夠提出上訴的同時(shí)還提出RCE。
關(guān)于提交上訴請(qǐng)求的期限，以答復(fù)Final OA為例，提交Notice of Appeal的期限就是答復(fù)Final OA的期限，一般是三個(gè)月，在提交請(qǐng)求和繳納必要延期費(fèi)用的情況下最長可延至六個(gè)月。另外，在提交Notice of Appeal時(shí)，請(qǐng)求人可以同時(shí)提交Appeal Brief或者對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改，其中Appeal Brief包含了針對(duì)審查員的駁回理由的具體陳述意見陳述；也可以僅僅提交Notice of Appeal，而不提交Appeal Brief，在這種情況下，要求請(qǐng)求人在Notice of Appeal的提交日起兩個(gè)月內(nèi)提交Appeal Brief。有意思的是，請(qǐng)求人還可以通過僅提交Appeal Brief的方式提出上訴請(qǐng)求，此時(shí)會(huì)被認(rèn)為是同時(shí)提交了Notice of Appeal和Appeal Brief。在這種情況下，Appeal Brief的提交期限適用于通過提交Notice of Appeal提出上述請(qǐng)求時(shí)Notice of Appeal的提交期限（見上文）。此外需要說明的是，提交Appeal Brief無需繳納額外的費(fèi)用。
Pre-Appeal Brief Review
此外，USPTO基于縮短審查周期、降低上訴成本等考慮，還設(shè)置了Pre-Appeal Brief Review程序，規(guī)定了申請(qǐng)人在提交上訴請(qǐng)求的同時(shí)可以提出Pre-Appeal Brief。但是這僅限于下列情形：（1）駁回理由明顯不當(dāng)或者缺乏依據(jù)；（2）駁回理由有明顯的事實(shí)錯(cuò)誤或法律適用錯(cuò)誤。如果請(qǐng)求人認(rèn)為審查員至少在部分意見上存在上述明顯錯(cuò)誤情形，也可就該部分意見單獨(dú)提出Pre-Appeal。注意，提出Pre-Appeal Brief時(shí)只能提交一份不能多于5頁的意見書（Arguments）。
在請(qǐng)求人提出Pre-Appeal Brief后，會(huì)成立一個(gè)專門的小組（panel）去審核請(qǐng)求人的意見和原審查員的駁回意見。這個(gè)小組由有原審查員、其上級(jí)核準(zhǔn)人和另一個(gè)相關(guān)成員組成。通常情況下，在請(qǐng)求人提出請(qǐng)求后的45天內(nèi)這個(gè)小組會(huì)作出決定，決定可以包括以下四種情形：1）Pre-Appeal因不符合要求而被撤銷；2）建議進(jìn)入Appeal程序；3）直接授權(quán)；或4）重新開啟專利審查程序。
Appeal Brief
Appeal Brief有具體的格式規(guī)定，這一點(diǎn)在MPEP中有明確的規(guī)定，在撰寫時(shí)只要參考即可。需要注意的是，撰寫Appeal Brief時(shí)，需要針對(duì)請(qǐng)求人所認(rèn)為原審查員存在錯(cuò)誤的每一個(gè)理由進(jìn)行針對(duì)性的陳述。如果某個(gè)駁回理由并未在Appeal Brief中進(jìn)行具體回應(yīng)，則會(huì)認(rèn)為請(qǐng)求人放棄了挑戰(zhàn)該理由的機(jī)會(huì)，相應(yīng)的PTAB也不再審核該駁回理由是否正確。特別注意的是，即使請(qǐng)求人認(rèn)為某駁回理由存在明顯不當(dāng)，認(rèn)為PTAB肯定會(huì)發(fā)現(xiàn)該問題，也需要在Appeal Brief中進(jìn)行回應(yīng)，否則PTAB也不會(huì)對(duì)該明顯錯(cuò)誤的理由進(jìn)行審核。
上訴過程中對(duì)權(quán)利要求修改的要求
在Appeal程序中，可以對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改，具體的修改時(shí)機(jī)和基本要求如下：
1）在提交Notice of Appeal的同時(shí)或者在提交Notice of Appeal后至提交Appeal Brief之前對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改，此時(shí)的修改方式如下：
a）刪除權(quán)利要求或者針對(duì)此前OA中有關(guān)形式缺陷的審查意見的修改；
b）將權(quán)利要求修改為更好的形式以供PTAB審核；
c）修改說明書（包括權(quán)利要求書），同時(shí)提供充分理由說明為何這樣的修改是必要的并且為何此前并未進(jìn)行修改。
由上可以看出，在這個(gè)階段的修改還是相對(duì)較為寬松的，如果請(qǐng)求人希望對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改以增加專利申請(qǐng)被PTAB認(rèn)可的可能性，可以在這個(gè)階段對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行一些較為實(shí)質(zhì)的修改。
2）在提交Appeal Brief的同時(shí)或者之后也可以對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改，但此時(shí)的修改方式僅限于：
a）刪除權(quán)利要求，并且刪除的權(quán)利要求還不能影響其他待決權(quán)利要求的保護(hù)范圍；
b）將從屬權(quán)利要求修改為獨(dú)立權(quán)利要求。
由此可見，自提交Appeal Brief起，請(qǐng)求人已經(jīng)失去了對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改的機(jī)會(huì)。
上訴過程中對(duì)證據(jù)的提交要求
在提交上訴請(qǐng)求后至提交Appeal Brief之前，可以提交宣誓、證人證言等證據(jù)，如果審查員認(rèn)為這些證據(jù)足以克服駁回理由的缺陷，并且請(qǐng)求人已經(jīng)充分說明了為何這些證據(jù)是必要的而且為何未在此前提供，則這些證據(jù)有可能被審查員采納。
但是，自提交Appeal Brief起，則任何形式的證據(jù)均不再被接受和采納。
對(duì)Appeal Brief的審查
Appeal Brief在提交后，首先會(huì)由原審查員進(jìn)行審查，這有點(diǎn)類似于我國在復(fù)審中所設(shè)置的前置審查程序。原審查員在考量請(qǐng)求人的意見陳述內(nèi)容后，可以做出如下幾種處理方式：
A）經(jīng)過上級(jí)核準(zhǔn)人的統(tǒng)一，重新啟動(dòng)審查程序并提出新的駁回理由；
B）當(dāng)審查員認(rèn)為所有的駁回理由已經(jīng)被克服并且也并沒有合適的新駁回理由時(shí)，可以直接授權(quán)；
C）維持上訴程序，此時(shí)由該審查員召開一個(gè)上訴會(huì)議（appeal conference），該上訴會(huì)議的參會(huì)者為該審查員、其上級(jí)核準(zhǔn)人以及另外一位具有足夠經(jīng)驗(yàn)和能力輔助審查的參會(huì)人，如果會(huì)議的結(jié)果是支持駁回理由，將會(huì)由原審查員撰寫審查員答復(fù)（examiner’s answer）。
審查員答復(fù)將會(huì)針對(duì)所有的駁回理由進(jìn)行回應(yīng)，除非審查員明確撤回了某些駁回理由。另外需要注意的是，在局長允許的情況下，審查員答復(fù)可以包含新的駁回理由。
當(dāng)審查員答復(fù)包含新的駁回理由的情況下，請(qǐng)求人需要在審查員答復(fù)的發(fā)送日起的兩個(gè)月內(nèi)選擇下列回應(yīng)之一：
1）要求重新開啟審查程序，此時(shí)可以對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改；
2）堅(jiān)持上訴，即提交一份Reply Brief，但是不能修改權(quán)利要求或提交新的證據(jù)。
通常而言，Reply Brief將會(huì)由PTAB組成的Panel來處理，而無需原審查員進(jìn)行對(duì)該意見陳述進(jìn)行意思表示，但是有些情況下，Panel會(huì)要求原審查員提供一個(gè)補(bǔ)充審查員答復(fù)（substitute examiner’s answer）。如果請(qǐng)求人收到了上述補(bǔ)充審查員答復(fù)，則需要在該答復(fù)的發(fā)文日起兩個(gè)月內(nèi)選擇下列回應(yīng)之一：
1）要求重新開啟審查程序，此時(shí)可以對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改；
2）堅(jiān)持上訴，即提交一份Reply Brief，但是不能修改權(quán)利要求或提交新的證據(jù)。
口審
在Appeal中，口審并不是默認(rèn)進(jìn)行的程序，而且PTAB的最終決定可以在沒有進(jìn)行口審的情況下做出。如果請(qǐng)求人希望進(jìn)行口審，則需要填寫一份書面請(qǐng)求并交納相關(guān)的請(qǐng)求費(fèi)用，提出該書面請(qǐng)求的期限是自審查員意見（examiner’s answer）的發(fā)文日起兩個(gè)月或者請(qǐng)求人提交Reply Brief之時(shí)，以兩者中更早的為限。
口審時(shí)，原審查員也可以參加，與請(qǐng)求人面對(duì)面進(jìn)行意見交流。需要注意的是，美國對(duì)口審時(shí)間和爭(zhēng)辯內(nèi)容進(jìn)行了嚴(yán)格的限制，請(qǐng)求人只有總計(jì)20分鐘的意見陳述時(shí)間，而原審查員只有15分鐘的時(shí)間，除非有特殊的規(guī)定和要求。請(qǐng)求人爭(zhēng)辯的內(nèi)容必須圍繞此前提交的Brief、Reply Brief的記載，而審查員也只能依據(jù)此前所提交的審查員意見的記載進(jìn)行爭(zhēng)辯。
決定
與我國復(fù)審決定類似，PTAB最終可以做出推翻或者維持原審查員駁回理由的決定。此外與我國不同的是，PTAB還可以在決定中引入新的駁回理由，此時(shí)，面對(duì)新的駁回理由，請(qǐng)求人還可以有兩種選擇：
?。?）請(qǐng)求重新開啟審查；
?。?）要求rehearing（重審），此時(shí)需要說明PTAB在新的駁回理由中存在錯(cuò)誤的地方，然后由PTAB進(jìn)行審查并作出最終決定。
以上便是美國Appeal程序簡要情況，可以看出，其程序設(shè)計(jì)保證了PTAB在作出決定前能夠充分的聽取請(qǐng)求人和原審查員的意見，從而盡可能作出更為客觀的決定。對(duì)于請(qǐng)求人來講，首先需要注意修改權(quán)利要求和提交相關(guān)證據(jù)的時(shí)機(jī)，避免錯(cuò)過修改時(shí)機(jī)而無法引入所希望的修改；而且由于Appeal程序賦予了請(qǐng)求人不止一次撰寫意見陳述的機(jī)會(huì)，因此需要認(rèn)真對(duì)待每一次意見陳述的機(jī)會(huì)，從而為后續(xù)程序奠定良好的基礎(chǔ)。