文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 耿苑
眾所周知，不論哪個(gè)國(guó)家的專利審查中，在評(píng)述權(quán)利要求的新穎性或創(chuàng)造性時(shí)，首先要認(rèn)定對(duì)比文件是否屬于現(xiàn)有技術(shù)。
在日常工作中，筆者發(fā)現(xiàn)在美國(guó)的專利審查中，認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)的方法與中國(guó)的方法有所不同，而且確實(shí)存在審查員錯(cuò)誤認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)的情況。因此對(duì)于代理人而言，核實(shí)對(duì)比文件的合法性是必不可少的步驟。在核實(shí)對(duì)比文件的過(guò)程中，不能照搬中國(guó)的或其他國(guó)家的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，只有深刻理解美國(guó)專利法的相關(guān)規(guī)定，綜合考慮各種因素的相互制約，才能正確地判斷對(duì)比文件是否為現(xiàn)有技術(shù)。
在《美國(guó)發(fā)明法案》（America Invents Act，簡(jiǎn)稱AIA）中，關(guān)于現(xiàn)有技術(shù)的規(guī)定在35 U.S.C. 102中。以下，筆者先粗淺地解讀102中關(guān)于現(xiàn)有技術(shù)的規(guī)定，再根據(jù)該規(guī)定總結(jié)一個(gè)簡(jiǎn)便的判定流程，以便于在實(shí)際的OA答復(fù)工作中快速準(zhǔn)確地進(jìn)行判斷。
理解102條
首先，35 U.S.C. 102(a)中規(guī)定了總的現(xiàn)有技術(shù)。
102(a)(1)規(guī)定“在有效申請(qǐng)日之前已經(jīng)獲得專利，或在出版物中有描述，或公開使用，或銷售，或以其他形式為公眾所知”為現(xiàn)有技術(shù)。
102(a)(2)規(guī)定“在有效申請(qǐng)日之前由他人有效遞交的專利或已公開或已視為公開的專利申請(qǐng)”為現(xiàn)有技術(shù)。
注意，在以上規(guī)定中，都是在認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)，只要是現(xiàn)有技術(shù)即可以評(píng)述新穎性也可以評(píng)述創(chuàng)造性。因此，在美國(guó)沒(méi)有“抵觸申請(qǐng)”的概念，由他人遞交的“申請(qǐng)?jiān)谙裙_在后”的美國(guó)專利申請(qǐng)（類似中國(guó)的“抵觸申請(qǐng)”）是現(xiàn)有技術(shù)，是可以評(píng)述創(chuàng)造性的。在中國(guó)是由任何人遞交的“申請(qǐng)?jiān)谙裙_在后”的專利申請(qǐng)是“抵觸申請(qǐng)”，只能用于評(píng)述新穎性。這一點(diǎn)來(lái)看，美國(guó)專利法比中國(guó)專利法對(duì)發(fā)明人要苛刻一些。
另外還要注意，102(a)(2)的“專利”或“專利申請(qǐng)”指的是美國(guó)專利或美國(guó)的專利申請(qǐng)。如果是PCT申請(qǐng)，應(yīng)該是指定美國(guó)的公開的PCT申請(qǐng)。
35 U.S.C. 102(b)中規(guī)定了幾項(xiàng)不被認(rèn)定為現(xiàn)有技術(shù)的例外情況，第（1）部分涉及到“在本發(fā)明的有效申請(qǐng)日前1年及1年內(nèi)做出的公開”。
102(b)(1)(A)規(guī)定，在有效申請(qǐng)日一年內(nèi)由發(fā)明人或直接從發(fā)明人處獲知的其他人披露的對(duì)比文件不是現(xiàn)有技術(shù)。因此美國(guó)的寬限期為一年，而中國(guó)為6個(gè)月。而且美國(guó)對(duì)披露形式?jīng)]有規(guī)定，而中國(guó)嚴(yán)格規(guī)定了披露形式（例如規(guī)定的展會(huì)或?qū)W術(shù)會(huì)議等）。
102(b)(1)(B)規(guī)定，對(duì)于某對(duì)比文件D，如果在D的公開日之前，由發(fā)明人或直接從發(fā)明人或聯(lián)合發(fā)明人處獲知的其他人進(jìn)行了披露，則對(duì)比文件D不是現(xiàn)有技術(shù)。
綜上，美國(guó)判斷一個(gè)公開文件是不是適用“寬限期”，最重要的因素有兩點(diǎn)：（1）公開文件的公開時(shí)間是否在寬限期內(nèi)；（2）公開文件的公開人是不是和本發(fā)明的發(fā)明人相同或直接從發(fā)明人得知。
也就是說(shuō)，即便發(fā)明人的申請(qǐng)日比另一個(gè)相同發(fā)明的申請(qǐng)日晚，只要該發(fā)明人在寬限期內(nèi)先進(jìn)行了披露，則另一個(gè)對(duì)比文件不是現(xiàn)有技術(shù)。從這一點(diǎn)來(lái)講，美國(guó)的規(guī)定比中國(guó)的更有利于發(fā)明人。
相比而言，在中國(guó)只要申請(qǐng)日在后，則會(huì)因“抵觸申請(qǐng)”而喪失新穎性。因此，美國(guó)的專利法鼓勵(lì)發(fā)明人做出發(fā)明后盡快公開，只要在一年內(nèi)提出申請(qǐng)都不喪失新創(chuàng)性，而且可以對(duì)抗他人在這個(gè)一年內(nèi)的公開，寬限期的權(quán)利更接近優(yōu)先權(quán)。發(fā)明人也可以利用寬限期的時(shí)間來(lái)檢驗(yàn)其發(fā)明是否在社會(huì)上有價(jià)值，是否值得申請(qǐng)專利，并有充分時(shí)間準(zhǔn)備專利申請(qǐng)文件。
在35 U.S.C. 102(b)規(guī)定的不屬于現(xiàn)有技術(shù)的例外情況的第（2）部分涉及到“在美國(guó)專利申請(qǐng)和專利中出現(xiàn)的公開”。
102(b)(2)(A)規(guī)定，如果對(duì)比文件是美國(guó)專利申請(qǐng)或?qū)＠移涔_的內(nèi)容直接或間接來(lái)自發(fā)明人或聯(lián)合發(fā)明人，則不是現(xiàn)有技術(shù)。
102(b)(2)(B)規(guī)定，如果對(duì)比文件是美國(guó)專利申請(qǐng)或?qū)＠移涔_的內(nèi)容被發(fā)明人或聯(lián)合發(fā)明人或從發(fā)明人直接或間接得知的其他人在對(duì)比文件的有效申請(qǐng)日之前公開，則該對(duì)比文件不是現(xiàn)有技術(shù)。這一點(diǎn)類似102(b)(1)(B)，只不過(guò)在此處對(duì)比文件的類型限定為專利或?qū)＠暾?qǐng)。
102(b)(2)(C)規(guī)定，如果對(duì)比文件是美國(guó)專利申請(qǐng)或?qū)＠以搶?duì)比文件與本發(fā)明在有效申請(qǐng)日之前由相同人所擁有，或轉(zhuǎn)讓至相同人，則對(duì)比文件不是現(xiàn)有技術(shù)。這里規(guī)定的“被披露的主題和要求保護(hù)的發(fā)明都已經(jīng)歸為同一人所有或者負(fù)有向同一人轉(zhuǎn)讓的義務(wù)”是指對(duì)要求保護(hù)的發(fā)明根據(jù)某種合作研究協(xié)議而具有共同所有權(quán)，因而，該情形實(shí)際上是指，合作研究協(xié)議下其他方所作出的披露，不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。最為常見的情形是：本專利申請(qǐng)的發(fā)明人是甲，受讓人是A公司，如果在本專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日前，該專利已經(jīng)被另外一個(gè)發(fā)明人乙的專利所公開，但是，只要發(fā)明人乙在本專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日前，也將專利轉(zhuǎn)讓給公司A，則發(fā)明人乙的專利并不構(gòu)成本專利申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)。
注意，102.b.2.C只適用于對(duì)比文件是美國(guó)申請(qǐng)，且其有效申請(qǐng)日在本發(fā)明的有效申請(qǐng)日之前，且其公開日在本發(fā)明的有效申請(qǐng)日之后。如果其公開日在本發(fā)明的有效申請(qǐng)日之前，則該對(duì)比文件適用102.a.1,是現(xiàn)有技術(shù)。
在35 U.S.C. 102(c)中規(guī)定了如何認(rèn)定102(b)(2)(C)中所謂的“共同擁有”。
102(c)(1),(2),(3)規(guī)定，如果是合作研發(fā)協(xié)議是在本發(fā)明的有效申請(qǐng)日當(dāng)天或之前生效，且對(duì)比文件和本發(fā)明由合作研發(fā)協(xié)議中的1方或多方開發(fā)，且本發(fā)明在聯(lián)合研發(fā)協(xié)議的范圍內(nèi)，且本發(fā)明的申請(qǐng)公開了合作研發(fā)協(xié)議的各方的名字，則屬于共同擁有。
在35 U.S.C. 102(d)中規(guī)定了如何認(rèn)定專利或已公開申請(qǐng)的有效申請(qǐng)日。
102(d)(1)中規(guī)定，如果該專利或申請(qǐng)被有效遞交美國(guó)，且該專利或申請(qǐng)沒(méi)有要求優(yōu)先權(quán)或其他權(quán)益，則其有效申請(qǐng)日為實(shí)際美國(guó)申請(qǐng)日。
102(d)(2)中規(guī)定，如果該專利或申請(qǐng)被有效遞交美國(guó)，且該專利或申請(qǐng)要求了優(yōu)先權(quán)，則其有效申請(qǐng)日為優(yōu)先權(quán)日，如果該專利或申請(qǐng)被有效遞交美國(guó)，且該專利或申請(qǐng)要求了較早的美國(guó)申請(qǐng)日（例如母案的申請(qǐng)日），則其有效申請(qǐng)日為較早的美國(guó)申請(qǐng)日。
判定方法
根據(jù)以上分析，雖然法條的規(guī)定非常詳盡，但是實(shí)際操作中，根據(jù)法條判斷一個(gè)對(duì)比文件是否可以作為現(xiàn)有技術(shù)需要考慮多個(gè)因素，例如公開日、有效申請(qǐng)日、發(fā)明人、是否在先披露、寬限期、是否是專利文件等。操作起來(lái)難免顧此失彼，而且法條之間的邏輯非常嚴(yán)密，若單獨(dú)按照某一款來(lái)進(jìn)行判斷很可能會(huì)出現(xiàn)失誤。為了快速準(zhǔn)確的判斷對(duì)比文件是否為現(xiàn)有技術(shù)，筆者根據(jù)102的規(guī)定構(gòu)造了一個(gè)流程圖，希望能夠以較好操作的方法來(lái)全面的判斷現(xiàn)有技術(shù)。
下圖示出了一種判斷對(duì)比文件D是否是專利申請(qǐng)A的現(xiàn)有技術(shù)的方法。
圖 判斷對(duì)比文件D是否是專利申請(qǐng)A的現(xiàn)有技術(shù)的方法
注意，102只規(guī)定了“現(xiàn)有技術(shù)”，沒(méi)有“抵觸申請(qǐng)”的概念。只要被認(rèn)定為是現(xiàn)有技術(shù)，則既可以評(píng)述新穎性也可以評(píng)述創(chuàng)造性。如果不是現(xiàn)有技術(shù)，則既不能評(píng)述新穎性，也不能評(píng)述創(chuàng)造性。
此圖只用于識(shí)別文檔類型的對(duì)比文件，沒(méi)有涉及“公開銷售”“公開使用”“以其他形式為公眾所知”的現(xiàn)有技術(shù)。
上圖中每個(gè)判斷步驟之間其實(shí)沒(méi)有嚴(yán)格的順序，筆者只是提取了一種思路，可能不是最佳判斷流程，目的只在于按圖索驥能夠準(zhǔn)確判斷。由于個(gè)人理解膚淺，經(jīng)驗(yàn)有限，上圖可能會(huì)有錯(cuò)誤或遺漏的判斷事項(xiàng)，請(qǐng)各位同事多多指教。