文/北京集佳知識產權代理有限公司 王靜宇
◆修改的一般規定
歐洲專利公約第123條對于歐洲專利申請和歐洲專利的修改進行了一般規定。根據歐洲專利公約第123條所述，（1）歐洲專利申請或歐洲專利根據細則的規定在EPO進行修改。申請人應根據自己的意愿修改專利申請，且修改機會不止一次；(2)歐洲專利申請或歐洲專利修改的內容不能包括超出專利申請提交時所要保護的主題，且；（3）歐洲專利修改的內容不能超出專利權所授予的保護范圍。
根據歐洲專利審查指南所述，雖然歐洲專利公約中規定了申請人有對專利申請或歐洲專利提交修改的權利，但是該權利僅限制在實質審查程序中、專利異議程序中以及專利限制程序中使用。在這三個程序中提交修改，申請人還必須考慮兩個因素：（1）修改是否被EPO受理（admissible）？（2）修改是否被審查員接受（allowable）？
由字面意思來看，受理（admissible）偏向于形式審查，接受（allowable）偏向于實質審查。從實踐來看，歐洲專利申請和歐洲專利的修改如果想成功，確實必須同時滿足形式和實質上的要求。
修改可受理的一般規則是無論在實審程序中、異議程序中和限制程序中都在規定的期限內提交了修改。修改可接受的一般規則是（1）不能增加原始申請中未披露的主題；（2）不能引入其他的缺陷，如修改后使得權利要求出現不清楚問題；（3）不能擴大專利權所授予的保護范圍。
◆修改的時機
歐洲專利公約第123條中所提及的對修改作出具體規定的細則條款主要指的是歐洲專利公約實施細則第137條。根據細則第137條所述, （1）在收到歐洲檢索報告之前，除非另有規定，否則申請人不能修改一件歐洲專利申請的說明書、權利要求和附圖；（2）在EPO依據細則第70a條第1款或第2款，或第161條第1款下發通知書時，申請人可以根據自己的意愿修改說明書、權利要求和附圖，并與答復該通知書的爭辯意見、糾正或修改一起提交給EPO；（3）未獲得審查部門的同意，不能進一步的修改；（4）當根據前述（1）-（3）提交修改時，申請人需要標記修改內容并指出在原始提交申請中的修改基礎。若審查部門指出提交的修改未滿足前述任一要求，可以請求申請人在一個月內補正；（5）修改后的權利要求不能涉及未經檢索的主題，該主題不能與原始提交的要求保護的發明創造或者成套的發明創造形成一個單一的總發明構思。修改后的權利要求也不能涉及依據細則第62a條或第63條不予檢索的主題。
依據細則第137條，申請人只有在收到歐洲檢索報告以后，才有機會修改說明書、權利要求書和附圖。依據細則第70a條第1款，對于歐洲直接申請來說，申請人可以通過答復檢索報告對申請文件進行修改；依據細則第70a條第2款，對于PCT進入歐洲地區階段的申請來說，申請人可以通過答復補充檢索報告對申請文件進行修改；依據細則第161條第1款，對于PCT進入歐洲地區階段的申請來說，申請人可以通過答復EPO依據細則161和162下發的通知來對申請文件進行修改；依據細則第161條第2款，對于PCT進入歐洲地區階段的申請來說，申請人還可以在自優先權日起31個月的進入地區階段期限內提出修改。
由上可以看出，在歐洲提出修改的時機，主要有以下幾個節點:
a）檢索報告下發之前
根據一般規則來說，在歐洲檢索報告下發之前，申請人不能對申請文件進行修改。
但是對于PCT進入歐洲地區階段的申請而言，實際上，在PCT國際階段申請人已經收到了國際檢索報告，EPO的檢索部門在PCT進入歐洲地區階段以后僅會針對該申請出具一份歐洲補充檢索報告。若申請人已經在PCT國際階段依據PCT條約第19條和/或第34條對申請文件進行了修改，那么在進入歐洲地區階段時僅需要依據歐洲專利公約細則第159（1）(b)條指明原始文本以及修改文本即可。申請人也可以依據歐洲專利公約細則第161條第2款，在進入歐洲地區階段時提出修改請求。
b）檢索報告下發之后
依據細則第137（2）條，在歐洲檢索報告和歐洲檢索意見下發以后，申請人必須答復歐洲檢索意見，在答復的同時，申請人可以根據自己的意愿修改說明書、權利要求和附圖。針對EPO作為國際檢索單位、國際初步審查單位或國際補充檢索單位的國際申請，在進入歐洲地區階段時，EPO不再出具檢索報告，申請人需要在收到國際檢索報告、國際初步審查報告或國際補充檢索報告時進行答復，并根據自己的意愿修改說明書、權利要求和附圖。若申請人沒有在前述答復期限內提出修改請求，那么只能等待實審階段的修改機會了。
c）第一次審查意見下發之后
根據一般規則，申請人也可以在實審階段對申請文件進行修改。但是在實審階段，是否受理申請人提出的修改，實審部門被賦予了自由裁量權。在這種自由裁量權下，實審部門必須考慮所有相關因素，特別是，要把握申請人獲得有效專利權的利益與EPO有效結束實審程序之間的平衡。
實審部門依據細則第137（3）條拒絕受理修改的裁量必須是合理的，同時實審部門也不能拒絕提前受理修改。
若修改被實審部門受理，接下來的程序將基于修改后的說明書、權利要求和附圖進行，但是修改被實審部門受理并不意味著修改后的內容是可被接受的，也就是說該部分內容仍然可能被審查員提出駁回意見。
在實審部門依據細則第137（3）條評估是否受理修改時，需要充分評估個案的情況以及程序的階段。如果被認為申請人已經有足夠的機會對申請文件進行修改的話，特別是，當修改引入了之前被審查員指出的缺陷時，通常此類修改被認為是不可被受理的。
根據EPO的指引，為了節約程序和達到申請人獲得有效專利權的利益與EPO有效結束實審程序之間的平衡，建議申請人越早提出修改越好。
對于已經被認為是可授權權項進行限制性的修改，和以明顯可取方式地對說明書或權利要求進行更清楚的修改，被認為是可被受理的。
在答復官方審查意見時，對缺陷的明確修改，且該修改未導致新的缺陷，則也被認為是可被受理的。
影響實審部門評估是否受理修改的另一個因素是修改是否會導致案件文檔的變化。當申請人通過審查員的引用或者是從其他渠道獲知到存在高度相關的現有技術時，可能對說明書或權利要求書進行大篇幅的修改。在此種情況下，實審部門需要在對申請人的公平和避免 EPO過度不合理的額外工作以及不必要的延誤之間尋找一種平衡。
根據實踐可知，若修改超出了EPO已經檢索過的范圍，或是修改添加了已經被認為是不可授權的主題或是添加了申請人已經刪除的主題，或是提交口審請求時產生異議的修改，通常都被認為是不可受理的。
d）同意授權之后
若實審部門已經同意授權，且申請人已經對申請文件進行了多次修改，那么通常情況下，實審部門不再受理申請文件的修改，除非申請人給出充分理由說明只在此階段進行修改的原因。
e）授權通知下發之后
依據細則第71（3）條，實審部門決定授權歐洲專利前，需要通知申請人有關授權文本與相關的著錄項目信息，并在通知中告知申請人需要在授權通知下發之日起的4個月內繳納授權公告費以及提交另外兩項官方語言的權項譯文。在前述期限內，申請人可以依據細則第71（6）條，提交合理的修改或改正，若實審部門同意該修改或改正，將重新下發新的授權通知，若不同意，將重啟實審程序。
◆修改的最佳時機
由上文可以看出，歐洲修改主要涉及的條款是歐洲專利公約第 123條, PCT進入歐洲地區階段時修改依據的主要條款是歐洲專利公約實施細則第161條。根據歐洲專利公約第 123條，申請人在歐洲專利申請中的各程序都有修改機會，且不止一次，另修改不能超范圍。依據歐洲專利公約實施細則第70a（1）條，對于歐洲直接申請來說，在提出申請后，第一次修改申請文件的機會是通過答復檢索報告對申請文件進行修改；依據歐洲專利公約實施細則第161（1）條，對于PCT進入歐洲地區階段的申請來說，進入地區階段以后，第一次修改申請文件的機會是通過答復依據細則第161和162條的官方通知來對申請文件進行修改。在前述修改機會中，申請人可以對申請文件進行廣泛地修改，甚至是擴大權利要求的范圍，EPO必須受理（admit）該修改內容，但是是否接受（allow）該修改內容還需要后續程序的審查。而后續的修改中，歐洲專利公約為修改設置了限制條件，也為審查員賦予了裁量權。因此，筆者認為申請人一定要把握好這第一次修改申請文件的機會。