文/北京集佳知識產權代理有限公司 金世煜
在主張發明具有創造性時，如果能充分論證發明獲得了預料不到的技術效果，將對審查員認可發明的創造性產生巨大幫助。尤其在化學領域，這種實驗科學性很強的領域，很多技術方案的技術效果是難以事先預判的，很多發明也往往是基于偶然實驗、獲得了預料不到的效果（其作用機理也不甚明了），才得以產生的。因而，如何積極有效地主張發明效果的難以預料性，將對化學領域的發明申請的授權走向起到非常積極的作用。
審查指南中的相關規定有，第二部分第四章3.1節（審查原則）規定：審查發明是否具備創造性，應當審查發明是否具有突出的實質性特點，同時還應當審查發明是否具有顯著的進步。另外，審查指南第二部分第四章第5節中規定了判斷發明創造性時需考慮的其他因素，其中，發明取得了預料不到的技術效果就是其中之一。
審查指南第二部分第四章5.3（發明取得了預料不到的技術效果）部分指出：發明取得了預料不到的技術效果，是指發明同現有技術相比，其技術效果產生“質”的變化，具有新的性能；或者產生“量”的變化，超出人們預期的想象。這種“質”的或者“量”的變化，對所屬技術領域的技術人員來說，事先無法預測或者推理出來。當發明產生了預料不到的技術效果時，一方面說明發明具有顯著的進步，同時也反映出發明的技術方案是非顯而易見的，具有突出的實質性特點，該發明具備創造性。可見，如果能夠成功主張發明取得了預料不到的技術效果，則也能從側面反映出發明具有非顯而易見性，從而具有創造性。
通過主張預料不到的技術效果來主張發明具有創造性，通常被用于選擇發明、轉用發明、和組合發明等發明中，因為對于這些發明，有時很難說明該發明具有突出的實質性特點（非顯而易見性）。
在審查實踐中，在主張“發明取得了預料不到的技術效果”時，除了要注意所主張的“預料不到的技術效果”應在說明書中有記載或能夠直接推出，注意是從“量”的變化、還是從“質”的變化的角度進行爭論；此外，還要注意權利要求中應具有與所主張的“預料不到的技術效果”對應的技術特征，即，技術方案中的技術特征與預料不到的技術效果要有明確的對應關系，否則，即使是預料不到的效果，由于不能由該技術方案很好地體現，因此也有可能不被認可。另外，也要避免孤立地論述效果，而應注意結合“三步法”的非顯而易見性的論述，來增強“預料不到的技術效果”的說服力。具體而言：
1、從“量”的變化進行爭論
在一些選擇發明中，例如，含量的優選范圍、取代基的優選方式等的發明申請中，審查員往往會以本領域技術人員，根據需要，通過有限次的實驗就可以得到該選擇性（優選）特征為由，而否定該申請的創造性。
此時，申請人如果能夠主張其效果出現了“量”上的顯著變化，例如，a.“拐點”性的顯著變化；或b.與在先技術中教導的趨勢性“量”變相違的效果變化；或c.出現了相乘效果，即協同效果；則可以主張該效果為“預料不到的技術效果”。
2、從“質”的角度進行爭論
當一種技術方案同時帶來A、B兩種技術效果（作用），而區別技術特征X在對比文件2（副對比文獻）中的作用是A時，審查員往往會以該區別技術特征X在本發明與對比文件2中的作用相同，都是A，從而認為有動機將對比文件2與對比文件1結合來得到本發明的技術方案，至于效果B，審查員會直接忽視，或認為既然能得到該技術方案，自然也就會實現B的效果，從而不認可該申請的創造性。
此時，如果從三步法的角度進行爭辯，有時很難說服審查員，但通過圍繞效果B的難以預料性進行爭辯，則有可能獲得突破。而效果的可預料性往往可進一步由效果B與效果A的相關性來推及闡述，實務中，可以通過補充實驗或說理來論證是否存在這種相關性——即效果B與效果A之間是否存在相關性，進而從側面來論證該效果是難以預料的。
3、注意技術特征與預料不到的技術效果之間的對應關系
在意見陳述時，還要注意權利要求中應具有與所主張的“預料不到的技術效果”對應的技術特征，若能將該特異性效果通過特定的技術特征更好地反映到技術方案之中，則更容易被審查員接受。試舉案例說明（案例內容有刪改）：
案例1：一種層疊Ⅲ族氮化物類化合物半導體而形成的半導體元件的電極的形成方法，包括以下步驟：在至少導入了氧氣的、氧氣壓力為0.05Pa~0.1Pa的低壓真空室內，通過電子束蒸鍍或離子電鍍法來蒸鍍氧化銦錫，所述電極由所述氧化銦錫構成……。
在答復一通時，申請人陳述本發明具有以下效果：當在0.05Pa~0.1Pa的氧氣壓力下淀積氧化銦錫（ITO）時，后續無需燒制工藝就可得到透光性大于93%、薄膜電阻不大于15Ω/□的電極。
審查員在二通指出該權利要求采用的是開放式限定，并不能排除可以進行后續的燒制過程。為此，申請人在答復二通時，將開放式權利要求修改為封閉式權利要求，即，將“包括以下步驟”修改為“由以下步驟構成”，明確了本發明上述技術方案中的步驟之后無需燒制過程。
在該案例中，答復一通時雖然陳述了說明書中所記載的本發明所取得的預料不到的技術效果，但審查員認為從技術方案來看，該發明并不排除“燒制過程”，即，由于該預料不到的效果并未“落實”到技術方案之中，故對其效果仍持“保留”態度。由于該效果可以反映到技術方案之中，并且可以同現有技術形成明確區別，故申請人通過封閉式修改，更加明確了本發明的特點（效果），也就更容易被審查員接受了。
4、注意提供有效的證據說明能夠預料的效果是什么
《專利審查指南》對于預料不到的效果，認為其比較基準為：是否超出了所屬技術領域的技術人員預期或者推理的范圍。
因此，在主張預料不到的效果時，很重要的是“舉證”說明：本領域技術人員對于區別特征會引起的效果變化的預期是怎樣的。這種舉證，可以是本領域的公知常識性證據，也可以是補充實驗性的證據，例如，上述2、中所述的關于作用/效果A與作用/效果B是否存在相關性的實驗數據等。
5、注意相應地主張非顯而易見性
在實務中，申請人有時會出現單純地主張預想不到的效果的情況，而實際上審查員通常是將預想不到的技術效果作為輔助因素來判斷的，即，在顯而易見性的判斷基礎上考慮預料不到的技術效果：當要求保護的發明相對于現有技術的非顯而易見性越低，則對發明欲具備創造性所需的技術效果的要求也越高。這一關系可以簡單地用圖1表示【1】。
因此，在主張預想不到的技術效果時，也不應忽視對技術方案本身的非顯而易見性的爭辯，盡力申辯該發明選擇的難度、或轉用的非常識性、或組合的阻礙因素等，可以與預想不到的技術效果相輔相成地進行說明，以期達到更好的效果。
綜上，淺議了在化學領域爭辯預想不到的技術效果時，應注意的幾個方面及相關技巧。拋磚引玉，還望各位指正。
注釋
【1】“預料不到的技術效果”在創造性判斷中的考量《中國發明與專利》2013年第02期，馬文霞