文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 肖虹

　　在知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，“先用權(quán)”問(wèn)題并不是一件新鮮事物，我國(guó)《專利法》第六十九條就有關(guān)于“下列情形之一的，不視為侵犯專利權(quán)：（二）在專利申請(qǐng)日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的；”的規(guī)定。可以說(shuō)先用權(quán)確實(shí)解決了知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法實(shí)踐中的一些疑難問(wèn)題，具有非常重要的意義。

　　為了適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的高速發(fā)展，2019年4月23日第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十次會(huì)議針對(duì)《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》進(jìn)行了第四次修正。本文針對(duì)《商標(biāo)法》第五十九條第三款：“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。”中涉及到的先用權(quán)問(wèn)題進(jìn)行討論。

　　在我國(guó)，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)和專利權(quán)的確權(quán)工作都需要相應(yīng)的國(guó)家行政管理機(jī)關(guān)依據(jù)申請(qǐng)人的申請(qǐng)做出，但是在知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域中無(wú)論是商標(biāo)還是專利都要求“在先”的概念，無(wú)論是在先發(fā)明還是在先使用均對(duì)權(quán)力的新穎性具有較高的要求并且對(duì)其審查將直接影響授權(quán)前景。對(duì)于“在先”的時(shí)間節(jié)點(diǎn)判斷，相關(guān)機(jī)關(guān)需要依據(jù)一定的原則進(jìn)行，我國(guó)采用“先申請(qǐng)制”，即以申請(qǐng)日期作為判斷“新”的標(biāo)準(zhǔn)，這一原則在商標(biāo)權(quán)及專利權(quán)的確權(quán)工作中同樣適用。雖然先申請(qǐng)制在確權(quán)環(huán)節(jié)中具有非常積極的作用，但是任何事物都具有兩面性，其弊端也是顯而易見的。一項(xiàng)專利的權(quán)利人也許并不是最先的發(fā)明人，同樣，一個(gè)商標(biāo)的注冊(cè)人也可能并不是該商標(biāo)的最先使用人，為了給先申請(qǐng)制原則提供必要的救濟(jì)措施予以補(bǔ)充，先用權(quán)制度應(yīng)運(yùn)而生。

　　同樣作為大陸法系的中國(guó)臺(tái)灣及日本的商標(biāo)法中早已有關(guān)于先用權(quán)的規(guī)定，在我國(guó)先用權(quán)在商標(biāo)法與專利法中的境遇不同，以往的商標(biāo)法并未對(duì)此進(jìn)行規(guī)定，本次商標(biāo)法明確規(guī)定先用權(quán)可以說(shuō)是一種創(chuàng)新。

　　在筆者處理過(guò)的案件中就曾經(jīng)遇到一種情況，某地區(qū)的企業(yè)在日常經(jīng)營(yíng)中持續(xù)使用一個(gè)名稱作為商標(biāo)，但由于保護(hù)意識(shí)淡薄并未對(duì)該商標(biāo)提交注冊(cè)申請(qǐng)，但后來(lái)卻收到了律師函，商標(biāo)權(quán)利人拿著商標(biāo)注冊(cè)證書要求停止繼續(xù)使用該商標(biāo)并保留追究賠償?shù)臋?quán)利，雖然該商標(biāo)的申請(qǐng)日期遠(yuǎn)遠(yuǎn)晚于某地區(qū)企業(yè)對(duì)該商標(biāo)的實(shí)際使用日期，但企業(yè)仍然面臨著侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。面對(duì)這樣的情況，該企業(yè)一籌莫展，以往的《商標(biāo)法》的規(guī)定中對(duì)此種情況并未給予救濟(jì)途徑。本次修訂的商標(biāo)法就可以很好地解決這種問(wèn)題，當(dāng)然對(duì)于先用權(quán)還是需要一定的條件限制，否則將對(duì)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)制度造成比較大的沖擊。

　　《商標(biāo)法》第五十九條規(guī)定：“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。”能夠以先用權(quán)進(jìn)行抗辯至少要滿足如下要件：

　　1、商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前

　　法律之所以給予使用人先用權(quán)，是為了維持商標(biāo)權(quán)利人提交商標(biāo)申請(qǐng)日前已經(jīng)形成的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。如果沒(méi)有申請(qǐng)日前這一要件，該條款就完全失去了討論意義。

　　2、同一種商品或者類似商品，與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似，并有一定影響的商標(biāo)

　　相同或近似商標(biāo)/相同或類似商品是無(wú)需討論的，不近似的商標(biāo)或者不類似的商品完全不能構(gòu)成對(duì)商標(biāo)專用權(quán)的侵害，也就無(wú)從談起商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)問(wèn)題。此處值得注意的是“有一定影響的商標(biāo)”，這一點(diǎn)要求在先使用人不僅要對(duì)商標(biāo)具有使用行為，并且使用使該商標(biāo)具有一定影響，此處應(yīng)從兩個(gè)方面進(jìn)行考慮。第一，如果沒(méi)有對(duì)“有一定影響”進(jìn)行限定，則對(duì)在先使用行為的評(píng)判容易產(chǎn)生偏差，任何人主張?jiān)谙仁褂貌㈦S便拿出一些證據(jù)就可以使先用權(quán)成立，這樣明顯是有違立法意圖的，故在先使用并有一定影響是以先用權(quán)進(jìn)行抗辯的必要條件。

　　3、在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)

　　此處法律的規(guī)定與《專利法》中關(guān)于先用權(quán)的規(guī)定有類似之處，但值得我們思考的是“原范圍”到底如何界定，是原來(lái)的使用產(chǎn)品或服務(wù)？還是原來(lái)的使用地區(qū)？以及對(duì)“適當(dāng)?shù)膮^(qū)別標(biāo)識(shí)”如何去理解。隨著現(xiàn)在電子商務(wù)的飛速發(fā)展，原來(lái)很多局限于某些地方的產(chǎn)品、品牌都通過(guò)電子商務(wù)的大網(wǎng)輸送到了全國(guó)各地，甚至是世界各地，那么這樣的一種使用是否屬于“突破了原有的使用范圍呢”？從反向角度去思考，如果說(shuō)將這個(gè)“原范圍”限制的非常嚴(yán)格，那么先用商標(biāo)權(quán)的企業(yè)是否還有保留這個(gè)商標(biāo)的價(jià)值？這些都是我們需要關(guān)注的問(wèn)題。

　　隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，法律規(guī)定的與時(shí)俱進(jìn)是必然的趨勢(shì)，相信我國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律會(huì)日臻完善。