文/北京集佳知識產權代理有限公司 宋洋 嚴雨蒙
美國《商標法》第2（e）（1）條規定，僅直接描述，或欺騙性地錯誤描述指定商品或服務的標識，不得在主簿上被核準注冊。《美國商標審查指南》（下稱《審查指南》）第1209條介紹了商標描述性的程度劃分，并對商標描述性的審查及相應駁回程序作出了較為詳細的闡釋。本文將圍繞第1209條，對基于描述性的審查標準和駁回救濟進行解讀，希望對國內申請人及商標律師進一步了解美國的商標描述性審查有所裨益。
一、商標描述性程度劃分
根據《審查指南》第1209.01條，商標的描述性可被理解為一個“顯著性/描述性統一體”，也即商標的顯著性和描述性是一個相對的概念，申請商標在指定商品/服務上的描述性越強，顯著性越弱。前述“顯著性/描述性統一體”以及商標描述性程度劃分如下圖所示：
1.臆造詞商標（Fanciful marks）、任意型商標（Arbitrary marks）和暗示型商標（Suggestive marks）
臆造詞商標是由臆造的詞語構成的商標，這些臆造詞專門為作商標性使用而創造，在現實語言體系中并不存在，如PEPSI（百事）、KODAK（柯達）、EXXON（埃克森），或者是日常生活中不會使用的詞語，如FLIVVER（意為“失敗，廉價小汽車”）。
任意型商標雖由常用詞匯構成，但該常用詞匯與商標指定的商品/服務無關，因而能起到區分商品/服務來源的作用，如“APPLE（蘋果）”用在電腦上、“小米”用在手機上、“光明”用在乳制品上。任意型商標實質上是指以一種意想不到的方式使用一個常見的詞匯。
暗示型商標雖沒有直接描述商品/服務的特點，但其包含的文字或其他要素具有暗示性，消費者通過聯想可以將商標和指定的商品/服務聯系起來，如“舒膚佳”用在個人清潔產品上（區別于直接描述“舒緩皮膚”）、“飄柔”和“海飛絲”用在頭發洗護產品上（區別于直接描述“讓頭發柔順”、“讓發絲飛揚”）、“佳潔士”用在牙膏上（區別于直接描述“牙齒清潔”）。
上述三類商標在美國是被認為具備固有顯著性的（Inherent distinctive），因此無需證明申請商標已通過使用獲得顯著性（Acquired distinctiveness），即可在主簿上獲得注冊。
2.僅具直接描述性的商標（Merely descriptive marks）
直接傳達了有關指定商品/服務原料、質量、特點、功能等方面信息的商標為僅具直接描述性的商標，如上述“光明”商標若用在照明產品上則對其功能和特點僅具有直接描述性。此類商標需要提交大量使用證據證明其已通過長期連續使用獲得顯著性，才可在主簿上獲準注冊，但可以直接尋求副簿注冊。即使申請商標沒有描述指定商品/服務的全部特點，只要該商標描述了一個功能、屬性或特性便足以被認定為僅具直接描述性的商標。
值得注意的是，如果申請商標指定的具體服務，落在該商標直接描述的服務的大范圍之中，屬于該商標直接描述的服務的一個子集，那么該商標也可能被視為僅具直接描述性。例如，美國商標審判和上訴委員會（以下簡稱“TTAB”）曾裁定“NATIONAL CHAMBER（國家商會）”商標申請在“商業和監管數據分析”服務上僅具直接描述性【1】，因為該商標對其指代的商會所提供的“促進商人利益”的服務僅具直接描述性，而有大量證據證明該商標申請的具體服務“商業和監管數據分析”包含于“促進商人利益”的范圍之內。
3.通用名稱（Generic terms）
通用名稱是在相關消費者眼中，主要意義為商品或服務的通用或類別名稱的術語。指定商品/服務的通用名稱在主簿或副簿上都無法注冊，如上述“APPLE（蘋果）”在水果蘋果上，“小米”在糧食小米上無法注冊。
審查實踐中區分僅具直接描述性的商標和通用名稱有時并非易事，而“基于描述性的駁回”和“基于通用性的駁回”又是兩個不同的駁回理由，因此審理過程中，當審查員認為申請商標缺乏固有顯著性且為通用名稱時，可能先僅下發“基于描述性的駁回”，若后續申請人在駁回復審中未能說服審查員，則審查員會進一步下發“基于通用性的駁回”。
二、審查商標描述性的考慮因素
《審查指南》第1209.03條主要以列舉式的形式規定了下述在審查文字商標描述性時的重點考慮因素。但對于圖形、設計商標的描述性審查，《審查指南》中未作詳細指引，僅表示審查標準與文字商標保持一致。
1.主要判斷標準：判斷某個文字標識是否能被核準注冊為商標的標準是該標識所含文字，使用在指定商品/服務上能否發揮識別和區分商品/服務來源的商標性功能。
《審查指南》中還特別提示，第三方注冊、申請商標所含文字的字典含義、申請商標所含文字是否有多個含義、以及申請人是否為該商標的首個或唯一使用者，在描述性審查中不起決定性作用。值得注意的是，對于文字的字典含義，《審查指南》中明確，分析申請商標描述性時，應以消費者可能對該商標文字部分解讀出的含義為準進行判斷，而文字的字典含義并不被優先考慮。在審查員的考量中，文字的字典含義證據比重上低于該文字在商標實際使用中所指代含義的證據。因此“ALGAE WAFERS（藻類威化餅干）”整體在字典中雖然無固定含義，但使用在魚食上仍被認為會使消費者解讀為該商品是由藻類制作而成的，且呈現為威化餅質地或形狀，因而被認為僅具有描述性【2】。
2.特殊考量：對于部分特殊文字要素的考量要點，如外語、指代地域的詞、縮寫或首字母、域名以及人物姓名，審查指南中還特別進行了列舉式的分析指導。
（1）對于外語商標，若審查員認為美國一般消費者看到該商標時會停下來將其中的外語文字翻譯成英語的，則也適用與英文商標同樣的審查標準，如對于“東方日報”商標，TTAB曾裁定因其英文等義詞“Oriental Daily News”使用在報紙上僅具直接描述性，故“東方日報”使用在報紙上亦僅具直接描述性【3】。
（2）對特定地域有指代性的詞如“America（美國）”、“American（美國的）”，常被用于描述商品/服務的質量和受歡迎程度，如“美國最新鮮的冰淇淋”商標使用在冰淇淋上對其質量具有描述性，“美國最受喜愛的爆米花”使用在爆米花上對其受歡迎程度具有描述性。這類詞匯也會被用于描述商品/服務的地域淵源，如“National（全國的）”、“International（國際的）”、“Global（全球的）”、“Worldwide（世界范圍的）”對在相應地理范圍內提供的商品/服務僅具有描述性。
（3）縮寫或首字母，通常不會被認為是描述性的，除非申請商標同時滿足：（a）是某個具體文字的縮寫、首字母或首字母縮寫；（b）該文字僅僅是對申請人的商品/服務的描述；（c）相關消費者在申請人的商品/服務上看到該商標時，會認出它是其代表的描述性文字的縮寫、首字母或首字母縮寫。如，TTAB曾裁定“TIA”與“time impact analysis（時間影響分析法）”實質上具有相同含義【4】、“DEC”是“direct energy conversion（直接能量轉換）”的常規縮寫【5】。
（4）由互聯網域名組成的商標只有在其作為識別商品/服務來源的標識時才可以作為商標注冊。統一資源定位符（URL）的一部分，包括開頭（http://www.）和頂級域名（TLD）（如：.com、.org、.edu）一般不具有來源識別功能。
（5）包含歷史人物或虛構人物姓名的商標是能夠識別來源還是僅具有描述性，取決于消費者是否能將其與特定的商業實體聯系起來，或者其他人有無使用該姓名來描述其產品的競爭需要。基于此，判例法將情況分為兩種：（a）申請人對產生該人物的作品擁有知識產權；（b）該人物是歷史人物或處于公共領域（public domain）的虛構人物。在（a）情況下，TTAB認為，消費者有理由期待帶有虛構人物名稱或形象的商品/服務來自創造該虛構人物，并有權從該人物的商業化中獲利的商業實體，或在該商業實體的許可下生產銷售。如消費者看到米奇玩偶時會合理期待該玩偶由迪士尼公司生產或由其授權第三方生產，因此“Micky（米奇）商標/帶有米奇圖樣的設計商標”能夠起到識別商品/服務來源的作用。而在（b）情況下，歷史人物和公共領域內的虛構人物僅具有描述性，因為消費者通常只期待人物姓名能指代人物本身。如消費者看到命名為“MARTHA WASHINGTON（瑪莎?華盛頓，美國第一任總統喬治?華盛頓的夫人）”的玩偶時，不會認為該標識指向玩偶廠商。又如，對于被命名為公共領域內的虛構人物如“LITTLE MERMAID（小美人魚）”的玩偶，有興趣生產小美人魚玩偶的玩偶制造商均有可能使用“小美人魚”描述其商品，對“小美人魚”的使用屬于市場競爭需要，因此該詞匯使用在玩偶上僅具有描述性。
3.被認為具有直接描述性的文字無法通過輕微修改克服：首先，對于文字要素的描述性駁回，申請人無法通過對描述性詞匯的呈現樣式加以設計（Adding stylization）來回避或克服，除非該設計整體能給消費者留下區別于所含文字本身的獨立的商業印象；其次，申請人亦無法僅通過采用復合詞、采用與描述性詞匯有輕微拼寫差異的同音詞、對描述性詞匯進行重復、添加常用標點符號的方式克服，除非修改后的商標整體能給消費者留下獨立的商業印象。例如，若“creamy（奶油的）”指定使用在蛋糕上被認為僅具直接描述性，則申請人無法將其修改為有輕微拼寫差異的同音詞“creemy”來克服駁回，將其修改為“creamy creamy”或“creamy！”亦無法克服前述描述性駁回。
三、包含欺騙性錯誤描述（deceptively misdescriptive）的標識
欺騙性錯誤描述是商標描述性中的一種特殊情況，美國《商標法》第2（e）（1）條規定，欺騙性地錯誤描述指定商品或服務的標識不得注冊。如果一個標識（1）錯誤地描述了指定商品或服務，并且（2）消費者可能會相信該錯誤描述，則該標識被視為包含欺騙性的錯誤描述。若申請商標在具備上述兩項構成要件的基礎上，還具備（3）“實質影響（materiality）”，即其包含的錯誤描述對于消費者做出消費決定具有實質影響，則該商標將基于另一理由被下發駁回——“基于欺騙性的駁回（Refusal on Basis of Deceptive Matter）”【6】。
除了是否需要具備“實質影響”這一構成要件外，上述兩個駁回理由在法律依據上的區別在于，本篇所解讀的“包含欺騙性的錯誤描述”的駁回理由法律依據為關于描述性的條款，即美國《商標法》第2（e）（1）條，也即該駁回強調的是“錯誤描述”；而本系列第（二）篇文章中詳細解讀的“基于欺騙性的駁回”，法律依據為禁注條款，即美國《商標法》第2（a）條，也即該駁回強調的是“欺騙性”。
法律依據不同，這兩個駁回理由在克服對策上也有所不同。針對“包含欺騙性錯誤描述”的駁回，申請人可同克服其他基于描述性的駁回一樣通過（1）提交使用證據證明申請商標已通過長期大量使用獲得顯著性；（2）尋求副簿注冊來嘗試克服，亦可（3）在申請商標包含其他可注冊要素的情況下，放棄對欺騙性錯誤描述部分的專用權。而針對“基于欺騙性的駁回”，由于審查員下發該駁回并不是因為申請商標缺乏顯著性，故申請人無法通過提交使用證據證明申請商標已獲得顯著性來克服，只能通過修改指定商品/服務的方式來消除欺騙性，或嘗試通過爭辯說服審查員“該標識不會引起消費者誤認，也不會影響消費者的購買決定”。
四、結語
綜上所述，《美國商標審查指南》第1209條介紹了商標描述性程度的劃分原則，并闡釋了基于描述性的駁回理由的審查程序、考量因素并提供了駁回救濟思路。我國知識產權局發布的《商標審查審理指南》下編第四章“商標顯著特征的審查審理”亦對描述性駁回的審查標準作出了詳細解讀。兩國商標制度在商標描述性程度的劃分上有較大相似之處，區別在于美國對于商標描述性審查的標準較中國稍顯寬松，且對于“僅具直接描述性的商標”，美國將允許其進行副簿注冊作為一個額外的救濟措施。申請人可依據兩國商標審查指南，并參考美國商標描述性的程度劃分，選擇一個顯著性更強的商標，以提高商標在兩國成功注冊的把握。此外，對于選擇了弱顯著性商標作為海外業務品牌的申請人來說，如放棄或修改商標存在一定實際困難，申請人亦可在專業商標律師的指導下，嘗試對此類弱顯著性商標提交美國申請，并根據商標使用和維權需求規劃合理的主副簿申請方案，以契合申請人的品牌發展和商標布局藍圖。
參考文獻：
【1】參見:In re Chamber of Commerce, 675 F.3d at 1300, 102 USPQ2d at 1219。
【2】參見：In re Dairimetics, Ltd., 169 USPQ 572, 573 (TTAB 1971)。
【3】參見：In re Oriental Daily News, Inc., 230 USPQ 637 (TTAB 1986)。
【4】參見：Capital Project Mgmt. Inc. v. IMDISI Inc., 70 USPQ2d 1172 (TTAB 2003)。
【5】參見：In re BetaBatt Inc., 89 USPQ2d 1152 (TTAB 2008)。
【6】關于“基于欺騙性的駁回”的解讀以及該理由和“基于欺騙性錯誤描述的駁回”之間的區別，請見《美國商標審查指南》解讀系列（二）——基于欺騙與錯誤暗示聯系的駁回。