文/北京集佳知識產權代理有限公司 譚雅琦 蘇瑩
【系列導讀語】
2021年11月，中國國家知識產權局制定了新一版的《商標審查審理指南》，自該指南于2022年1月1日施行以來，已經成為商標審查員和代理人的重要工具，很大程度上方便了審理各環節法律適用統一和標準執行一致，受到從業人員的普遍歡迎。受此啟發，為方便中國企業及出口商標代理人更好的了解作為中國第一大貿易國——美國的商標審查制度，“集佳”現推出《美國商標審查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解讀系列。希望通過我們對該指南詳細的介紹、中美制度的對比，讓中國企業和商標代理人更加全面深入的了解美國商標申請注冊保護制度。
美國《商標法》第2(f)條規定，除美國《商標法》第2(a)條欺騙性與錯誤暗示聯系的標識、第2(b)條包含美國、任何州或市、或國外國旗或其他徽章的標識、第(c)條包含特定個人的姓名、肖像或簽名的標識、第2(d)條具有混淆可能性的標識、第2(e)(3)條欺騙性的錯誤地理描述的標識和第2(e)(5)條包含整體上具有功能性要素的標識不予注冊以外，對申請人已經使用，且已在使用的商品上獲得顯著特征的標識，可以獲得核準注冊。《美國商標審查指南》（以下簡稱“《審查指南》”）第1212條針對第2(f)條商標經使用“獲得顯著特征”（Acquired Distinctiveness）或“第二含義”（Second Meaning）的定義及相應的證據要求等做了詳細的審查指導。本文將圍繞第1212條，解讀分析商標經使用“獲得顯著特征”或“第二含義”的審查標準，以期為中國企業提供指引。
一、“獲得顯著特征”或“第二含義”概述
所謂“獲得顯著特征”或“第二含義”，是指一個描述性的標識通過生產商在商品/服務上的商業使用，獲得了特殊意義，以至于對于消費者來說，這個標識已經意味著該產品/服務是由該特定制造商生產/提供的。該理論的核心在于，該標識不僅可識別商品/服務，且能識別商品/服務的來源。要“獲得顯著特征”或確立“第二含義”，申請人必須證明該標識在消費者印象中主要指向生產者，而非產品本身。
美國《商標法》第2(f)條款所規定的商標經使用“獲得顯著特征”或“第二含義”，為第2(e)條第(1)、(2)、(4)款下部分不予注冊情形的例外。即若商標為(1)僅直接描述，或欺騙性地錯誤描述指定商品/服務的標識、(2)對商品/服務主要具有地理描述性的標識（根據本法第4條可獲得注冊的原產地標識除外），或(4)主要僅為一個姓氏的標識，均可通過商業使用在指定商品/服務上獲得顯著特征或第二含義，從而依據第2(f)條獲準注冊。
二、證明商標“獲得顯著特征”或“第二含義”的證據提交
商標標識是否已經商業使用“獲得顯著特征”是一個事實問題，且商標申請人對此承擔舉證責任。無論商標投入使用時間的長短，申請人均可通過提交相應證據，以證明商標經使用已獲得顯著特征。具體所需證據的數量和性質具體取決于個案以及商標本身的描述性程度。通常而言，如果商標標識對申請的商品/服務描述程度越高，則所需的證據要求越高。
具體來說，申請人可通過遞交以下一種或多種證據材料，以證明商標經使用“獲得顯著特征”或“第二含義”：（1）在先注冊商標所有權聲明（Ownership of prior registration(s)）；（2）連續五年實質意義上的獨占使用聲明（Five years substantially exclusive and continuous use in commerce）；（3）實際使用證據（Actual evidence）。若審查員根據商標的性質和申請檔案中的事實情況，認為前兩種聲明作為初步證據不足以認定商標標識已經使用獲得顯著特征的，申請人可以提交實際使用證據，證明商標已獲得顯著特征。同時，商標標識是否經使用獲得顯著特征，以審理時的事實狀態為準，即商標申請日之后的使用情況亦可被納入考慮。
上述三種常見的證據要求具體如下：
1、在先注冊商標所有權聲明
審查員可視案件情況，接受申請人提交的在先相同注冊商標所有權聲明，以作為申請商標獲得顯著特征的初步證據。前述在先注冊商標需為在主簿上注冊有效的商標。該聲明在商標申請時即可遞交。
與在先注冊商標“相同”，是指申請商標與在先注冊商標具有相同、持續商業印象，以至于消費者認為它們是等同的，從而視為“法律上等同”（legal equivalent）。如“BEST & Des.”標識與“BEST JEWELRY & Des.”標識，在法律上可視為“相同”標識【1】。
再如，美國第5176498號“
”注冊商標，與第2184128號“ 
”、第2359351號“ 
”、第2416794號“
”注冊商標均為顏色商標，給消費者傳達了相同的“蒂芙尼藍”的商業印象，可視為相同商標。
此外，申請商標中指定的商品/服務需與在先注冊商標已注冊商品/服務相同或足夠類似。如果類似程度或相關性是顯而易見的，如洗發水和護發素，申請人無需提交額外證據材料。反之，對于非普通消費品或服務，商品/服務的關聯程度并非顯而易見的情況下，申請人需在遞交所有權聲明時，一并提供商品/服務的關聯性證據。
2、連續五年實質意義上的獨占使用聲明
如果商標申請人已在商業活動中，將商標在其商品/服務上已實質意義上的獨占使用并連續使用滿5年，該聲明可作為獲得顯著特征的初步證據，被審查員所接受。同樣，該聲明亦可在申請時即遞交。
在作出聲明前，申請人需確認商標的商業使用符合以下要求：（1）為商標性的使用（use “as a mark”）。僅提供銷售額和廣告支出的聲明不足以證明標識為商標性的使用；（2）使用需為實質意義上的獨占使用。所謂“實質意義上的獨占使用”，是指即使存在第三方的使用，但若第三方的使用無關緊要或者應認定為侵權行為，不影響前述認定；（3）申請人在作出聲明之日起，已連續使用滿5年。作出聲明之日可晚于商標申請日。
然而，上述聲明是否足以證明該商標已獲得顯著特征，在很大程度上仍取決于商標標識與特定商品、服務或類別的關聯程度和性質。
具體而言，一般情況下，對于大多數姓氏商標，申請人提交上述聲明便足以證明其已經使用獲得顯著特征。而對于僅直接描述，或欺騙性地錯誤描述指定商品/服務的標識，或具有地理描述性的標識，能否僅提交上述聲明證明商標獲得顯著特征則視個案而定。
此外，對于因其自身性質而不具有固有顯著性的商標（例如，缺乏顯著性的產品設計、產品的整體顏色、純粹的裝飾以及在商品正常操作過程中發出的聲音），僅提交上述聲明不足以證明獲得顯著特征，而需要進一步提供實際證據，以證明該商標被視為識別相關商品/服務來源的標識。
3、實際使用證據
如上述兩種聲明均不足以證明商標標識經使用獲得顯著特征的，申請人可提交其他證據，如顯示商標標識在商業中持續使用的時間、范圍和性質以及與之相關的廣告支出（指明媒體類型并附上典型廣告），以及經證實的來自行業或公眾的聲明、信函或陳述等其他證據。
前述使用證據包括商標權利人使用商標標識的方式，以及前述使用方式的效果，即購買者會將該商標與產品的來源聯系起來，由此商標可指示商品的來源，以獲得顯著特征或“第二含義”。所需證據的種類和數量取決于商標的性質以及在個案中商標的使用情況。若僅表明該商標與其他標識結合使用的證據，可能并不足以證明該商標已獲得顯著特征。
在審查前述證據是否能夠證明商標獲得顯著特征時，審查員將主要考慮以下因素：（1）實際購買者是否將申請商標與某一特定來源聯系起來（通常可通過消費者調查來判斷）；（2）商標使用的持續時間、程度和排他性；（3）廣告宣傳的數量和方式；（4）銷售金額和消費者數量；（5）第三方的有意模仿；（6）媒體自發的對體現該商標的產品的報道。
具體來說，常見的實際使用證據包括以下形式：
（1）商標在商業中的長期使用（Long Use of the Mark in Commerce）
如第87345596號“ 
”商標的申請人在復審中主張，其自1998年以來持續使用該標識，且沒有證據顯示1998年至2017年間有其他貿易主體使用相同或近似的標識。
（2）廣告支出（Advertising Expenditures）
為某一商標下的商品/服務進行促銷和廣告的大規模支出，對于證明該商標的使用程度具有重要意義。決定一件商標是否獲得顯著特征的最終標準是申請人成功（而非“努力”）地使公眾將該商標與申請人之間建立唯一的聯系。
審查員將結合廣告證據材料，確定該商標是如何使用的，商標使用所形成的商業印象，以及對于消費者的意義。如出于商業保密考慮，不便透露促銷和廣告支出的，申請人可以相應地說明商品/服務的廣告媒體類型（例如，國家電視臺）以及廣告播放的頻率等。
（3）認可商標為商品/服務來源的宣誓書或聲明（Affidavits or Declarations Asserting Recognition of Mark as Source Indicator）
宣誓書或聲明的價值主要取決于所作的陳述內容和宣誓或聲明人的身份。
（4）調查證據，市場研究和消費者反響研究（Survey Evidence, Market Research and Consumer Reaction Studies）
為證明商標獲得顯著特征，調查必須表明消費者將該商標視為識別商品/服務的來源。此外，調查應顯示消費者將該商標視為商品/服務的唯一來源。為了具有證明價值，調查必須按照公認的調查研究原則進行。申請人必須記錄這類證據收集的程序和統計準確性，仔細設計其中的問題，并選擇適當的參與者作為調查對象。
（5）其他
如申請商標為家族商標（Family of Marks）之一，申請人可遞交證據證明：（i）所主張的家族商標具有一個可識別的共同顯著特征，且已被宣傳推廣，從而在消費者心中構成識別商品/服務的來源；（ii）消費者會將申請商標視為該家族商標的成員，從而將其視為識別商品/服務的來源。
申請商標基于意圖使用提交的，在提交使用聲明之前，若申請人能夠證明：（i）其商標在其他商品/服務上已通過使用獲得顯著特征；（ii）在先獲得的顯著特征將轉移到意圖使用提交的申請所指定的商品/服務上，則申請人可依據第2(f)條主張商標獲得顯著特征。其中，為了滿足上述第二個要求，申請人必須證明意圖使用的商品/服務與該商標已具有顯著性的商品/服務的關聯程度，以及在商業使用時，該商標的既定識別來源的功能很有可能轉移到意圖使用的相關商品/服務上。
三、結語
美國《商標法》第2(f)條規定的經使用“獲得顯著特征”或“第二含義”，與中國《商標法》第十一條第二款的立法意圖、規制內容較為接近，但因中美兩國對于商標顯著性的認定標準有所不同，因此具體可適用的標識、尤其是證據的提交和認定上存在較大差異。與中國僅可遞交實際使用證據的證明方式不同，在美國案件審查中，結合申請商標的性質，申請人還可通過遞交在先注冊商標所有權聲明、連續五年實質意義上的獨占使用聲明，以證明商標經使用獲得顯著特征。因此，對于缺乏顯著性或顯著性較弱的商標標識，商標申請人可通過積極使用、盡早申請的方式在美國獲得注冊保護。
注釋：
【1】參見；In re BestProds. Co., 231 USPQ 988, 989 n.6 (TTAB 1986)