文/北京市集佳律師事務所 張亞洲
這次《商標法修訂草案（征求意見稿）》的修訂有極其重大意義，馳名商標的保護也是十分重要的一環(huán)，更是近期的熱點問題，筆者將從程序問題、同類認馳、權利人在與被控侵權商品上持有注冊商標時請求馳名的必要性、《商標 法》第十三條第三款的理解以及跨類保護的邊界五個方面展開介紹，希望起到拋磚引玉的效果。
一、馳名商標司法保護案件的審核、報備和管轄
（一）馳名商標案件報備機制
首先讓我們回顧一下馳名商標司法保護在程序方面的歷史變化。以下是2006年最高法院發(fā)布的一份文件，該文件是在當時特定場景之下，為解決馳名商標亂象而特別出臺的。
（二）馳名商標案件審核機制
北京高院2006年發(fā)布的《關于轉發(fā)最高人民法院《關于建立馳名商標司法認定備案制度的通知》》進一步表明：由中級法院認定的馳名商標，應該報所在地的高級法院審核，審核內(nèi)容包括擬認定馳名商標是否滿足了認定的必要性及認定的可能性。
（三）集中管轄
以下是與馳名商標案件管轄有關的文件，該通知發(fā)布后各個地區(qū)馳名商標案件管轄進一步的集中化，馳名商標案件的管轄集中程度可以與發(fā)明專利侵權案件管轄集中程度相媲美。
（四）對集中管轄的調(diào)整
值得注意的是，近期最高法院發(fā)布了《關于第一審知識產(chǎn)權民事、行政案件管轄的若干規(guī)定》，該規(guī)定對原有的“集中管轄”進行了大幅度調(diào)整。
現(xiàn)在馳名商標案件已由原（23+4+5+5）37+中級法院審理調(diào)整為400+中級法院審理：
級別管轄以及如何防止級別管轄的濫用
涉及馳名商標的管轄無論如何調(diào)整，但唯一不變的是一審案件仍由中級法院審理。但需要警惕的是，實踐中可能存在以請求認馳為由而將普通商標侵權案件的管轄提升至中級法院，從而擾亂級別管轄，需要觀察的是未來是否會出現(xiàn)級別管轄濫用的情況。
二、同類認馳
針對同類認馳，各同行各執(zhí)己見，下面以案說法，表達本人觀點。
?安箕富強案及圖案
北京市高級人民法院的判理部分則較為明確地說明了在相同類似商品上給予馳名保護的理由，體現(xiàn)了較為明顯的“舉重以明輕”的法律適用和解釋原則，較好地貫徹了馳名商標的立法宗旨和目的。在該案中，盡管提出爭議的申請人安琪公司提出爭議申請的時間尚未超過五年法定時間，北京市高級人民法院仍然認為：
雖然爭議商標與引證商標一、引證商標二核定使用的商品為相同或者類似商品，安琪公司主張其馳名的商標均為已注冊商標，與修改后的《商標法》第13 條相關條款的具體表述并不完全對應，但是，《商標法》第13 條的相關規(guī)定旨在給予馳名商標較之于一般注冊商標更強的保護，《商標法》第13 條第2 款已規(guī)定‘就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用’，在相同或者類似商品上，馳名商標亦應得到相應的保護。尤其是在涉及馳名商標的評審申請期限與涉及一般注冊商標的評審申請期限并不相同的情況下，對涉及馳名商標的評審申請，更應當適用較長的評審申請期限，從而真正體現(xiàn)《商標法》對馳名商標加以特殊保護的立法本意。
三、權利人在與被控侵權商品上持有注冊商標時請求跨類別保護的必要性
?第504675號 (第12類) “福耀”商標案
案件溯源：武漢市中級人民法院（2017）鄂01民初101號民事判決書
（涉案商標）
武漢中院認為：原告主張其在中國境內(nèi)申請注冊了45個商品全類別的商標，并自認為在被告服務范圍的“配電柜、工程電器、家用電器”以及“電子商務”相關聯(lián)商品或服務上均有注冊商標，但該案原告卻不主張，僅試圖通過涉案第504675號注冊商標認定馳名商標進行跨類別保護，有違該制度之初衷。綜合考慮以上因素，在原告證據(jù)不足以證明被訴侵權行為將導致誤導公眾并可能損害涉案商標權利人利益的結果的前提下，對涉案商標是否構成馳名商標的問題不予評述。
?第4287169號 (第6類) “索菲亞”商標案
案件溯源：浙江省高級人民法院（2016）浙民終794號民事判決書
（涉案商標）
浙江高院認為，索菲亞公司并不生產(chǎn)、銷售集成吊頂，故第4287169號索非亞商標屬于防御性商標。此類商標因未經(jīng)長時間實際使用，往往顯著性和知名度較低，法律對其保護力度相對較弱，即便商標侵權行為成立，權利人也難以獲得較高的賠償數(shù)額以彌補其損失。司法認定馳名商標的本意在于更好地保護馳名商標，在權利人享有多個商標權的情況下，如果法院為避免認定馳名商標，不允許權利人選擇以馳名商標跨類保護的方式尋求更為有利的救濟，則商標權人的合法利益就難以得到充分保障，與司法認定馳名商標制度的初衷亦背道而馳。
?德士活訴商評委、廣東蘋果實業(yè)有限公司案
最高人民法院在（香港）德士活有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會、廣東蘋果實業(yè)有限公司商標撤銷行政糾紛案(2009)行提字第3號中明確指出：
“在德士活公司同時擁有非類似商品上已注冊的馳名商標和類似商品上的在先注冊商標的情況下，不僅應該將爭議商標與權利人在類似商品上在先注冊的商標進行比對，還應該考慮馳名商標跨類保護的因素，而不應該出現(xiàn)權利人除了擁有馳名商標之外，還擁有在相同或類似商品上在先注冊商標的情況下，所得到的保護反而弱于僅有在非類似商品上的馳名商標而沒有在類似商品上在先注冊商標的情況”。
本人非常同意中央財經(jīng)大學杜穎教授提出的以請求權競合模式解決這個問題的思路，換言之，應該將請求權交還給權利人，由權利人行使選擇權。
四、《商標法》第十三條第三款的理解
《商標法》 第十三條 為相關公眾所熟知的商標，持有人認為其權利受到侵害時，可以依照本法規(guī)定請求馳名商標保護。
就相同或者類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予注冊并禁止使用。
就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用。
《最高法院商標司法解釋》第九條 足以使相關公眾對使用馳名商標和被訴商標的商品來源產(chǎn)生誤認，或者足以使相關公眾認為使用馳名商標和被訴商標的經(jīng)營者之間具有許可使用、關聯(lián)企業(yè)關系等特定聯(lián)系的，屬于商標法第十三條第二款規(guī)定的“容易導致混淆”。
足以使相關公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的聯(lián)系，而減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽，或者不正當利用馳名商標的市場聲譽的，屬于商標法第十三條第三款規(guī)定的“誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害”。
?Bilibili馳名商標案
北京高院認為：雖然訴爭商標核定使用的“天然增甜劑；烹飪用葡萄糖”等商品與引證商標據(jù)以馳名的“提供在線電子出版物（非下載）；廣播和電視節(jié)目制作”服務不屬于類似商品和服務，但在消費群體、銷售渠道、宣傳方式等方面存在較大交叉重合。相關公眾看到訴爭商標容易聯(lián)想到馳名的引證商標，并認為二者之間存在衍生商品、聯(lián)名商品等特定聯(lián)系，從而容易導致相關公眾產(chǎn)生誤認。即使相關公眾不產(chǎn)生誤認，但前述聯(lián)想會割裂引證商標與幻電公司提供據(jù)以馳名的服務之間的固有聯(lián)系，從而導致減弱幻電公司馳名引證商標顯著性的損害后果，損害幻電公司的合法權益。
（涉案商標）
北京高院民事判決書（2022）京民終538號：二、馳名商標的跨類保護應主要從馳名商標核定使用或實際使用的商品與被控侵權產(chǎn)品之間關聯(lián)性進行判定，以確定能否進行跨類保護。第9類與第28類“奧特曼”商標指定的商品范圍分別為動畫與玩具類，雖然與被控侵權商品“兒童電動牙刷”（21類）屬于不相同也不相似的商品，但兩者在商品的生產(chǎn)、流通及消費人群上存在較大的重合度，容易造成消費者的混淆或誤認。通過消費者在被控侵權產(chǎn)品銷售網(wǎng)頁評論區(qū)的留言也可以反映出部分消費者購買該產(chǎn)品與奧特曼宣傳存在一定關聯(lián)，而導致消費者產(chǎn)生混淆或誤認屬于《商標法》第13條第三款所稱的“誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的”的情形。
誤認公眾與混淆誤認相關法條：
·《商標法》 第十三條第三款只包括誤導公眾不包括混淆誤認
·《商標法》第十三條第三款只包括混淆誤認
·《商標法》第十三條第三款既包括誤導公眾也包括混淆誤認
五、跨類保護的邊界
·馳名商標是否可跨類至他人注冊商標專用權范圍內(nèi)
·同一標志在不同類別為馳名商標的邊界界定
·馳名商標跨類的邊界界定
?蒙娜麗莎案
本案中，在第1558842號“ 
”商標1999年申請注冊前，蒙娜麗莎股份公司作為本案權利基礎的第1476867號“
”注冊商標尚未核準，蒙娜麗莎股份公司直至2001年才通過受讓獲得該注冊商標權；換言之，蒙娜麗莎股份公司不能證明在第1558842號“ ”商標1999年申請注冊前，其權利基礎第1476867號“ ”商標屬于馳名商標，即使蒙娜麗莎股份公司的第1476867號“ ”商標后期隨著使用知名度越來越高，被告方合法使用第1558842號“ ”商標的行為依然不屬于商標侵權行為，雙方的商標禁用權即使伴隨著商標知名度提升而擴大也均不能對抗對方在各自商標專用權領域內(nèi)的合法權利。
本案中，蒙娜麗莎股份公司主張衛(wèi)浴公司和控股集團公司共同構成商標侵權，由于衛(wèi)浴公司是第1558842號“ ”商標備案的被許可人，控股集團公司也是第1558842號“ ”商標的被許可人，綜觀蒙娜麗莎股份公司指控的被訴商標侵權使用方式，均屬于在第1558842號“ ”商標的核定使用商品范圍內(nèi)的衛(wèi)浴設備、浴室裝置等使用，且被訴商標侵權使用方式的一旁基本同時標有第1558842號“ ”商標，相關公眾不會據(jù)此認為被訴侵權使用方式與第1558842號“ ”商標屬于不同的商品來源，因此涉案被訴使用方式均屬于衛(wèi)浴公司和控股集團公司在第1558842號“ ”注冊商標專用權范圍內(nèi)的正當使用，不構成商標侵權；蒙娜麗莎股份公司關于商標侵權的主張依據(jù)不足，一審法院不予支持。