文/北京市集佳律師事務(wù)所 侯玉靜
本文分上、下兩篇，分別是“真正權(quán)利沖突的‘雙向互訴’案件”和“假性權(quán)利沖突的‘雙向互訴’案件”。
本文所探討的“權(quán)利沖突”，是指不同主體使用各有“權(quán)利外觀”的相同或近似的商業(yè)標(biāo)識(shí)且難以區(qū)分，由此引發(fā)的民事糾紛【1】。權(quán)利沖突案件多表現(xiàn)為“一攻一守”，也就是一方當(dāng)事人以某商業(yè)標(biāo)識(shí)為權(quán)利基礎(chǔ)向另一方提出訴訟請(qǐng)求，對(duì)方當(dāng)事人以行使自己享有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)為由進(jìn)行抗辯。前述案件中，如果“守方”標(biāo)識(shí)在先、善意甚至有一定規(guī)模，或者雖然使用在后但善意地在不同領(lǐng)域已經(jīng)建立起自己的品牌和知名度，也完全可以反守為攻，反訴或另案起訴“攻方”，這就是“雙向互訴”案件。
商業(yè)標(biāo)識(shí)領(lǐng)域的“雙向互訴”案件，本質(zhì)上是“權(quán)利沖突”在市場(chǎng)和法律層面無法調(diào)和的一種極端化表現(xiàn)。根據(jù)互相沖突的“權(quán)利外觀”是否存在不正當(dāng)性，權(quán)利沖突可以分為真正權(quán)利沖突、假性權(quán)利沖突兩類。前者雙方權(quán)利基礎(chǔ)正當(dāng)、穩(wěn)定，任何一方都難以徹底清除或禁止對(duì)方近似商業(yè)標(biāo)識(shí)的使用，訴訟目標(biāo)和裁判方向是廓清雙方的權(quán)利邊界；后者一方權(quán)利基礎(chǔ)存在不正當(dāng)性，正當(dāng)權(quán)利主體通過訴訟要達(dá)到的目標(biāo)，通常是徹底禁止對(duì)方商業(yè)標(biāo)識(shí)的使用、將其清除出市場(chǎng)。程序方面，“雙向互訴”案件除了民事案件的起訴、應(yīng)訴外，多數(shù)還伴隨無效宣告、“撤三”等行政程序。因此，制定整體策略、詳細(xì)規(guī)劃，使起訴、應(yīng)訴和關(guān)聯(lián)行政程序協(xié)調(diào)并進(jìn)、互相借力，讓涉事企業(yè)在不同案件中的訴求主張明確且一致、不互相矛盾，對(duì)贏得整個(gè)商業(yè)標(biāo)識(shí)“戰(zhàn)役”來說至關(guān)重要。
在真正權(quán)利沖突的“雙向互訴”案件中，雙方均有注冊(cè)商標(biāo)且注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利基礎(chǔ)正當(dāng)、穩(wěn)定，任何一方都無法憑借己方的注冊(cè)商標(biāo)、在先權(quán)利或權(quán)益（以下統(tǒng)稱“在先權(quán)利”）或者《商標(biāo)法》規(guī)定的“絕對(duì)理由”【2】將對(duì)方的注冊(cè)商標(biāo)撤銷或宣告無效，這就意味著雙方的注冊(cè)商標(biāo)實(shí)際上已經(jīng)共存。在這種情況下，雙方當(dāng)事人爭(zhēng)奪的無非是兩類客體：一是商品，即己方注冊(cè)商標(biāo)所覆蓋保護(hù)的商品或服務(wù)范圍；二是標(biāo)識(shí)，即己方注冊(cè)商標(biāo)使用形態(tài)的彈性范圍。此外，一方當(dāng)事人雖然無法動(dòng)搖對(duì)方當(dāng)事人的注冊(cè)商標(biāo)，但仍然可能基于己方馳名商標(biāo)或在先權(quán)利，主張對(duì)方存在攀附性使用、混淆市場(chǎng)等情形，要求禁止對(duì)方注冊(cè)商標(biāo)的使用，此類訴求能否得到支持、在什么條件下才能得到支持，也是一個(gè)值得深入探討的問題。
“超范圍使用”的判定：被訴商品是哪一方的權(quán)利范圍？
由于歷史原因或者其他不可歸責(zé)于一方的因素，兩個(gè)近似標(biāo)識(shí)在相關(guān)或不同領(lǐng)域產(chǎn)生、發(fā)展并逐漸共存于市場(chǎng)的情況并不鮮見。在不同市場(chǎng)主體的近似注冊(cè)商標(biāo)并存的情況下，商標(biāo)權(quán)人更應(yīng)當(dāng)規(guī)范使用自有注冊(cè)商標(biāo)，在核定商品或服務(wù)上“原樣使用”注冊(cè)標(biāo)識(shí)，劃清彼此商標(biāo)標(biāo)識(shí)之間的界限；如果超出核定商品或服務(wù)范圍，或者以改變商標(biāo)顯著特征、拆分、組合等方式不規(guī)范使用自有商標(biāo)，仍可能構(gòu)成對(duì)他人商標(biāo)權(quán)的侵害。這是眾所周知的裁判規(guī)則。
裁判規(guī)則雖然明確而清晰，但“雙向互訴”類案件的司法實(shí)踐中，雙方爭(zhēng)議的模糊焦點(diǎn)通常是：被訴商品或服務(wù)的屬性，到底是商標(biāo)法意義上的哪種商品或服務(wù)，到底屬于哪一方的權(quán)利范圍？以“無印良品”系列案件為例，雙方爭(zhēng)議的是床上用品、頸部靠枕、店鋪招牌上的標(biāo)識(shí)指向的商品或服務(wù)屬性。北京棉田公司擁有的家紡等商品上的“無印良品”商標(biāo)，經(jīng)無效宣告程序到最高人民法院再審，最終得以維持【3】；良品計(jì)畫則注冊(cè)有家具、器皿、地毯等商品以及第35類為他人推銷服務(wù)上的“無印良品”商標(biāo)。雙方互訴結(jié)果如下：（1）針對(duì)床褥等床上用品，棉田公司起訴良品計(jì)畫，法院認(rèn)定被訴商品屬于棉田公司家紡注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利范圍，侵權(quán)成立，判賠40萬元【4】；（2）針對(duì)頸部靠枕商品，良品計(jì)畫起訴棉田公司侵權(quán)，法院最終認(rèn)定被訴商品與良品計(jì)畫的家具類“枕頭”商品相同，侵權(quán)成立，判賠15萬元【5】；（3）在更為關(guān)鍵的店鋪招牌、門頭上使用的“無印良品”商標(biāo)，各地法院多認(rèn)定其屬于第35類推銷服務(wù)【6】，與家紡商品不類似。
再如“蒙娜麗莎”系列案件中，雙方爭(zhēng)議的是浴缸和馬桶到底屬于哪一方的注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利范圍。從雙方商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)情況看，蒙娜麗莎瓷磚、蒙娜麗莎衛(wèi)浴先后在瓷磚、浴室裝置上申請(qǐng)注冊(cè)含“蒙娜麗莎”的商標(biāo)，雙方各自注冊(cè)商標(biāo)的核定商品中都沒有“浴缸”和“馬桶”，而這兩項(xiàng)商品恰是雙方爭(zhēng)奪的目標(biāo)。雙方互訴結(jié)果如下：（1）蒙娜麗莎瓷磚以馳名商標(biāo)起訴蒙娜麗莎衛(wèi)浴在“浴缸”商品上的同名商標(biāo)侵權(quán)，結(jié)果廣東省高級(jí)人民法院【7】和最高人民法院【8】都認(rèn)為，浴缸與瓷磚較遠(yuǎn)、與浴室裝置接近，被訴標(biāo)識(shí)雖變形但識(shí)別特征未變，仍屬注冊(cè)商標(biāo)的合理使用，駁回起訴；（2）蒙娜麗莎瓷磚起訴潮安（何某），最高人民法院判決【9】認(rèn)定馬桶與瓷磚類似；但蒙娜麗莎衛(wèi)浴起訴蘇某，杭州市中級(jí)人民法院【10】、浙江省高級(jí)人民法院【11】確認(rèn)，馬桶與浴室裝置類似，且其禁用權(quán)不受蒙娜麗莎瓷磚馳名或注冊(cè)商標(biāo)的限制。最終，蒙娜麗莎衛(wèi)浴直接起訴蒙娜麗莎瓷磚及其經(jīng)銷商使用在“馬桶”商品上的商標(biāo)侵權(quán)，雙方正面對(duì)決，結(jié)果是一審駁回起訴，二審改判侵權(quán)成立，判賠5萬元【12】，但再審結(jié)果再度反轉(zhuǎn)：廣東省高級(jí)人民法院改判【13】認(rèn)為浴室裝置與馬桶不存在包含關(guān)系，在功能用途等方面具有差別，不宜認(rèn)定二者類似，即“反向突破”《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》（以下簡(jiǎn)稱《區(qū)分表》），認(rèn)定不侵權(quán)。
涉及“超范圍使用”與否的案件中，更多的情況是：被訴侵權(quán)商品屬于《區(qū)分表》上沒有，或者因?yàn)椤秴^(qū)分表》的客觀變化導(dǎo)致類別界限模糊的商品。比如，在“愛國(guó)者”系列案件中，爭(zhēng)議的焦點(diǎn)是“移動(dòng)電源”這項(xiàng)新商品的屬性。最高人民法院再審裁定【14】，飛毛腿公司自有注冊(cè)商標(biāo)的核定使用范圍未包含移動(dòng)電源，系因?yàn)楫?dāng)時(shí)《區(qū)分表》上沒有這項(xiàng)商品；嗣后移動(dòng)電源被列入電池群組，證明了兩者構(gòu)成類似商品，飛毛腿公司使用其自有注冊(cè)商標(biāo)并未超出核定商品范圍。再如，在樂心醫(yī)療訴巖巖貿(mào)易商標(biāo)侵權(quán)案中，法院認(rèn)定被訴產(chǎn)品屬于智能穿戴類產(chǎn)品，而不是被告注冊(cè)商標(biāo)核定使用的“手表”，落入原告主張的未注冊(cè)的馳名“智能手環(huán)”范圍，認(rèn)定侵權(quán)成立，判賠300萬元【15】；在巖巖貿(mào)易反訴樂心醫(yī)療商標(biāo)侵權(quán)案中，法院認(rèn)定被訴H1心電手表屬于被告注冊(cè)商標(biāo)核定使用的“醫(yī)療器械、心率監(jiān)測(cè)設(shè)備”，而其他智能手環(huán)、智能手表雖不在被告注冊(cè)商標(biāo)的核定使用范圍內(nèi)，但與原告注冊(cè)商標(biāo)核定使用的“手表”相比較，在功能、用途等方面存在明顯區(qū)別，不屬于類似商品，最終駁回原告的全部訴訟請(qǐng)求【16】。
從前述現(xiàn)有判例觀察，根據(jù)被告注冊(cè)商標(biāo)是否存在惡意因素，被訴侵權(quán)商品上的商標(biāo)是否屬于“超范圍使用”，法院掌握的彈性裁量標(biāo)準(zhǔn)存在較大差異。比如，在“OPPO熱水器”案【17】中，被告商標(biāo)屬惡意注冊(cè)，法院在判斷“規(guī)范使用”時(shí)標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)：“如果注冊(cè)商標(biāo)超出核定商品使用，哪怕是在類似商品上使用，也不符合規(guī)范的要求。”但是，與“惡意出圈”形成鮮明對(duì)比的是，若由于客觀原因?qū)е卤辉V侵權(quán)商品與注冊(cè)商標(biāo)核定使用商品不一致的，一般不輕易判為“超范圍使用”。前述“蒙娜麗莎浴缸”“愛國(guó)者移動(dòng)電源”“樂心心電手表”等案件中，法院均未認(rèn)定“超范圍使用”。
“變形使用”的判定：被訴商標(biāo)顯著特征是否改變？
被訴標(biāo)識(shí)是否改變了被告注冊(cè)商標(biāo)的顯著特征，從涉及此問題的判決數(shù)量、比例來看，認(rèn)定改變的比認(rèn)定未變的情況更多。但是否商標(biāo)權(quán)人對(duì)注冊(cè)標(biāo)識(shí)的樣式做出的任何改動(dòng)，都屬于“改變顯著特征”呢？顯然不是。如前述“愛國(guó)者”移動(dòng)電源案、“蒙娜麗莎”浴缸案中，被訴標(biāo)識(shí)都包括普通字體的文字標(biāo)識(shí)，與涉案商標(biāo)注冊(cè)樣式“ 
”“
”都有一定區(qū)別，但最高人民法院認(rèn)為其沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)改變，仍然屬于對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的合理使用。
相比較來說，若有惡意注冊(cè)或商譽(yù)攀附的情況，“變形使用”的裁判標(biāo)準(zhǔn)就會(huì)趨嚴(yán)。比如，“Hao Tai Tai”注冊(cè)商標(biāo)與“好太太”標(biāo)識(shí)組合使用后的標(biāo)識(shí)，就被浙江高院認(rèn)定為侵權(quán)【18】；再如“
”注冊(cè)商標(biāo)被拆分圖形、改變字體后形成的“ 
”“
”標(biāo)識(shí)，也被廣東高院認(rèn)定為侵權(quán)【19】。
前述案例涉及的都是一方注冊(cè)商標(biāo)“變形使用”引發(fā)對(duì)方起訴的情況，針對(duì)“變形使用”的指控是單方面的。因“變形使用”引發(fā)的“雙向互訴”案件較為罕見，現(xiàn)有案例包括以下兩案。
南北“稻香村”案
本案中，蘇州稻香村公司的“
”商標(biāo)注冊(cè)在先，北京稻香村公司的“ 
”商標(biāo)注冊(cè)在后，但雙方長(zhǎng)期共存，均具有較高知名度和影響力，雙方被訴標(biāo)識(shí)均是“稻香村”文字標(biāo)識(shí)。2018年，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院、蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院先后認(rèn)定一方侵權(quán)并高額判賠的判決引起較大爭(zhēng)議，兩案至二審階段均告和解。2021年9月，在蘇州稻香村訴北京稻香村一案中，北京市東城區(qū)人民法院認(rèn)定【20】，被訴商標(biāo)的“稻香村”字樣與蘇州“
”權(quán)利商標(biāo)在構(gòu)成要素和整體視覺效果上均具有一定差異，與被告自有注冊(cè)商標(biāo)一致，且同時(shí)使用了“三禾”商標(biāo)及被告企業(yè)名稱等標(biāo)識(shí)，不至引起混淆，遂駁回原告訴訟請(qǐng)求。
“花花?！毕盗邪?/strong>
在花花牛公司的兩代商標(biāo)“ 
”“ 
”之間，鄭牛公司注冊(cè)了商標(biāo)“ 
篆體花花牛（指定顏色）”，這一“夾塞”的注冊(cè)商標(biāo)經(jīng)兩輪無效宣告后得以維持，而花花牛公司的第二代商標(biāo)在與鄭牛公司的“夾塞”商標(biāo)類似的商品上的注冊(cè)反而被宣告無效。在雙方互訴的民事案件中，法院認(rèn)定花花牛公司的第二代新商標(biāo)與前代自有注冊(cè)商標(biāo)相比未改變顯著特征，系合法使用自有注冊(cè)商標(biāo)，不侵害鄭牛公司的“夾塞”商標(biāo)的專用權(quán)【21】；但是，鄭牛公司生產(chǎn)銷售的多款標(biāo)有“ 
”等標(biāo)識(shí)的飲品，屬于“超范圍”“變形”使用其注冊(cè)商標(biāo)。最終，法院認(rèn)定鄭牛公司侵權(quán)成立，合計(jì)判賠400萬元【22】。涉“變形使用”的“雙向互訴”案件中，判斷商標(biāo)的顯著識(shí)別部分是否發(fā)生變化固然重要，但雙方標(biāo)識(shí)使用的先后、善惡，仍然是決定案件走向的關(guān)鍵所在。
“禁止被告注冊(cè)商標(biāo)使用”：什么情況下才能被支持？
首先，以在先馳名商標(biāo)禁止在后注冊(cè)商標(biāo)使用的條件非常嚴(yán)苛 ：在被告注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日之前，原告權(quán)利基礎(chǔ)商標(biāo)必須要滿足已經(jīng)獲準(zhǔn)注冊(cè)、已經(jīng)達(dá)到馳名兩個(gè)條件，缺一不可。如前文“無印良品”“蒙娜麗莎”“愛國(guó)者”三案中，原告的引證商標(biāo)在被告商標(biāo)申請(qǐng)的當(dāng)時(shí)尚未獲準(zhǔn)注冊(cè)，甚至連申請(qǐng)時(shí)間都晚于被告商標(biāo)，根本不符合馳名商標(biāo)跨類保護(hù)的法律適用條件，其知名度高低已無需再判斷。再如前文“好太太”“藍(lán)月亮”“花花?！比钢?，被告注冊(cè)商標(biāo)都在無效宣告中得以維持，而在民事案件中，法院禁止的都是“超范圍”或“變形”等不規(guī)范使用注冊(cè)商標(biāo)的行為，對(duì)規(guī)范使用部分則未認(rèn)定為侵權(quán)。廣東高院、最高人民法院在“蒙娜麗莎”一案中確認(rèn)的裁判規(guī)則為：被告注冊(cè)商標(biāo)經(jīng)行政程序合法性得到確認(rèn)，權(quán)利基礎(chǔ)正當(dāng)、穩(wěn)固，在后馳名商標(biāo)擴(kuò)張禁用權(quán)的范圍不宜跨入他人注冊(cè)商標(biāo)已依法存續(xù)的領(lǐng)域。
其次，以在先權(quán)利禁止在后注冊(cè)商標(biāo)，雖然在法律條文層面沒有類似“在先馳名商標(biāo)禁止在后注冊(cè)商標(biāo)使用”規(guī)則那樣明確的保護(hù)條件，但無論如何，在先權(quán)利的受保護(hù)條件以及保護(hù)范圍、程度也不應(yīng)該優(yōu)于馳名商標(biāo)。現(xiàn)有的以在先權(quán)利禁止在后注冊(cè)商標(biāo)使用的案例中，被告的在后注冊(cè)商標(biāo)幾乎都毫無例外地具有明顯的注冊(cè)或使用惡意。如果不能否認(rèn)被告注冊(cè)商標(biāo)的合法性、正當(dāng)性，強(qiáng)行以在先權(quán)利禁止被告注冊(cè)商標(biāo)的使用，則缺乏充分的理據(jù)。
（未完待續(xù)）
注釋：
【1】見2021年4月發(fā)布的《江蘇省高級(jí)人民法院侵害商標(biāo)權(quán)民事糾紛審理指南（修訂版）》5.1條、2020年《天津市高級(jí)人民法院關(guān)于商業(yè)標(biāo)識(shí)權(quán)利沖突糾紛案件裁判指引（試行）》第一條。
【2】《商標(biāo)審查審理指南（2021）》下編2.1.1，絕對(duì)理由涉及違反《商標(biāo)法》上的顯著性、非功能性以及公共利益，不考慮對(duì)特定權(quán)利人的影響，具有絕對(duì)性。常見的絕對(duì)理由包括《商標(biāo)法》第四條不以使用為目的惡意注冊(cè)、第十條禁用標(biāo)志、第十一條缺乏顯著性、第四十四條不正當(dāng)手段取得注冊(cè)。
【3】（2012）行提字第2號(hào)行政判決書。
【4】（2018）京民終171號(hào)民事判決書。
【5】（2021）京73民終961號(hào)民事判決書。
【6】（2020）蘇知終6號(hào)、7號(hào)、（2021）滬73民終734號(hào)、（2019）浙0110民初13648號(hào)民事判決書。
【7】（2015）粵高法民三終字第143號(hào)民事判決書。
【8】（2017）最高法民再80號(hào)民事判決書。
【9】（2016）最高法民申1575號(hào)民事裁定書。
【10】（2019）浙01民終7506號(hào)民事判決書。
【11】（2020）浙民申2032號(hào)民事裁定書。
【12】（2018）粵06民終2486號(hào)民事判決書。
【13】（2019）粵民再69號(hào)民事判決書。
【14】（2018）最高法民申3270號(hào)民事裁定書。
【15】（2020）粵03民初3416號(hào)民事判決書。
【16】（2021）粵03民初7396號(hào)民事判決書。
【17】（2020）粵民終1011號(hào)民事判決書。
【18】（2022）浙民終181號(hào)民事判決書。
【19】（2020）粵民終2977號(hào)民事判決書。
【20】（2017）京0101民初20628號(hào)民事判決書。
【21】（2022）豫知民終612號(hào)民事判決書。
【22】（2022）豫知民終193、194號(hào)民事判決書。