文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 樊菁
2019年4月23日，在《商標(biāo)法》第四條第一款中增加了“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)予以駁回”的規(guī)定。該條款的增加在于從源頭上制止不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)行為，使商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)回歸以使用為目的的制度本源。而這一條款的增加也使商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)審查過(guò)程較以前更加嚴(yán)格、全面、細(xì)致，使部分出于合法合理使用之需的善意商標(biāo)申請(qǐng)人，尤其是處于業(yè)務(wù)擴(kuò)展、上升期，緊鑼密鼓的商標(biāo)布局正待或正在實(shí)施過(guò)程中的申請(qǐng)人被下發(fā)《商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)審查意見(jiàn)通知書》。例如其中不乏出現(xiàn)：“……你的申請(qǐng)行為涉嫌構(gòu)成不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，為綜合考慮《規(guī)范商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)行為若干規(guī)定》第八條以及《商標(biāo)審查審理指南》規(guī)定的各項(xiàng)因素，請(qǐng)就相關(guān)商標(biāo)實(shí)際使用情況或者申請(qǐng)注冊(cè)意圖作出說(shuō)明并提供必要證據(jù)。……”“……你公司申請(qǐng)注冊(cè)第***號(hào)等××件商標(biāo)的行為涉嫌構(gòu)成不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。現(xiàn)請(qǐng)你方就相關(guān)商標(biāo)實(shí)際使用情況或者真實(shí)使用意圖作出說(shuō)明并提供必要證據(jù)。……”等字樣。
其實(shí)《商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)審查意見(jiàn)通知書》是知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)違反《商標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定，但又具有符合例外規(guī)定的可能性等情形，要求申請(qǐng)人在法定期限內(nèi)對(duì)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)做出說(shuō)明或者修正，在對(duì)實(shí)質(zhì)審查做出處理前，給申請(qǐng)人提供說(shuō)明、證據(jù)或做出一些放棄的機(jī)會(huì)，避免直接審查駁回，以最大化地保護(hù)當(dāng)事人的相關(guān)權(quán)益。
這里有必要對(duì)相關(guān)條款做一些說(shuō)明。《規(guī)范商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)行為若干規(guī)定》第八條：商標(biāo)注冊(cè)部門在判斷商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)是否屬于違反商標(biāo)法第四條規(guī)定時(shí)，可以綜合考慮以下因素：（一）申請(qǐng)人或者與其存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的自然人、法人、其他組織申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)數(shù)量、指定使用的類別、商標(biāo)交易情況等；（二）申請(qǐng)人所在行業(yè)、經(jīng)營(yíng)狀況等；（三）申請(qǐng)人被已生效的行政決定或者裁定、司法判決認(rèn)定曾從事商標(biāo)惡意注冊(cè)行為、侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為的情況；（四）申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)與他人有一定知名度的商標(biāo)相同或近似的情況；（五）申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)與知名人物姓名、企業(yè)字號(hào)、企業(yè)名稱簡(jiǎn)稱或者其他商業(yè)標(biāo)識(shí)等相同或者近似的情況； （六）商標(biāo)注冊(cè)部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)考慮的其他因素。
《商標(biāo)審查審理編》規(guī)定：“不以使用為目的”申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的行為是指申請(qǐng)人在申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的時(shí)候，既無(wú)實(shí)際使用的目的，也無(wú)準(zhǔn)備使用商標(biāo)的行為，或者依據(jù)合理推斷，無(wú)實(shí)際使用商標(biāo)可能性。《商標(biāo)法》第四條立法目的在于遏制不正當(dāng)占用商標(biāo)資源和擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序的惡意囤積等惡意申請(qǐng)行為，其不以使用為目的的大量申請(qǐng)的意欲借此牟利的意圖，即屬于此條款予以規(guī)制的“不以使用為目的”的“惡意”。
以下情形不適用《商標(biāo)法》第四條：
（1）申請(qǐng)人基于防御目的申請(qǐng)與其注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)相同或者近似的商標(biāo)：
（2）申請(qǐng)人為具有現(xiàn)實(shí)預(yù)期的未來(lái)業(yè)務(wù)，預(yù)先適量申請(qǐng)商標(biāo)。
結(jié)合以上可得出在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中收到類似于上述的《商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)審查意見(jiàn)通知書》時(shí)，以證明申請(qǐng)人是出于合法合理的經(jīng)營(yíng)使用之需，從而進(jìn)一步推進(jìn)審查進(jìn)度并順利通過(guò)初審。主要在于以下幾點(diǎn)：
1、申請(qǐng)人企業(yè)簡(jiǎn)介、所在行業(yè)、經(jīng)營(yíng)狀況充分介紹，將申請(qǐng)人所申請(qǐng)商標(biāo)的情況、商標(biāo)布局與行業(yè)、經(jīng)營(yíng)范圍中實(shí)際或者可能所需商品/服務(wù)類別建立起千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系,申請(qǐng)商標(biāo)系出于保護(hù)自身品牌和知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局策略所需，即關(guān)于申請(qǐng)商標(biāo)在相應(yīng)的類別上進(jìn)行注冊(cè)的必要性說(shuō)明，符合商業(yè)邏輯，具有合理性。比如：某申請(qǐng)人旗下經(jīng)營(yíng)一個(gè)圖書制作、出版、零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域品牌，其申請(qǐng)注冊(cè)第9類的電子出版物(可下載)等商品、第16類的書籍、期刊、印刷出版物等商品、第35類的廣告服務(wù)等，因?yàn)楫?dāng)前線下實(shí)體店和線上推銷或提供廣告服務(wù)已成為普遍營(yíng)銷模式，線上經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括設(shè)立網(wǎng)站、軟件APP、第三方平臺(tái)等。而申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的第35類別，有時(shí)甚至成為可進(jìn)入線上線下領(lǐng)域提供服務(wù)的前置條件，尤其線上在淘寶、天貓等電商平臺(tái)上注冊(cè)虛擬店鋪時(shí)會(huì)被要求提供第35類商標(biāo)受理通知或注冊(cè)證，申請(qǐng)人及其關(guān)聯(lián)公司有在上述電商平臺(tái)開(kāi)設(shè)旗艦店而申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的必要性。而第41類主要為書籍出版等服務(wù)，第9類、16類、35類、41類指定商品/服務(wù)均與申請(qǐng)人旗下圖書制作、出版等業(yè)務(wù)密切關(guān)聯(lián)或?yàn)樯暾?qǐng)人主營(yíng)業(yè)務(wù)之一。通過(guò)以上申請(qǐng)人經(jīng)營(yíng)背景和實(shí)際業(yè)務(wù)所涉的商品/服務(wù)類別以證明申請(qǐng)人主要圍繞核心類別注冊(cè)，隨著業(yè)務(wù)需要，增加了部分與申請(qǐng)人主營(yíng)業(yè)務(wù)密切關(guān)聯(lián)的類別。申請(qǐng)人具備實(shí)際使用的目的、也具有準(zhǔn)備使用商標(biāo)的行為，同時(shí)依據(jù)合理推斷，完全具有實(shí)際使用商標(biāo)的可能性。而申請(qǐng)與其營(yíng)業(yè)范圍行業(yè)跨度較大的類別、成立短時(shí)間內(nèi)大量申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)或是經(jīng)營(yíng)狀況不正常（吊銷、停業(yè)等）依然大量申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)一般會(huì)被認(rèn)為不符合商業(yè)慣例、不具合理性。
2、商標(biāo)的獨(dú)創(chuàng)性介紹和盡可能充分的使用資料，申請(qǐng)人商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)是對(duì)在先品牌的合理延伸和補(bǔ)充性注冊(cè)，而且申請(qǐng)人已經(jīng)為新申請(qǐng)注冊(cè)品牌的使用和宣傳做了必要的準(zhǔn)備工作。所申請(qǐng)注冊(cè)標(biāo)識(shí)尤其不能屬于大量復(fù)制和摹仿多個(gè)主體在先具有一定知名度和顯著性較強(qiáng)的商標(biāo)；對(duì)同一主體具有一定知名度和較強(qiáng)顯著性的特定商標(biāo)反復(fù)申請(qǐng)注冊(cè)；大量申請(qǐng)注冊(cè)與他人企業(yè)字號(hào)、企業(yè)名稱簡(jiǎn)稱、知名人物姓名、知名作品或角色名稱、行政區(qū)劃名稱、山川名稱、景點(diǎn)名稱、建筑物名稱等相同或者近似的標(biāo)志等情形。申請(qǐng)人品牌系列及在先商標(biāo)注冊(cè)情況，在先已經(jīng)具有的合理性和合法性，申請(qǐng)人日常經(jīng)營(yíng)的使用：包括不限于門店和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的使用、辦公用品、定制宣傳冊(cè)、商品及包裝、商品/服務(wù)的相關(guān)文書、微信公眾號(hào)、官方網(wǎng)站、媒體的宣傳報(bào)道，所申請(qǐng)標(biāo)識(shí)已經(jīng)是申請(qǐng)人的重點(diǎn)業(yè)務(wù)標(biāo)識(shí)，并已經(jīng)與申請(qǐng)人建立起一定的聯(lián)系。已經(jīng)投入的實(shí)際使用證據(jù)資料本身就證明申請(qǐng)人的強(qiáng)烈使用意愿、需求及申請(qǐng)人在相應(yīng)業(yè)務(wù)上的經(jīng)營(yíng)實(shí)力。
3、申請(qǐng)人的行為屬于基于防御目的、為具有現(xiàn)實(shí)預(yù)期的未來(lái)業(yè)務(wù)，預(yù)先適量申請(qǐng)商標(biāo)，從防御商標(biāo)角度考慮，申請(qǐng)人商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)具有合理性及必要性，不具有任何主觀惡意情形。申請(qǐng)人不存在以下情形：大量申請(qǐng)注冊(cè)并大量轉(zhuǎn)讓商標(biāo)，受讓人分散；以謀取不當(dāng)利益為目的，大量售賣，向商標(biāo)在先使用人或他人強(qiáng)迫商業(yè)合作，所要高額轉(zhuǎn)讓費(fèi)、許可使用費(fèi)；在異議、評(píng)審程序中有證據(jù)證明申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)缺乏真實(shí)使用意圖等等。尤其是所謂“為具有現(xiàn)實(shí)預(yù)期的未來(lái)業(yè)務(wù)，預(yù)先適量申請(qǐng)商標(biāo)”，主要考慮到實(shí)際商業(yè)活動(dòng)中，相關(guān)商品或者服務(wù)從商業(yè)策劃到實(shí)際宣傳、推廣、投入市場(chǎng)存在一定的時(shí)間差，部分市場(chǎng)主體有提前布局商標(biāo)注冊(cè)、預(yù)防可能的商標(biāo)搶注或者規(guī)避侵犯在先權(quán)益的需求，故允許申請(qǐng)人適量申請(qǐng)相關(guān)商標(biāo)【1】。同時(shí)與過(guò)度防御、過(guò)度儲(chǔ)備的大量商標(biāo)申請(qǐng)行為有本質(zhì)上的區(qū)分。基于申請(qǐng)人本身在行業(yè)內(nèi)具有極高知名度和影響力，申請(qǐng)人申請(qǐng)的商標(biāo)均基于業(yè)務(wù)拓展需要，具有真實(shí)的使用意圖，申請(qǐng)人申請(qǐng)商標(biāo)是出于防止他人攀附或者污損其在主營(yíng)業(yè)務(wù)、核心品牌上已經(jīng)形成的商譽(yù)以及提前布局商標(biāo)注冊(cè)、預(yù)防可能的商標(biāo)搶注或者規(guī)避侵犯在先權(quán)益的需求，因此，如果不綜合考慮現(xiàn)下市場(chǎng)的客觀情況、企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍和實(shí)際的經(jīng)營(yíng)需求，會(huì)存在阻斷企業(yè)正常注冊(cè)申請(qǐng)商標(biāo)途徑的可能，將違背《商標(biāo)法》第四條立法原意和基本出發(fā)點(diǎn)。
故綜合以上，判斷是否構(gòu)成“不以使用為目的的惡意”應(yīng)綜合考慮申請(qǐng)人所在的行業(yè)特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)等客觀情況；申請(qǐng)人提交的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的數(shù)量、類別跨度和時(shí)間跨度等整體的商標(biāo)預(yù)先布局情況；申請(qǐng)人所提交的商標(biāo)標(biāo)志本身的具體構(gòu)成、商標(biāo)實(shí)際使用情況，以及申請(qǐng)人主觀上是否存在商標(biāo)惡意注冊(cè)及侵犯多個(gè)主體注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)等多方面因素，綜合判斷其申請(qǐng)是否明顯不符合商業(yè)慣例、明顯超出正當(dāng)經(jīng)營(yíng)需要和實(shí)際經(jīng)營(yíng)能力以及明顯具有牟取不正當(dāng)利益和擾亂正常商標(biāo)注冊(cè)秩序的意圖。
注釋
【1】國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局：《商標(biāo)審查審理指南》重點(diǎn)問(wèn)題一問(wèn)一答——不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的審查審理