文/北京市集佳律師事務所 銀靜
我國商標法第三十二條規定：申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。這里的“在先權利”包括在先著作權。由該法律規定可以明確得知，如果申請注冊的商標和他人享有在先著作權的作品構成相同或者實質性近似時，就有可能無法順利注冊。那么，反過來說，如果將自身享有在先著作權的作品使用在商品的圖案設計上，是否和他人的商標權沖突呢？在特定條件下，即便是享有著作權，也可能構成對他人商標的侵權。福建省高級人民法院于今年年初作出的一份二審判決，就是將被告產品上使用的圖案設計認定為構成對他人商標的侵權。
一、案情概要
原告：森科產品有限公司
原告的注冊商標：第8814488號“ 
”
被告：泉州市優佳兒童用品有限公司（經營者）、龍威（溫州）新科技鞋業有限公司（生產商）、小黃鴨（上海）文化傳播有限公司（品牌方）、上海樂標文化傳播有限公司（總代理）
被告的在先作品：小黃鴨形象
作者（案外人）：得意公司
一審法院：泉州市中級人民法院
一審判決：被訴侵權童鞋上印刷的小鴨圖案，實為拆分其中的小鴨頭圖案單獨使用，已明顯超出注冊商標專用權的保護范圍，并不構成合法使用，其行為構成對原告的注冊商標專用權的侵犯。
二審法院：福建省高級人民法院
二審判決：涉案商標為圖形商標，最具顯著性和識別性的是商標中鴨頭的外觀圖案設計。與商品產生固定聯系，發揮識別商品來源作用的標識是該圖形。“小黃鴨”只是對該圖形商標的呼叫，并未產生獨立的識別作用或者減弱了該圖形商標的顯著性。因此，被訴侵權童鞋上使用的圖形標識在與森科公司涉案商標近似的情況下，仍然會造成相關公眾的混淆，侵犯了涉案商標的注冊商標專用權。
二、筆者分析
1.商品上的圖案設計也可能構成商標性使用
國知局印發的《商標侵權判斷標準》中在總則性條款之后，第三條就首先規定：“判斷是否構成商標侵權，一般需要判斷涉嫌侵權行為是否構成商標法意義上的商標的使用”。由此可見，判斷是否構成商標侵權，首先是判斷是否構成商標性使用。即，既包括使用于商品、商品包裝、容器、服務場所以及交易文書上，也包括用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，關鍵是起到了識別商品或者服務來源的作用。
本案中，由于被告雖然只是在其童鞋產品上使用了與原告的圖形商標近似的鴨頭圖案，但是相關消費者在看到該圖案設計時，很容易將其和原告的商標產生聯系，實際上就是依靠該圖案設計對商品的來源進行識別，從而產生混淆。因此，這種圖案使用已構成了商標性使用。
2.享有在先著作權的圖案設計在使用中也應該合理避讓他人的注冊商標
本案中，被告對圖案設計的確享有在先著作權，但是其在實際使用時，和登記的圖案設計不完全相同，一定程度上雖然保留了原有的設計特征，但僅僅截取了其中的頭部，從而在整體外觀得視覺效果上和原告的注冊商標更為近似。
特別是，被告對其在原有設計基礎上改變后的圖案設計也曾經進行過商標注冊申請，因原告的注冊商標被駁回。由此可知，即便被告在最初修改圖案設計時沒有攀附原告商標的主觀故意，但是在其圖形商標明確被國知局引用了原告商標而駁回注冊申請之后，被告已經知曉原告商標的存在。那么，即便是在其享有合法權利的情況下，也應該合理避讓原告的商標，即實際使用時應盡可能顯示和原告商標的區別。
結語
由本案及上述分析可知，商品上的圖案設計雖然屬于著作權范圍，但是在實際使用中根據其具體的使用方式，如果仍可能指向商品來源，即仍然可能構成商標性使用。因此，為了更好地保護自己的權益，即便是僅僅用于產品的圖案設計，為了順利開展商業使用，筆者建議進行商標注冊。另一方面，即便是作為產品的圖案設計在使用，但是如果和他人注冊商標容易產生混淆，有可能被判定為商標侵權。因此，作為市場經營者，應當誠信經營，使用商標或產品圖案設計，都應該遵守相關法律規定，在權利范圍內進行合理使用，才能盡可能地避免侵權風險。